創(chuàng)造性判斷中技術(shù)啟示的分析—以專利代理實(shí)務(wù)中的創(chuàng)造性爭(zhēng)辯為視角

安文森 張 瑾

在專利審查實(shí)踐中，審查員在判斷發(fā)明專利的創(chuàng)造性時(shí)在絕大多數(shù)情況下都是依據(jù)《專利審查指南》規(guī)定的“三步法”來(lái)進(jìn)行的。“三步法”中最后一步是“判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見”，即現(xiàn)有技術(shù)中整體上是否存在技術(shù)啟示，這通常是比較抽象和主觀的一步，而且也往往是引起申請(qǐng)人很大爭(zhēng)議的一步。本文試圖通過(guò)對(duì)創(chuàng)造性判斷中技術(shù)啟示的分析來(lái)為專利代理實(shí)務(wù)中創(chuàng)造性的爭(zhēng)辯提供不同的思路。

一、發(fā)明創(chuàng)造性的判斷方法

我國(guó)《專利法》第22 條第3 款規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。《專利審查指南》（2010 版）規(guī)定，判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。如果要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的，則不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)；反之，如果對(duì)比的結(jié)果表明要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，則具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。《專利審查指南》進(jìn)一步明確了判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的“三步法”，即：(1)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；(2)確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；(3)判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見①國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2010：171-172.。

二、技術(shù)啟示判斷的主觀性

在《專利審查指南》（2010 版）規(guī)定的“三步法”中，第一步和第二步的判斷通常具有較強(qiáng)的客觀性，申請(qǐng)人與審查員相對(duì)容易達(dá)成一致。例如，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。

然而，第三步卻具有高度抽象和主觀性的特點(diǎn)。盡管《專利審查指南》（2010 版）詳細(xì)地解釋了第三步，即“在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見。判斷過(guò)程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題(即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題) 的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”；并且盡管《專利審查指南》（2010 版）還通過(guò)舉例和多個(gè)判斷示例來(lái)試圖使這一步的判斷盡可能客觀化，然而，由于這一步本質(zhì)上的高度抽象和主觀性的特點(diǎn)甚至充滿著不確定性（這體現(xiàn)在即便基于同樣的現(xiàn)有技術(shù)，不同的審查員卻完全有可能得出恰恰相反的結(jié)論），仍然不可避免地經(jīng)常成為爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。

三、專利代理實(shí)務(wù)中有關(guān)技術(shù)啟示的爭(zhēng)辯策略

在專利代理實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人經(jīng)常收到如下的審查意見：“本申請(qǐng)權(quán)利要求1 與作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對(duì)比文件1 的區(qū)別技術(shù)特征在于A，通過(guò)該區(qū)別技術(shù)特征可以得出權(quán)利要求1 相對(duì)于對(duì)比文件1 實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是P，而將區(qū)別技術(shù)特征A 應(yīng)用于對(duì)比文件1 以得到本申請(qǐng)權(quán)利要求1 的技術(shù)方案是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段，因此權(quán)利要求1 不具備創(chuàng)造性。”或者“本申請(qǐng)權(quán)利要求1 與作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對(duì)比文件1 的區(qū)別技術(shù)特征在于A，通過(guò)該區(qū)別技術(shù)特征可以得出權(quán)利要求1 相對(duì)于對(duì)比文件1 實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是P；對(duì)比文件2 公開了技術(shù)特征A1，并且該技術(shù)特征A1 在對(duì)比文件2 中起到的技術(shù)效果和在本申請(qǐng)的技術(shù)方案中起到的技術(shù)效果一樣，所以將對(duì)比文件2 的技術(shù)特征A1 應(yīng)用于對(duì)比文件1 以得到本申請(qǐng)權(quán)利要求1 的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見的，因此權(quán)利要求1 不具備創(chuàng)造性。”

對(duì)于上述類型的審查意見，申請(qǐng)人除非能夠找到審查意見通知書中認(rèn)定的某些客觀事實(shí)存在錯(cuò)誤，例如區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定錯(cuò)誤，或者區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件中所起的作用并不同于在本申請(qǐng)中所起的作用，否則直接陳述區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域技術(shù)人員采用的常規(guī)技術(shù)手段或者對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)不是顯而易見的通常不能說(shuō)服審查員，這是由“三步法”中的第三步本質(zhì)上的高度主觀性導(dǎo)致的。

為了能夠使?fàn)庌q意見被審查員容易地接受，申請(qǐng)人需要在充分理解現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，盡可能客觀地說(shuō)明現(xiàn)有技術(shù)中不存在技術(shù)啟示。筆者在此分享實(shí)踐中較容易被審查員接受的幾種爭(zhēng)辯思路。

（一）現(xiàn)有技術(shù)給出了相反的教導(dǎo)

如果區(qū)別技術(shù)特征在本申請(qǐng)中的作用與在現(xiàn)有技術(shù)的作用相反，則毫無(wú)疑問(wèn)現(xiàn)有技術(shù)不存在技術(shù)啟示促使本領(lǐng)域技術(shù)人員改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)來(lái)獲得本申請(qǐng)要求保護(hù)的技術(shù)方案。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，本申請(qǐng)和對(duì)比文件1 都涉及冶煉鋼鐵，對(duì)比文件1 公開了其中某種元素E 的含量越低越好，因?yàn)樵谽 的含量越低，鋼的強(qiáng)度越大。而本申請(qǐng)注意到，元素E 的含量不是越低越好，而是在某一個(gè)范圍內(nèi)能使鋼的強(qiáng)度最大，元素E 的含量過(guò)低反而不利于鋼的強(qiáng)度。此時(shí)，申請(qǐng)人在爭(zhēng)辯時(shí)可以強(qiáng)調(diào)對(duì)比文件給出的教導(dǎo)與本申請(qǐng)的方案恰好相反，從而不存在技術(shù)啟示促使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)使鋼的強(qiáng)度最大的技術(shù)問(wèn)題時(shí)通過(guò)修改對(duì)比文件1 來(lái)獲得本申請(qǐng)要求保護(hù)的技術(shù)方案。

另外，需要注意到是，審查意見通常會(huì)將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題上位化，從而認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在著技術(shù)啟示。此時(shí)，申請(qǐng)人需要仔細(xì)研究現(xiàn)有技術(shù)，分析現(xiàn)有技術(shù)為解決上述技術(shù)問(wèn)題所具體采用的技術(shù)手段和給出的教導(dǎo)。

筆者在實(shí)務(wù)中曾經(jīng)遇到這樣的一個(gè)案例。本申請(qǐng)涉及一種等離子體設(shè)備。權(quán)利要求1 與最接近的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件1 的區(qū)別在于等離子流動(dòng)通道。根據(jù)本申請(qǐng)說(shuō)明書的公開內(nèi)容，該等離子流動(dòng)通道的結(jié)構(gòu)能夠優(yōu)化等離子流的速度從而“獨(dú)特地保持在相對(duì)低的主等離子體氣體流率時(shí)顯出至少減小的側(cè)面起弧的趨勢(shì)的受控電弧”。在審查員引用的對(duì)比文件2 中也公開了一種等離子通道，通過(guò)該等離子通道可以控制等離子流的速度。審查員據(jù)此認(rèn)為對(duì)比文件2 給出了通過(guò)設(shè)置等離子通道來(lái)優(yōu)化等離子流的速度的技術(shù)啟示，從而本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)根據(jù)對(duì)比文件2 的教導(dǎo)修改對(duì)比文件1 以在其中設(shè)置等離子通道來(lái)優(yōu)化等離子流的速度的技術(shù)問(wèn)題。如果申請(qǐng)人沒(méi)有對(duì)對(duì)比文件2 進(jìn)行仔細(xì)分析，則會(huì)覺(jué)得審查意見似乎很有道理。然而，仔細(xì)分析對(duì)比文件2 后會(huì)注意到對(duì)比文件2 的說(shuō)明書公開了設(shè)置等離子通道來(lái)降低等離子體流的速度，并且較低的等離子體氣流速率通常產(chǎn)生電弧不穩(wěn)定的趨勢(shì)，也稱為“側(cè)面起弧”。從這里可以看出，對(duì)比文件2 的教導(dǎo)事實(shí)上偏離了防止側(cè)面起弧的趨勢(shì)，從而給出了與本申請(qǐng)的技術(shù)方案完全相反的教導(dǎo)。上述爭(zhēng)辯也得到了審查員的認(rèn)同從而該案也順利授權(quán)。

（二）現(xiàn)有技術(shù)的組合或修改將改變現(xiàn)有技術(shù)的運(yùn)行原理，或者使現(xiàn)有技術(shù)公開的發(fā)明的意在目的不能實(shí)現(xiàn)

如果現(xiàn)有技術(shù)的組合或修改將導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)的預(yù)期目的不能滿足，破壞現(xiàn)有技術(shù)中公開的的意圖、目標(biāo)或者功能，則這意味著不存在合理的理由支持這種修改或組合，本領(lǐng)域技術(shù)人員將沒(méi)有動(dòng)機(jī)做出這種修改或組合，從而也無(wú)法得到本申請(qǐng)要求保護(hù)的技術(shù)方案。在InreGordon,733 F.2d 900,221 USPQ 1125 一案中給出了類似的結(jié)論。

另外，如果現(xiàn)有技術(shù)的修改或組合將改變待被修改的現(xiàn)有技術(shù)的運(yùn)行原理，則這意味著現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)將不足以使本發(fā)明要求保護(hù)的技術(shù)方案顯而易見，從而本領(lǐng)域技術(shù)人員將沒(méi)有動(dòng)機(jī)做出這種修改或組合，也無(wú)法得到本申請(qǐng)要求保護(hù)的技術(shù)方案。在InreRatti,270 F.2d 810,123 USPQ 349 一案中給出了類似的結(jié)論。

筆者曾經(jīng)遇到過(guò)這樣一件案例。本申請(qǐng)涉及一種一種用于形成環(huán)形部件的設(shè)備。權(quán)利要求1 與最接近的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件1 的區(qū)別之一在于致動(dòng)裝置，所述致動(dòng)裝置用于促進(jìn)僅在所述沖頭、所述夾緊裝置和所述夾持裝置之間的沿中心線/托架的相對(duì)同軸線性運(yùn)動(dòng)。

“對(duì)比文件1 在說(shuō)明書中公開了沿著第一方向DV 相對(duì)于所述沖模(7)朝著所述沖模(7)的中軸線基本上徑向地位移所述夾持裝置(8、9)，同時(shí)經(jīng)過(guò)所述夾持裝置(8、9)拉拔所述坯料；沿著第二方向DH 相對(duì)于所述沖模(7)朝著所述沖模(7)的引導(dǎo)邊緣基本上軸向地位移所述夾持裝置(8、9)并經(jīng)過(guò)所述沖模(7)的引導(dǎo)邊緣，從而在所述沖模(7)的引導(dǎo)邊緣上拉拔所述坯料，同時(shí)經(jīng)過(guò)所述夾持裝置(8、9)拉拔所述坯料(13)，如圖1 所示。”

圖1 對(duì)比文件1 公開的夾持裝置結(jié)構(gòu)圖

“對(duì)比文件2 公開一種形成單件環(huán)形部件的方法，包括：將坯料(19)裝入成形裝置(101)；啟動(dòng)致動(dòng)裝置(111)以僅在成形沖頭(1)，拉拔沖頭組件(3,4)和再拉伸沖頭組件(5,6)之間引起相對(duì)同軸運(yùn)動(dòng)；將成形沖頭(1)沿軸向插入直到成形沖頭(1)的前緣(21)與坯料(19)的表面接合；將沖頭組件(3,4)移動(dòng)到成形沖頭(1)的內(nèi)部輪廓中以拉伸坯料(19)，同時(shí)保持再拉伸沖頭組件(5,6)的夾持力以在成形過(guò)程中最佳地控制材料流并使再拉伸沖頭組件(5,6)朝向拉拔沖頭組件(3,4)軸向移動(dòng)，以進(jìn)行再拉伸成形過(guò)程。”

審查意見在評(píng)述上述區(qū)別技術(shù)特征時(shí)認(rèn)為，對(duì)比文件2 教導(dǎo)了施加大體的軸向移動(dòng)來(lái)形成環(huán)形部件，從而認(rèn)為對(duì)比文件2 給出了技術(shù)啟示來(lái)修改對(duì)比文件1 得到包含上述區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)方案。

然而，從對(duì)比文件1 的公開內(nèi)容可以看出，對(duì)比文件1 必須在徑向和軸向方向這兩個(gè)垂直的方向上的位移（DV 和DH）來(lái)形成其預(yù)期目的。如果根據(jù)對(duì)比文件2 教導(dǎo)的僅施加軸向移動(dòng)來(lái)對(duì)對(duì)比文件1 進(jìn)行修改，則這將實(shí)質(zhì)性地改變對(duì)比文件1 的運(yùn)行原理，并導(dǎo)致對(duì)比文件1 的意在目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

（三）不存在結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)的動(dòng)機(jī)

如《專利審查指南》（2010 版）對(duì)第三步的詳細(xì)解釋，“判斷過(guò)程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題）的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。”

從這里要明確的是，“有動(dòng)機(jī)改進(jìn)”不僅僅意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員“有能力”進(jìn)行改進(jìn)，而且意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員“有意愿”進(jìn)行改進(jìn)。這類似于歐洲專利局的審查指南中提到的“could-would”原則。筆者認(rèn)為，有能力（could）與有意愿（would）改進(jìn)之間的差別主要在于前者強(qiáng)調(diào)的是能否改進(jìn)，后者強(qiáng)調(diào)的是為什么會(huì)改進(jìn)。有能力改進(jìn)不必然意味著會(huì)有意愿進(jìn)行改進(jìn)，相反，有意愿改進(jìn)也不必然意味著有能力進(jìn)行（例如受限于技術(shù)）。

筆者最近處理了一件關(guān)于用于糖果物品的包裝的申請(qǐng)。該包裝包括包封糖果物品的膜或包裹物，其中所述包裝中設(shè)有開口工具，開口工具包括至少一條橫向刻劃線和一條基本垂直的刻劃線，刻劃線界定可移除部分或可釋放邊緣。其示意圖如2 所示。

圖2 糖果物品包裝示意圖

審查員引用的對(duì)比文件1 公開一種糖果的包裝，其同樣具有開口工具9，該開口工具通過(guò)呈撕開角的部位12 進(jìn)行撕開（如圖3 所示）。

圖3 糖果包裝對(duì)比文件1 圖示

對(duì)比文件1 的包裝僅具有橫向刻劃線8，而并不具有本申請(qǐng)的基本垂直的刻劃線，因此該基本垂直的刻化線就構(gòu)成了本申請(qǐng)權(quán)利要求1 和對(duì)比文件1 的最主要的區(qū)別技術(shù)特征。

對(duì)比文件2 公開了一種煙盒，其具有基本垂直的刻劃線，用于將煙盒沿垂直于縱向方向的撕開（如圖4 所示）。

圖4 糖果包裝對(duì)比文件2 圖示

審查意見指出，權(quán)利要求1 所要保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1 的區(qū)別在于其中開口工具還包括第二刻化線，所述第二刻化線在包裝的接縫區(qū)域內(nèi)從橫向刻化線基本垂直地延伸到包裝的端部。基于上述區(qū)別技術(shù)特征可以確定，本申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是如何方便開啟撕裂操作。對(duì)于上述區(qū)別特征，對(duì)比文件2 公開了一種包裝，該包裝包括包裹部和折疊粘貼密封部，在內(nèi)層的折疊粘貼密封部E1上設(shè)置有刻化線L，刻化線沿包裝體的縱向延伸，且其作用與本申請(qǐng)的第二刻化線的作用相同，都是方便包裝在縱向上撕裂而協(xié)助與橫向撕裂以打開包裝。因此對(duì)比文件2 給出了將其應(yīng)用于對(duì)比文件1 以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示，在對(duì)比文件2 的教導(dǎo)下，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠想到在內(nèi)層的可移除部分上設(shè)置第二刻化線，所述第二刻化線在包裝的接縫區(qū)域內(nèi)從橫向刻化線基本垂直地延伸到包裝的端部，以方便開啟撕裂操作。由此已知，在對(duì)比文件1 的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2 以及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段以獲得權(quán)利要求1 所要求保護(hù)的技術(shù)方案，對(duì)本領(lǐng)技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見的。

由此可見，審查意見在這里忽視了“有能力（could）”與“有意愿（would）“之間的區(qū)別，將“有能力（could）”等同于“有意愿（would）“。從對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 公開的整個(gè)技術(shù)方案分析，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不會(huì)“有意愿（would）“將兩者結(jié)合。這是因?yàn)椋瑢?duì)比文件1 中的呈撕開角的部位12 已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)非常方便的開啟撕裂操作，所以在對(duì)比文件2 教導(dǎo)的方式并無(wú)優(yōu)勢(shì)的情況下本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)想到設(shè)置其他的方式進(jìn)行改進(jìn)。尤其地，對(duì)比文件1的整個(gè)方案是一個(gè)完整的整體，如果生硬地“挑選”出其中若個(gè)元素簡(jiǎn)單地替換成對(duì)比文件2 的相應(yīng)元素，則有悖于《專利審查指南》（2010 版）規(guī)定的“現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示”。也正是為了避免這種情形出現(xiàn)，《專利審查指南》（2010 版）特別地提出要警惕在了解發(fā)明內(nèi)容之后作出“事后諸葛亮”式的判斷。

四、結(jié) 語(yǔ)

發(fā)明專利創(chuàng)造性判斷的“三步法”中的最后一步通常具有高度的抽象和主觀性，也是創(chuàng)造性判斷的核心和難點(diǎn)，容易引起審查員和申請(qǐng)人之間的爭(zhēng)議。本文通過(guò)對(duì)創(chuàng)造性判斷中技術(shù)啟示的分析為專利代理實(shí)務(wù)中創(chuàng)造性的爭(zhēng)辯提供了若干易于被審查員接受的思路。