專利布局的攻與防

◎ 文 《法人》全媒體記者 彭飛

“如何獲得強有力的專利或攻擊對方專利，以幫助贏得專利訴訟或降低專利侵權風險？”近日，在中美貿易糾紛不斷升級的背景下，一場別開生面的知識產權論壇在深圳市南山知識產權保護中心舉辦，論壇由美國摩根路易斯律師事務所、中國企業知識產權研究院、南山區知識產權促進中心等機構聯合舉辦。

“今年短短半年時間，美國聯邦地區法院的專利侵權案件有大約1700件，其中大約170件案件直接或間接涉及中國企業，占了十分之一，以前一年都沒有那么多。這是由國際市場競爭加劇、中國企業崛起等各種原因造成的，中美貿易摩擦背景更容易刺激一些企業，試圖通過訴訟把中國企業從美國市場排除出去。”論壇主講人之一、美國摩根路易斯律師事務所合伙人朱韶斌律師接受《法人》記者采訪時表示。

專利流氓

又稱專利蟑螂，是流行于西方歐美各國的一個名詞，專門形容一些非專利實施實體，沒有實體生產的公司，而是通過搶注、從他人處購買專利，然后專門通過專利訴訟賺取巨額和解金或者專利費的專業團體或個人。

會議現場，首排右二為Andrew Devkar，右三為Janice Logan 彭飛／攝

“中美貿易糾紛給中國公司帶來了挑戰，特別是在出口管制方面，貿易糾紛下更容易被關注。”美國摩根路易斯律師事務所另一合伙人Janice Logan律師則告訴記者。她提醒，中國公司在美國產生的發明、技術數據、消費者數據等，在發回到中國之前，要讓美國律師做出口管制合規的把關，直接發給中國律師或中國分公司同事本身就是問題。

“中美貿易糾紛是一個延續多年的持久戰。很多專家也認為，這是兩國實力到了一定階段不可避免的。中國企業強大了，產品又好，競爭對手和專利流氓的挑戰也是成功的副產品。”朱韶斌律師認為，中國企業面對在國外受到的訴訟挑戰時，要有平常心，企業做大做強了，訴訟必不可少，也不會因為處于發展階段就會免受專利進攻的困擾，“比如對手看好你的產品，或者你的投資人背景強大，可能謀劃將你扼殺在萌芽中。總之，一個希望做大做強的企業，隨時面臨別人起訴，所以要提前做好專利布局，未雨綢繆，百分之百沒有風險是不可能的。”

論壇期間，朱韶斌律師和他的另外兩位美國同事Janice Logan律師、Andrew Devkar律師圍繞“如何在提起專利訴訟之前強化專利或攻擊對方所主張的專利”“如何根據專利申請和訴訟中權利要求解釋的方式指導權利要求起草”“專利訴訟辯護策略與對抗專利流氓的最佳實踐”等角度接受了記者的采訪。

朱韶斌在現場演講彭飛／攝

如何進行有效的專利布局

《法人》：中國企業對專利管理和布局的意識需要有哪些提高？

朱韶斌：知識產權是個一把手工程。但并不是說讓一把手去做，而是一把手意識到其重要性，把知識產權戰略列為商業戰略、商業決策的重要組成部分，一把手意識到其重要性后，會有人去做。

還有世界格局的問題，譬如企業的產品已經在中國、美國賣，暫時沒在歐洲賣。不建議在歐洲大量布局但也不能完全不布局。不僅盯著自己的產品走，還要盯著競爭對手走，看他的市場在哪兒，你的專利要覆蓋競爭對手的產品，這樣你的專利出來之后才真正是“帶牙的老虎”，需要的時候才帶有威懾力。

“我有什么產品和什么技術需要去保護”這是一個非常原始的階段，真正的保護自己，是提升自己的發明創新水平。申請專利不僅是怎么保護自己的產品，還要考慮將來競爭對手起訴的話，怎么把競爭對手的產品也覆蓋了，打你的時候你有反制措施。

律師介紹

朱韶斌

朱韶斌

美國摩根路易斯律師事務所合伙人，曾擔任中國國務院負責港澳回歸部門的法律官員、美國聯邦地區法院華盛頓州西區Coughenour法官的法務助理，專注于境內外知識產權訴訟、申請和咨詢，協助數十家中國客戶成功解決了他們在美國的知識產權糾紛。

《法人》：如何進行有效的專利布局？

朱韶斌：專利是為企業將來的發展布局。蘋果10手機出來的時候，11、12都已經有儲備了。所以寫專利的時候就要有前瞻性，考慮將來的技術發展到什么階段，提前布局。如果能在一些關鍵的技術關卡上布了很多的棋子，暗伏奇兵，某個時候你會發現它的威力。如果你已經布局了，對手可能就不會去打你了。另外，為了繞過你的專利，就會花費更多的研發成本，或者給你交許可費。

企業沒有專利怎么辦？可以購買。很多企業剛開始沒有專利被別人追著打，后來買到了非常強的專利，反而打的對方非常狼狽了，這種事情經常發生。

不要等訴訟發生才去買專利，要在平時籌劃的時候就去買。提前買進來做一些規劃，把好的專利拿來作為戰略儲備，成功的大企業都會這么做。一個產品做得好，但是有人比你更先進。不想把現在的技術淘汰掉，因為成本太高了。那么可以收購過來，作為將來的技術儲備，慢慢往外推新的產品。

中醫有“上醫治未病”之說，專利布局做得好的話，無論專利流氓還是競爭對手，引發的訴訟就會非常少的。比如美國有些大公司之間的專利訴訟就很少，為什么？因為你有一卡車專利，他也有一卡車專利，打起來最后兩敗俱傷，誰都撈不到好處，這就叫以戰止戰、不戰而屈人之兵。

《法人》：如何在訴訟之前強化自己的專利或攻擊對方所主張的專利？

朱韶斌：撰寫專利過程，一定要關注訴訟中會有哪些情況出現。比如，之前一些中國公司本來是起訴外國公司的，但不到一年訴訟就沒有了，一看是專利被對方申請無效了。如果撰寫專利就是為了拿到專利，那就非常容易，你可以把范圍寫得非常小，問題是你拿到后有什么商業價值。所以要了解訴訟有哪些陷阱，撰寫過程就要去想將來怎么用這個專利。如果不考慮訴訟問題，拿到授權后，對方可能在你提起訴訟后把你的專利打掉，或者對方說你專利撰寫有問題。

撰寫的時候有很多講究的，拿到一個有價值的專利不容易，一個強有力的專利應該是：拿下來后能經得起推敲，不容易被別人打掉；別人用你的專利技術的時候，你很容易證明對方侵權。

當然，有很多企業拿專利為了充數，或者為了拿補貼，這一類的專利，真正遇到訴訟是沒多大用的，不堪一擊。

律師介紹

Andrew Devkar

Andrew Devkar

專注于專利訴訟。他曾代表各大行業的客戶，包括軟件和互聯網技術，無線和網絡技術，消費電子產品和軟件等。

Andrew Devkar

如何起草專利權利要求及其解釋

《法人》：如何在申請和訴訟中起草專利權利要求及其解釋？

Janice Logan：有三項最重要的建議。一是要盡早申請專利，遞交專利申請越早越好。比如在制藥方面的，中國的專利法要求申請專利需要一定的實驗數據，但在美國哪怕只是一個構想就可以提交專利。二是盡可能地寫多項權利要求。三是在專利申請過程中，言多必失，通過與專利審查員的面試或電話會議，盡量減少審查過程禁反言的風險。

在做權利要求的解釋時，首先考慮內部證據，如權利要求、說明書、審查歷史；然后考慮外部證據，如專家和發明人的證詞、證言，字典，學術觀點等；最后是推定專利有效性。需要注意，只有內部證據不能說明或解釋清楚的時候，才可以使用外部證據。

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Janice Logan

Janice Logan

韓裔美國人，擁有科學和工程學系背景，執業領域側重于生物技術、化學和材料工程方面專利申請。

如何應對專利流氓

《法人》：在訴訟策略上如何應對專利流氓？

Andrew Devkar：非專利實施實體（或稱專利流氓）發起的專利訴訟占了美國專利訴訟的將近一半，多發生在特拉華州地區法院（美國公司注冊最多的地區）和得州東區地區法院（對專利訴訟原告最有利的地區法院）。美國最高法院的TC Heartland一案限制了非專利實施實體能夠提起訴訟的地區，因此使用案件轉區動議或者多區訴訟移送動議可以將案件移送到有優勢的地區。

另外，可以通過對非專利實施實體的投資人和投資協議進行調查來對抗其提起的專利訴訟。一個趨勢是非專利實施實體依賴于訴訟投資人的投入資金進行訴訟，然后訴訟投資人獲得一定比例的判決賠償。

很多投資人為了獲得投資回報，常常會對訴訟進行一定的控制（決定誰是被告，決定主張的專利，等等）。這很可能導致該非專利實施實體失去專利的一部分“實體權利”，而美國專利法要求原告只有在擁有專利所有的“實體權利”時，才能單獨提起訴訟。這樣的話，就可以對非專利實施實體的起訴資格進行挑戰。

如果與非專利實施實體進行和解協商，要把握好時機。比如，在收到對方侵權通知之后，就可以進行和解，用小額和解金提早結束對方無意義的訴訟；在提供了清晰的不侵權辯護后或者發起無效程序前后，都可以壓制對方進行和解；在權利要求解釋之后，也是和解的絕佳機會，因為權利要求解釋對專利權利要求進行了界定，因此案件的底牌已經十分明朗。當然也可以選擇不和解，以強硬的態度對抗非專利實施實體，這樣的話，可以建立一個強硬態度的名聲，以對未來訴訟進行威懾。