大數(shù)據(jù)環(huán)境下“抵觸申請”作為創(chuàng)造性判斷對比文件研究

隆瑾

摘 要 抵觸申請體現(xiàn)了傳統(tǒng)環(huán)境下專利法理與實踐之間的沖突與妥協(xié)，大數(shù)據(jù)環(huán)境下的技術飛躍既凸顯了抵觸申請制度在實際運行中的不合理，也為最新技術數(shù)據(jù)的全面收集提供了手段。全球范圍內(nèi)“申請在先、公開在后”的在先申請（即“抵觸申請”）自申請日起產(chǎn)生了“公開期待”，滿足社會技術存量的構成要件。借助大數(shù)據(jù)在創(chuàng)造性判斷客觀化中的突出優(yōu)勢，“抵觸申請”作為目標專利創(chuàng)造性判斷對比文件的檢索范圍，可以達到創(chuàng)造性判斷的基準、標準、規(guī)則的統(tǒng)一和理論與實踐的協(xié)調(diào)。

關鍵詞 抵觸申請 公開期待 大數(shù)據(jù)

中圖分類號：D923.42文獻標識碼：A

1傳統(tǒng)環(huán)境下“抵觸申請”在創(chuàng)新判斷中的地位及困境

1.1抵觸申請的界定及主要國家和地區(qū)的相關規(guī)定

專利權保護對象的“創(chuàng)新性”是專利制度正當性的重要來源之一。將需要進行新穎性、創(chuàng)造性評價的專利文獻稱為目標專利，包括審查階段的專利申請和無效宣告及訴訟中的專利。針對目標專利進行對比文件檢索時，審查員往往會面對兩類文獻，其一是已經(jīng)公開，為社會公眾所知的文獻;其二是只能被審查員所知的文獻，即已經(jīng)提交但尚未公開的專利申請。若目標專利權利要求中的技術方案被上述文獻公開，則無法獲得授權。其中已提交未公開的專利申請被稱為抵觸申請。

在世界主要國家的現(xiàn)行專利制度中，抵觸申請的具體法律地位和法律效力存在差異。在日韓專利制度中，抵觸申請的相關規(guī)定獨立于新穎性、創(chuàng)造性的法條之外，不屬于現(xiàn)有技術，破壞目標專利的可專利性而非新穎性。①在歐美專利制度中，抵觸申請屬于現(xiàn)有技術的一部分，否定目標專利的新穎性，②在美國還可用于評價目標專利的創(chuàng)造性。③《專利合作條約實施細則》第33.1（c）條、第64.3條的規(guī)定表明，PCT不認為抵觸申請屬于現(xiàn)有技術，也不認可其可以評價新穎性、創(chuàng)造性，將抵觸申請作為各國家/地區(qū)的保留內(nèi)容，不強行規(guī)定其對目標專利授權性的破壞效力。

現(xiàn)行法規(guī)中抵觸申請的地域范圍相同，僅限為本國/地區(qū)的專利申請，或進入本國/地區(qū)的國際申請，以確保該申請?zhí)幱趯彶閱T可檢索范圍內(nèi)。同一法域內(nèi)抵觸申請的法律地位與法律效力協(xié)調(diào)對應。

1.2中國對抵觸申請的規(guī)定及其問題

根據(jù)《中華人民共和國專利法》第22條第2款和第22條第5款可知，中國專利制度中，抵觸申請否定目標專利的新穎性，但不屬于現(xiàn)有技術，其法律地位與法律效力不協(xié)調(diào)。

“慣用手段的直接置換”是抵觸申請獨有的判斷規(guī)則，④破壞了我國專利新穎性標準的統(tǒng)一。“慣用手段的直接置換”意味著在目標專利與對比文件中所采用的手段屬于同一層級的并列概念，其所在的技術方案彼此之間不可能構成相同或完全覆蓋。實質上，“慣用手段”的判斷需要公知常識結合，屬于創(chuàng)造性判斷。然而，由于抵觸申請不能對目標專利進行創(chuàng)造性評價，為彌補這一缺陷，將“慣用手段的直接置換”這一規(guī)則強行納入新穎性判斷當中。

圖 1：“慣用手段的直接置換”導致新穎性判斷差異⑤

（在圖1中，目標專利分別相對于在先申請與現(xiàn)有技術中的技術方案中某個技術手段進行了“慣用手段的直接置換”，在先申請與現(xiàn)有技術中被置換的技術手段并不一定相關，在先申請與現(xiàn)有技術之間不存在創(chuàng)造高度的關系。）

如圖1所示，當目標專利與對比文件的區(qū)別僅僅是“慣用手段的直接置換”時，目標專利的新穎性不會被已經(jīng)公開的現(xiàn)有技術破壞，卻會被尚未公開的在先申請破壞。但針對已經(jīng)公開的現(xiàn)有技術進行“慣用手段的直接置換”的改進無疑比對未公開的在先申請進行相同的改進來得更為容易。“慣用手段的直接置換”作為實質上的創(chuàng)造性判斷規(guī)則被運用于新穎性判斷中，將導致判斷結果的明顯不公。同一目標專利新穎性判斷與創(chuàng)造性判斷的基準存在差異。

1.3“抵觸申請”的法律地位及其現(xiàn)實困境

以目標專利申請日為界，在此時間之前向任何專利受理機構提出申請，并在此時間之后公開或公告的專利文獻稱為目標專利的在先申請，包括現(xiàn)行制度中的抵觸申請。

在先申請在專利制度中的法律地位不明晰。具有壟斷性質的專利，其正當性來源于對“新”技術的保護，專利新穎性、創(chuàng)造性的判斷并非以研發(fā)者的知識范圍為基準，而是以社會技術存量為基準。新穎性判斷技術增量的有無，創(chuàng)造性判斷技術增量的多少，兩者評價的應當是同樣的技術增量。在專利技術方案已經(jīng)確定的前提下，技術增量的有無、多少由社會技術存量決定。社會技術存量即在技術完成后通過一定的公開方式，使其技術內(nèi)容處于社會公眾想要獲得就能獲得的狀態(tài)的技術方案的總和。社會技術存量應當具備技術可獲取性，即技術方案已經(jīng)完成，且可以被獲取，典型代表為現(xiàn)有技術，自其公開日起成為社會技術存量。

“以公開換保護”的專利制度中，提交專利申請表明申請人自此放棄了保密意圖，并客觀實施了導向技術公開的行為。可見，專利的申請日與一般技術文獻的公開日具有相似的意義，雖然專利申請并未實質公開，但社會公眾可以自專利申請日起對專利中的技術內(nèi)容產(chǎn)生“公開期待”，此后專利文獻的公開行為滿足了這一期待，使專利內(nèi)容已經(jīng)處于社會公眾想要獲得就能獲得的狀態(tài)，社會公眾能夠確定技術方案的完成時間為專利申請日。換言之，在先申請的“公開效力”實際上是自公開日追溯至申請日這一實際滿足社會技術存量構成要件的時間。在先申請屬于審查員“想要獲得就能獲得”的技術文獻，而當審查員采用在先申請的內(nèi)容否定目標專利的可專利性時，會將在先申請與審查意見通知書發(fā)送給專利申請人，給予申請人據(jù)此答復或修改的機會，不會損害申請人的利益。因此，被公開的專利文獻應視為自申請日成為社會技術存量，目標專利新穎性、創(chuàng)造性判斷的基準應當包括現(xiàn)有技術和所有在先申請。

然而，在先申請作為目標專利新穎性、創(chuàng)造性判斷的對比文件在實踐中面臨現(xiàn)實困境。第一，目標專利申請時在先申請尚未公開，無法被除申請所在國家或地區(qū)外的其他國家和地區(qū)的審查員獲取;第二，新穎性判斷相對簡單、客觀、迅速，但創(chuàng)造性判斷復雜、主觀、曠日持久，若等待在先申請公開或撤回后才對目標專利的新穎性、創(chuàng)造性進行判斷，無疑會大幅拖長審查時限，對權利保護不利。

為了避免更復雜繁瑣的審查和更多的爭議，傳統(tǒng)環(huán)境下的在先申請只能作為新穎性判斷的對比文件，判斷規(guī)則中包含了實質上屬于創(chuàng)造性判斷規(guī)則的“慣用手段的直接置換”，影響了新穎性與創(chuàng)造性判斷標準的統(tǒng)一性。當在先申請與目標專利技術非常接近，雖然不足以破壞目標專利的新穎性，但可以作為關鍵證據(jù)，與補充文件相結合而破壞目標專利的創(chuàng)造性時，目標專利的創(chuàng)新高度低于創(chuàng)造性標準高度，但由于在先申請不影響創(chuàng)造性評價，目標專利可能可以獲得授權。而在先申請的最終公開，使得目標專利的實際創(chuàng)新高度小于創(chuàng)造性標準高度，影響了創(chuàng)造性授權高度的統(tǒng)一。在實際運行中，若審查員已經(jīng)檢索到了與目標專利十分接近的在先申請，在評價創(chuàng)造性時難以排除該申請對審查員在技術理解上的影響。

2大數(shù)據(jù)環(huán)境對“抵觸申請”作為創(chuàng)造性判斷對比文件的影響

2.1大數(shù)據(jù)環(huán)境下“抵觸申請”作為創(chuàng)造性判斷對比文件的必要性

傳統(tǒng)環(huán)境下，抵觸申請將導致判斷標準不統(tǒng)一等問題;大數(shù)據(jù)環(huán)境下，抵觸申請的地域限制及不作為創(chuàng)造性判斷對比文件的效力限制所導致的新穎性、創(chuàng)造性判斷結果不合理等問題更為凸顯。

傳統(tǒng)環(huán)境下，專利申請受理機構與專利數(shù)據(jù)的存儲地通常屬于同一國家或地區(qū)，其他國家或地區(qū)無法獲得未公開的專利申請信息。大數(shù)據(jù)環(huán)境下，爆炸式增長的數(shù)據(jù)對數(shù)據(jù)存儲與傳輸提出了全新要求，專利受理機構、專利數(shù)據(jù)存儲服務商與專利數(shù)據(jù)實際存儲地很可能屬于不同國家和地區(qū)。服務商與使用存儲服務的用戶之間所簽訂的安全保密合同往往不能抵抗服務商所在國家的政府搜查行為，而數(shù)據(jù)實際存儲地也存在被暴力破解而獲取未公開專利信息的風險，數(shù)據(jù)挖掘增加了保密信息的泄露風險，專利申請的地域性不再得到保證。

大數(shù)據(jù)環(huán)境對技術創(chuàng)新性提出更高要求。首先，在普遍實施絕對新穎性的標準下，“抵觸申請”的檢索范圍也應當擴張至全球范圍內(nèi)的在先申請。從歷史趨勢來看，專利制度所確定的社會技術存量范圍隨著工業(yè)貿(mào)易范圍和技術更新速度而不斷擴張。近年來國際專利戰(zhàn)爭與市場競爭的深度和廣度不斷升級，堅持“抵觸申請”的地域性標準，很有可能在進軍國外市場時遭遇抵觸，從而引發(fā)權利糾紛。其次，大數(shù)據(jù)環(huán)境下，創(chuàng)新主體所獲取的資源和信息增加，創(chuàng)新能力增強，在專利審查速度嚴重滯后于指數(shù)增長的技術更新速度時，將在先申請作為創(chuàng)造性判斷的對比文件更符合專利權人與社會公眾之間的利益平衡，避免專利叢林問題。

2.2大數(shù)據(jù)環(huán)境下“抵觸申請”作為創(chuàng)新判斷對比文件的可行性

大數(shù)據(jù)環(huán)境下，一切皆可量化。全樣本分析的技術變革與量化一切的思維變革，為在先申請作為創(chuàng)新判斷的對比文件提供了可行性。

在先申請的可獲取地域上的時間差，將隨著大數(shù)據(jù)環(huán)境下社會信息溝通交流效率的提高而逐步縮短。PCT、專利審查高速公路、中美歐日韓五局合作等專利審查機構之間的國際合作項目越來越多、越來越密切，專利數(shù)據(jù)的開放性不斷增加。某一專利審查機構接收專利申請與其他國家/地區(qū)的專利審查機構獲取該專利申請之間的時間差將不斷縮小，隨著技術進步與大數(shù)據(jù)共享平臺的建立將逐步趨于相同。

大數(shù)據(jù)環(huán)境為在先申請在創(chuàng)造性評價爭議所導致的審查時效延長問題提供了可行的解決方案。創(chuàng)造性判斷歸根結底是對比文件結合可能性的判斷，即披露共同技術特征的對比文件與披露區(qū)別技術特征的對比文件之間的關聯(lián)程度，能否使“本領域所屬技術人員”進行聯(lián)想并成功結合。大數(shù)據(jù)環(huán)境下對專利文獻及其他所有技術文獻的全樣本統(tǒng)計與分析使得相關關系的量化成為可能。

3大數(shù)據(jù)環(huán)境下“抵觸申請”作為創(chuàng)新判斷對比文件的應用

3.1大數(shù)據(jù)環(huán)境下“抵觸申請”作為創(chuàng)新判斷對比文件的應用前提

“抵觸申請”作為目標專利創(chuàng)造性判斷對比文件的前提是加快創(chuàng)造性判斷速度，提高創(chuàng)造性判斷結論的可靠性，以抵消因等待在先申請公開與否而增加的審查時限。解決思路之一是構建行之有效的大數(shù)據(jù)技術相關度計量系統(tǒng)。該系統(tǒng)的基本原理在于利用大數(shù)據(jù)處理所有技術文獻，并計算文獻之間的相關度。該系統(tǒng)以大數(shù)據(jù)技術為基礎，通過語義分析與圖像識別，將所有技術文件中的文字與圖形進行數(shù)據(jù)化，將技術方案分解為技術特征的集合。技術特征包括技術手段及其所解決的技術問題、達到的技術效果，同一技術手段如果解決的技術問題不同，則屬于不同的技術特征。結合文獻引用關系、技術術語之間邏輯關系的處理，如概念層級、慣常替換、近似處理、相反手段等，進行技術特征定位，以此建立技術特征相關性矩陣，對技術特征、技術方案、技術文獻之間的相關度進行量化。每一個新技術方案都將對技術特征之間的相關性產(chǎn)生影響，該大數(shù)據(jù)技術特征相關度處理系統(tǒng)可以及時反映技術特征的增速與增率，整體上的技術特征密集程度和相關程度，實時展示技術發(fā)展的周期，為制定針對該技術領域的政策提供依據(jù)和參考，決策者可以綜合經(jīng)濟、政策、技術發(fā)展周期等要素對專利制度層面的創(chuàng)造性標準進行賦值。大數(shù)據(jù)技術相關度計量系統(tǒng)旨在通過揭示文獻之間的相關度，對目標專利的創(chuàng)造性進行快速判斷并獲得相對可信的判斷結果。

3.2大數(shù)據(jù)環(huán)境下“抵觸申請”作為創(chuàng)新判斷對比文件的應用過程

借助大數(shù)據(jù)技術相關度計量系統(tǒng)對目標專利進行新穎性、創(chuàng)造性判斷時，首先以目標專利申請日為界，確定包括現(xiàn)有技術和在先申請在內(nèi)的社會技術存量的具體范圍。以目標專利權利要求書中的技術方案為基準，結合說明書及其附圖中的內(nèi)容，確定目標專利所要求保護的技術方案及技術特征。在現(xiàn)有技術和在先申請中尋找披露了上述技術特征的技術文獻，若存在同一技術方案中完全披露了上述技術特征、或公開上述技術特征的某一點值、或披露了某一技術特征的下位特征，則該技術方案所在的技術文獻破壞目標專利的新穎性;若不存在披露全部技術特征的技術方案，則將現(xiàn)有技術與在先申請中與目標專利技術方案相關度最高的技術方案作為最接近的現(xiàn)有技術，確定目標技術方案與最接近的現(xiàn)有技術相比的區(qū)別技術特征，若該區(qū)別技術特征是全新特征，未曾出現(xiàn)過，則目標專利技術方案具有創(chuàng)造性;若該區(qū)別技術特征被其他現(xiàn)有技術或在先申請披露，則將披露區(qū)別技術特征的技術文獻與最接近的現(xiàn)有技術之間的相關度與專利制度中創(chuàng)造性標準相關度進行比較，若高于創(chuàng)造性標準，則表明披露區(qū)別技術特征的技術文獻與最接近的現(xiàn)有技術之間的相關程度達到了本領域技術人員容易聯(lián)想的程度，兩者的結合存在技術動機和可能性，目標專利技術方案對本領域技術人員而言是顯而易見的，反之，則是非顯而易見的。審查員結合“商業(yè)成功”等非技術性要素對目標專利是否具有創(chuàng)造性做出最終判斷。

可見，在大數(shù)據(jù)技術相關度計量系統(tǒng)中，“慣用手段的直接置換”屬于創(chuàng)造性判斷規(guī)則而非新穎性判斷規(guī)則，新穎性和創(chuàng)造性判斷的對比文件范圍均為現(xiàn)有技術和在先申請。

3.3大數(shù)據(jù)環(huán)境下“抵觸申請”作為創(chuàng)新判斷對比文件的應用結果

在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，利用大數(shù)據(jù)技術相關度計量系統(tǒng)，將全球范圍內(nèi)在先申請作為目標專利新穎性、創(chuàng)造性判斷對比文件的檢索范圍，與現(xiàn)有制度相比更為合理。

在先申請作為目標專利新穎性、創(chuàng)造性判斷對比文件的檢索范圍，明確在先申請的法律地位，確定社會技術存量的范圍，統(tǒng)一新穎性與創(chuàng)造性的判斷基準。在目標專利申請日之前向國內(nèi)外專利受理機構提出的專利申請均屬于社會技術存量的范圍，與現(xiàn)有技術一起作為新穎性、創(chuàng)造性對比文件的檢索范圍。新穎性判斷對比范圍為國內(nèi)外的在先申請與現(xiàn)有技術，實現(xiàn)真正的“絕對新穎性”標準。

在先申請作為目標專利新穎性、創(chuàng)造性判斷對比文件的檢索范圍，排除“慣用手段的直接置換”在新穎性判斷中的適用，統(tǒng)一新穎性與創(chuàng)造性的判斷規(guī)則。由于在先申請可以作為創(chuàng)造性判斷的基礎，與在先申請的區(qū)別在于慣用手段直接置換的專利申請將因不具有創(chuàng)造性而無法獲得授權，無需排除審查員因新穎性檢索而受到在先申請對技術理解的影響。因此，破壞新穎性以“同樣的發(fā)明或者實用新型”為判斷原則，即目標專利與對比文件完全相同或被對比文件完全覆蓋。

借助大數(shù)據(jù)技術相關度計量系統(tǒng)，在先申請作為目標專利新穎性、創(chuàng)造性判斷對比文件的檢索范圍符合我國“建設知識產(chǎn)權強國”的戰(zhàn)略目標，對審查員而言，提高了審查效率，減少了在先申請與“事后諸葛亮”帶來的主觀因素的影響;對權利人而言，增強了專利權的穩(wěn)定性，提高了專利質量;對社會公眾而言，專利信賴度提升，專利叢林情況有所改善，市場活動空間更為廣闊。

4結語

技術變革往往伴生著制度變革。專利審查機制導致專利申請與技術公開之間必然存在一定的時間差，抵觸申請正是這一時間差與先申請制產(chǎn)生沖突時的制度妥協(xié)，在法理解釋與實際適用時均存在不當之處。大數(shù)據(jù)環(huán)境下，技術飛躍與思維方式的改變表征了抵觸申請制度變革的緊迫，也為最新技術的數(shù)據(jù)收集提供了可行手段。實踐中，依賴大數(shù)據(jù)分析技術的成熟與專利信息的開發(fā)與共享，真正實現(xiàn)在先申請作為社會技術存量評價目標專利新穎性、創(chuàng)造性的制度目標是未來可期的必然趨勢。

注釋

① 日本《專利法》第29條之一規(guī)定了新穎性與創(chuàng)造性，第29條之二規(guī)定了抵觸申請。《實用新型法》第3條之一規(guī)定了新穎性與創(chuàng)造性，第3條之二規(guī)定了抵觸申請。《意匠法》第3條之一規(guī)定了新穎性與創(chuàng)造性，第3條之二規(guī)定了抵觸申請。韓國《專利法》第29條/《實用新型法》第4條/《外觀設計法》第5條中，（1）（2）分別規(guī)定了新穎性、創(chuàng)造性，（3）和（4）規(guī)定了抵觸申請。.

② 《歐洲專利公約》第54條新穎性的規(guī)定中，第3款規(guī)定抵觸申請應當認為包括在現(xiàn)有技術以內(nèi);第56條規(guī)定評價創(chuàng)造性時不考慮抵觸申請。

③ 美國《專利法》第102條（a）對新穎性、現(xiàn)有技術的規(guī)定中，（2）涉及抵觸申請;第103條關于創(chuàng)造性的規(guī)定中沒有將102（a）（2）單獨列明。美國《專利審查程序手冊》（MPEP）（2008.07），第706.02（f）、706.02（f）（1）、706.02（f）（2）、706.02（k）段： 可以根據(jù)未公布的在先申請披露的內(nèi)容對目標專利的影響程度，作出新穎性臨時拒絕或創(chuàng)造性臨時拒絕。轉引自孫毅. 抵觸申請中的相關問題分析[J]. 知識產(chǎn)權， 2011（07）： 68-73.

④ 《審查操作規(guī)程（實質審查分冊）》第三章3.1 慣用手段的直接置換

⑤ 與現(xiàn)有技術相比所要求的創(chuàng)新高度為2。基于前述分析，分別將慣用手段的直接置換的創(chuàng)新高度和創(chuàng)造性標準高度設定為3和5。所設定的數(shù)值僅為了能盡可能直觀表現(xiàn)相關的創(chuàng)新高度，不具有實際意義。空心表示申請日，灰心表示公開日，實心表示授權日;虛線表示該技術尚未公開，實線表示該技術已經(jīng)被公開;沒有實心圓表示授權與否不影響相關判斷。

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