關于商標先使用制度的討論

上海大學法學院，上海 200444

一、引言

新商標法對商標先使用權進行保護，對解決商標在先使用和注冊取得之間的矛盾，避免商標搶注問題起到很大作用。但新商標法對于先使用權的規定過于抽象，給司法實踐帶來了不少難題。因此，本文將簡要討論先使用權制度，并期以引出更多更好的觀點。

二、商標先使用權的概念

《商標法》第59 條第3 款對商標先使用權進行了定義，其實質內容為：“在先使用人在相同或類似商品上使用相同或類似商標，并在商標權人取得商標權之前獲得了一定影響力，其仍享有在不造成混淆的情況下，繼續在原有范圍內使用該商標的權利”。

商標先使用權為不侵權抗辯的權利，在保證在先權利人“消極”繼續使用該商標的同時，更多的體現了對在先權利人的保護，鼓勵在先權利人在其利益受損時“積極”對抗商標權人的不適當行為。

三、商標先使用權的構成要件

構成商標先使用權的要件主要包括：1.先用事實；2.相同或近似的商標；3.相同或類似的商品或服務類別；4.具有一定的影響；5.在先權利人主觀上出于善意，并連續使用該商標。

（一）先用事實

商標的核心價值在于其通過使用獲得的區別效果，如不存在時間上的先用事實，該權利也就不具有正當性。因此，對在先使用的客觀事實認定主要在“時間點”和“使用”兩個因素上。

我國商標法以“商標注冊申請人申請商標注冊前”為在先使用的時間點。而本文認為，該時間點的確定應當是動態的，因為，商標先使用權實際上是對商標注冊人商標專用權的一個限制，并對商標注冊人商品市場的一個分割，故應當考慮商標申請人在申請注冊前的使用行為，該使用行為是否已經使得該商標在一定產品或者服務類別上產生一定影響。

對于“使用”的界定，應考慮商標權的地域性，該商標應當在中國境內使用，且為實質性的使用，即該商標實際用于商品或服務并于市場上流通。而對于是否需要連續使用，則存有爭議。我國《商標法》對于商標使用的規定（第48 條）僅對使用的實質性做了要求，并未對連續性作出規定。①本文認為，商標的在先使用除了滿足實質性要求外，同樣應當適用《商標法》對注冊商標連續三年不使用可被撤銷的原理，要求一定時間段的連續使用，并在其未連續使用且影響力未達到一定程度時，不能進行商標在先使用抗辯。

（二）注冊商標保護范圍

注冊商標的保護以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。②只有在相同或類似的商品上在先使用了相同或類似的商標，商標權人與在先使用人之間才會出現利益沖突，并需要法律來進行調整平衡。在我國《商標法》中，能夠進行跨類保護的只有馳名商標，而馳名商標應當通過《商標法》對馳名商標的規定進行保護，并不適用在先使用權的規定。因此，商標先使用權的基礎應當是在相同或類似的商標上在先使用了相同或類似的商標，并取得一定影響。

（三）具有一定影響

相關規定對《商標法》第32 條“一定影響”的解釋，規定實質使用的一定范圍應當在中國境內，并被相關公眾知曉，在一定時間內持續使用、并就使用時間、地域、銷售量等進行證明。③從該條文中可以看出，“一定影響”應當是在中國境內使用并為一定范圍相關公眾所知曉，其中，“一定范圍”并不要求在全國范圍內，只要在一定區域便可以，對于一定區域，應當是有一定廣度的地區，比如至少應當是一個縣的地域范圍。相關公眾對商標的知曉程度以連續使用時間和地域，商品銷售量及宣傳力度為標準進行判斷。因此涉案商標應結合個案情況進行認定：①相關公眾知曉程度；②商標持續使用時間、范圍；③廣告宣傳時間、方式、范圍；④其他相關因素。

（四）在先權利人的主觀善意

我國《商標法》并未要求在先權利人的主觀善意，但仍有不少學者認為，在先權利人主觀上應當是善意的。要求主觀的善意是為了防止：1.在先權利人于不同類別商品上使用具有一定影響但未注冊的商標；2.使用商標侵犯他人姓名權、著作權、專利權、企業名稱權等在先權利。

四、在先使用權的限制

商標先使用權作為對商標專用權的限制，對其以下因素也應加以限制：1.商標應具有一定影響力；2.主觀上出于善意；3.未超出原使用范圍；4 進行區別標識；5 權利轉移。

上述限制因素中，商標具有一定影響、使用人出于善意均是商標先使用權的構成要件，當然構成商標先使用權的限制條件。使用人出于善意，同樣適用于商標注冊人獲得授權之后，避免其惡意突出使用，爭奪市場，尤其在互聯網時代。

（一）原使用范圍的確定

相關規定對《專利法》第69 條第2 項規定的原有范圍進行了解釋，包括專利申請日前已有的生產規模、現有生產設備或者生產準備可以達到的生產規模。④但商標與專利的性質存在著根本的不同，對于商標來說，其生產規模的大小，并沒有像專利產品生產規模對專利市場的影響直接和巨大，其困擾在于銷售區域因商品市場流通不可控、互聯網銷售平臺發展而難以確定。

關于服務商標繼續使用：商標的使用地域、服務項目不得變更；商標文字、圖形等內容不得變更，但為區別于他人商標而改變得除外；4.商標不得轉讓或者許可他人使用。⑤

因此，原使用范圍并不限于原有生產規模和銷售區域，而應結合上述法律規定，依個案綜合考慮：⑥1.商品或服務的類別和范圍；2.在先使用商標的文字、圖形等內容；3.商標先使用人原有的生產規模和銷售區域。

（二）附加適當區別表示

《商標法》的立法宗旨在于保證消費者購買的商品與他們所想購買的商品同一。⑦商標的核心作用便是其區別作用，當在先使用商標與注冊商標屬于相同或類似的商標，則可能使消費者混淆，進而損害到商標權人的利益。因此，要求在先權利人使用時“附加適當區別標識”具有正當性。

“附加區別標識”并不要求對商標本身進行改變，否則便沒有對商標先用權進行保護的意義。其次，附加標識可以是以文字進行說明、或添加獨立標志、或對包裝和裝潢進行更改，該義務屬于在先使用人。但該要求并非適用于任何情況，僅適用于消費者可能發生混淆的情況；該附加適當標識的要求也應是合理的，否則在先權利人有權拒絕。

（三）先使用權的轉移

有學者認為，商標先使用權是對在先使用商標既存事實的確認，只能由該在先權利人自己行使；同時，在物權的角度上，該權利也只是有限的權利，不是完全的處分權，一般情況下不得對他人進行權利轉讓或許可。⑧

專利先用權人進行權利轉讓或許可，僅允許在同原有企業一并轉讓或者承繼的情況下。⑨本文認為，對于商標先用權，同樣可以借鑒該解釋，當在先權利人發生繼承關系或者企業進行分立或者合并時，應允許商標先使用權的轉移。雖然，商標先使用權本質是在先權利人使用注冊商標并進行不侵權抗辯，但其因在先使用而獲得的利益同樣需要保護，即現有生產設備、以及通過該設備所能產出的利益。因此，當企業發生繼承關系或者分立、合并，應允許商標先使用權發生轉移。

五、結語

商標先使用權旨在解決在先權利人與商標權人之間的利益沖突、避免商標惡意搶注，但該規定過于籠統、模糊，如未對“一定影響”、“原使用范圍”進行明確，使其司法實踐存有一定爭議。故通過相應配套法律法規進行界定，完善商標先使用權，從而在司法實踐中充分發揮作用，實現其立法目的，實屬必要。

注釋：

①張艷.未注冊商標在先使用的適用規則解讀［J］.哈爾濱學院學報，2017（7）.

②王蓮峰.商標先用權規則的法律適用［J］.法治研究，2014（3）.

③《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（2010）第18 條第2 款.

④《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第15 條第3 款.

⑤《國家工商行政管理局關于服務商標繼續使用問題的通知》（1994）.

⑥王蓮峰.商標先用權規則的法律適用［J］.法治研究，2014（3）.

⑦杜穎.商標先使用權解讀〈商標法〉第59 條第3 款的理解與適用［J］.中外法學，2014（5）.

⑧王蓮峰.商標先用權規則的法律適用［J］.法治研究，2014（3）.

⑨《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第15 條第4 款.