淺談專利申請文件中權利要求書的主題設置

劉林濤 李 敏 馬永芬 張建綱 李博洋

一、通過產業鏈布局權利要求書主題

按照《專利審查指南》的規定，權利要求書按照性質進行劃分，分為兩種類型，即產品權利要求和方法權利要求。產品權利要求包括物品、物質、材料、工具、裝置、設備等權利要求；方法權利要求包括制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法以及將產品用于特定用途的方法等權利要求①中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].北京:知識產權出版社,2010:141.。

發明人在撰寫技術交底書時，受技術思維的局限，側重點往往只停留在直接改進點上，故此技術主題比較單一。例如改進點在產品上，僅提供產品的內容，對產品制造工藝所做出的改進往往會被忽略。對于這種普遍現象，作為專利代理師而言，需要在閱讀完技術交底書后，與發明人進行深入的溝通，遵循于技術交底本身，而又要超越技術交底，由此幫助發明人掙脫技術思維的局限，在改進點的基礎上，啟發其思維的延伸和拓展，從而實現對技術主題的全方位延伸，以形成更周密的保護網②曲桂芳.從便于尋找侵權人的角度談權利要求書的布局[C].中華全國專利代理師協會.第五屆知識產權論壇論文集.北京:知識產權出版社,2014:18-24.。

那么如何對權利要求主題進行合理的布局呢？要遵循一“小”兩“拓展”。

一“小”，即專利代理師在布局權利要求主題時，應當首先從構造“最小侵權客體”著手?！白钚∏謾嗫腕w”為可以獨立制造并銷售的結構，對應申請可解決的技術問題，其具有最少的技術特征，在“全面覆蓋原則”的基礎上，他人較難采用刪減技術特征的方式規避侵權責任，在訴訟過程中也較容易判定侵權，因而“最小侵權客體”的權利要求往往具有最大的保護范圍③徐申民.中國專利侵權訴訟實務[M].北京:知識產權出版社,2017:64-65.。

兩“拓展”，即在完成“最小侵權客體”的構造后，針對并列型主題和拓展型主題兩個角度的延伸。其中，并列型主題，為位于產業鏈同層級的圍繞產品為核心的集產品、制造方法、制造設備、使用方法、用途的主題集合。拓展型主題，則是以產業鏈為軸線的上下游可專利主題，覆蓋了上游供應及下游制造、下游使用，從而可以構造串聯上下游布局，覆蓋更多布局節點。

舉例來說，對于產品類技術方案，專利代理師布局權利要求時通常需要考慮拓展型主題。例如發明人請求保護一種新型的汽車發動機，專利代理師經過與發明人溝通后，發現該新型的汽車發動機的主要改進點為轉軸，而客觀分析轉軸其自身可以被獨立制造并進行銷售，因此轉軸可以作為實際的“最小侵權客體”。專利代理師在對權利要求書進行布局時，就不應當將汽車發動機作為“最小侵權客體”，此時應當從上游供應商的角度進行考慮，優先對轉軸進行保護，然后延伸至汽車發動機，同時還應進一步延伸至下游的運營商，由于汽車發動機將被應用到車輛領域，因此專利代理師還應當布局“一種機動車”這一技術主題。從而真正實現從轉軸到發動機到機動車的全鏈條保護。

二、全產業鏈構建權利要求主題的意義

（一）尋找侵權方角度

專利代理師在布局權利要求時，經常會有如下的疑惑：既然已經構造最小侵權客體的主題了，此時權利人所能獲得的保護范圍已經是最大的了，為什么還要構造全部的侵權客體呢？

《專利法》第11條規定：發明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

《專利法》第69條第1款：專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的，不視為侵犯專利權。

《專利法》第70條：為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第12條第1款：將侵犯發明或者實用新型專利權的產品作為零部件，制造另一產品的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規定的使用行為。

通過《專利法》第69條第1款的規定，制造產品的專利權人一旦將產品售出后，其權利將會“用盡”，此時侵權方在購買專利產品后以生產經營為目的使用該產品，將不會視為侵權行為。同時，《專利法》第70條規定：為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。也即，只要侵權方能夠證明其不知道使用的產品為侵權產品，其仍可以繼續使用，直到“得知或者應當得知之日”為止。但是，從侵權方開始使用專利產品到專利權人知曉并發出警告或者律師函這一段時間內，專利權人實際已經遭受了損失。

為了方便理解，在此舉例進行解釋：

申請人A提供的技術方案涉及壓縮機，專利代理師在與發明人的溝通過程中，得知壓縮機還可以應用于申請人A所制造的空調器和冰箱中。對于上述的方案，可以有如下兩種撰寫思路：

思路一：僅撰寫一套與壓縮機相關的權利要求；

思路二：首先撰寫一套與壓縮機相關的權利要求，然后分別撰寫與壓縮機并列的空調器和冰箱這兩套獨立權利要求。

有些專利代理師認為僅需要按照思路一對申請文件進行撰寫即可，理由是：單獨保護壓縮機已經保護到最小侵權單元了，無論后期侵權廠家制造壓縮機，或者包含壓縮機的空調器，或者包含壓縮機的冰箱，按照全面覆蓋原則，也會落入本申請的保護范圍中。

事實果真如此么？通過對《專利法》第69條第一款的解讀，按照思路一布局的權利要求書存在如下的風險：

1.如果壓縮機被A公司出售，B公司可以從市場上購買到A公司在市面上銷售的壓縮機，同時將壓縮機應用到自家生產的空調器或者冰箱中，使得B公司最終制造或銷售的空調器或者冰箱也具備了A公司生產的空調器或者冰箱的性能。但是，《專利法》第69條第一款的規定，由于A公司的專利權用盡，B公司制造空調器或者冰箱的行為不屬于侵權行為，此時A公司將無權要求B公司承擔對于空調器或者冰箱的賠償責任。

2.A公司的競爭對手C公司同時制造本申請所要保護的壓縮機，然后C公司將壓縮機賣給D公司，D公司作為生產廠商，將購買得到的壓縮機應用到空調器或冰箱中。此時，A公司僅能要求C公司承擔對于壓縮機的賠償責任，而D公司可以通過《專利法》第70條的規定，證明自己并不知道所使用的從C公司購買得到的壓縮機是未經A公司許可而制造并售出的，同時還能提供發票等購買該壓縮機該產品合法來源，此時A公司將無法要求D公司承擔到得知日之前對空調器或者冰箱的賠償責任。

如果采用思路二中的撰寫方式，則可以避免上述問題的出現：由于A公司已經在權利要求中保護了包含壓縮機的空調器或者冰箱，根據《專利法》第11條的規定，任何制造包含該壓縮機的空調器或者冰箱的行為都屬于行為，也即，無論D公司是否知曉其購買的壓縮機是否是侵權產品，只要不經過A公司同意而制造空調器或者冰箱，都是構成侵犯專利權的行為。同時，專利權人還可以避免自身由于權利用盡造成無法對空調器和冰箱的維權情況發生④姚建軍.論多項獨立權利要求之間的對應關系與基本定理[J].中國專利與商標,2014（03）:51-59.。

同時，通過思路二對權利要求書的主題進行布局，還具有如下的優勢：按照《民事訴訟法》第二十八條的規定，因侵權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄⑤徐申民.中國專利侵權訴訟實務[M].北京:知識產權出版社,2017:93-103.?，F如今很多“最小侵權客體”往往都是采用訂單式的生產模式，因此在市面上不容易發現制造、使用、銷售、許諾銷售“最小侵權客體”的行為，而通過使用“最小侵權客體”制造得到的下游產品，由于其主要面向廣大消費者，因此其取證難度將顯著降低。例如上文所說的A公司制造的壓縮機，往往不會在市面上公開銷售，而是直接供貨到下游產品生產廠家，此時A公司的競爭對手B公司從市場上購買到A公司在市面上銷售的壓縮機并生產空調器的情況便難以實現。如果在權利要求中布局了采用該壓縮機的空調器，由于空調的銷售地點一般便于全國，并且對公眾銷售，便于取證，使侵權訴訟地點的選擇相對自如。

（二）獲取專利權角度

對于“最小侵權客體”來說，其所包含的組件較少，因此很可能存在創造性甚至新穎性的問題。在案件申請階段和審查階段，如果“最小侵權客體”無法獲得保護，此時專利權人或者專利代理師可以通過“最小侵權客體”的擴展主題進行爭辯，由于擴展主題包含了“最小侵權客體”與其他結構的裝配關系，那么審查員需要重新檢索相關的證據。這也對專利代理師在撰寫申請文件提出了一些要求，即在撰寫擴展主題的權利要求時，需要寫明“最小侵權客體”在擴展主題中與其他組件的位置關系、裝配關系等⑥張輝,錢春喜,龐靜.從一件侵權糾紛案談并列獨立權利要求的撰寫[J].專利代理,2016（01）:79-82.。

舉例來說：

1.一種平衡塊，其特征在于，包括

主體，適于安裝在轉動件上；

運動塊，通過彈性件與所述主體相連接；

……

2.一種轉子組件，其特征在于，包括：

轉子，所述轉子包括轉主體，以及安裝在所述轉子主體的軸向兩端的前端蓋和后端蓋；

權利要求1所述的平衡塊，所述平衡塊安裝在所述前端蓋和所述后端蓋上；

……

如果權利要求1的“最小侵權客體”的侵權客體無法滿足新穎性或者創造性等授權的實質條件，此時申請人可以通過擴展主題中“最小侵權客體”與其他組件之間的連接關系等內容，重新尋找擴展主題中的區別技術特征并對非顯而易見性進行爭辯。

（三）增加判賠額角度

通過合理進行主題設置，可以增加權利要求書所能覆蓋的侵權產品的種類，進而可以增加專利權人在維權過程中所能獲得的賠償額度⑦曹柯.論并列獨立權利要求的司法保護[J].重慶理工大學學報:社會科學版,2015（11）:91-96.。

下面舉例來說：現有技術中的手表中，其對時間進行調整的轉軸往往設置在表盤的右側，上述結構在使用過程中，如果遇到使用者對手腕進行彎折的情況時，轉軸很可能會與手背發生接觸，引起使用者的不適。為此發明人提供了一種將轉軸設置在表盤正面位置的手表，從而可以解決現有技術中的手表所存在的問題。

對此，代理師首先撰寫了如下的權利要求書：

1.一種手表，其特征在于，包括：

表盤；

轉軸，設置在所述表盤的正面位置，用以對表盤中的指針進行調整；

表帶，設置在所述表盤上，用以將表盤固定在使用者的手腕上。

專利權人或者專利代理師在布局權利要求書時，直接將保護對象定位到了手表上。但是在計時領域，除了手表以外，懷表自身也可以采用上述的設計思路。但是對于懷表來說，其并不會設置表帶，而是替換成掛鏈。通過上文的分析可知，當需要進行侵權判定時，由于被控侵權產品懷表并沒有全面覆蓋到手表的權利要求，因此從字面侵權的角度來講，被控侵權產品懷表自身并不侵權，此時專利權人只能尋求從等同侵權的角度進行維權，這無疑將增加專利權人維權的難度。

對于上述情況，專利權人或者代理師可以考慮如下的撰寫思路：

1.一種表盤，其特征在于，包括：

本體，其上設置有連接部；

轉軸，設置在所述表盤的正面位置，用以對表盤中的指針進行調整。

2.一種表，其特征在于，包括：權利要求1中所述的表盤。

3.根據權利要求2中所述的表，其特征在于，所述表為手表，所述表盤的連接部上設置有表帶。

通過上述的撰寫方式，不管被控侵權產品是手表還是懷表，由于其均采用了表盤這一結構，因此專利權人可以通過第二套獨立權利要求所保護的“表”進行維權和索賠⑧張玉敏,楊曉玲.美國專利侵權訴訟中損害賠償金計算及對我國的借鑒意義[J].法律適用,2014（8）:114-120.⑨王翠平,于立彪.論專利侵權訴訟中并列獨立權利要求的解釋與作用[J].中國發明與專利,2014（05）:68-72.。

三、如何撰寫拓展主題權利要求書

當專利代理師通過全產業鏈原則布局權利要求書的主題名稱時，往往會把精力放在最小保護單元上，對于拓展的下游權利要求的主題，可能是由于發明人提供的材料有限，往往描述的比較簡單，舉例來說：

1.一種A，其特征在于，包括……；

……

5.一種B，其特征在于，包括權利要求1—4中任一所述的A。

對于上述的撰寫方式，在專利的申請階段，一旦第一套技術方案（權利要求1—4中的方案）無法滿足授權條件，由于權利要求5中并未記載除第一套技術方案外額外的結構，此時權利要求5自身也將無法滿足授權條件，此時權利要求5對于專利的授權將沒有任何幫助。

同樣的，當案件授權后，在需要進行專利訴訟時，由于權利要求5中并沒有公開與方案A所保護的“最小侵權客體”的其他配合結構，因此法院有理由懷疑專利權人并未掌握所要保護的擴展主題的技術，因此，在確定合理利潤時往往會讓專利權人限于被動，導致專利權人很難通過權利要求5中的內容獲得顯著利益。

因此，在撰寫類似本部分權利要求5中的技術方案時，專利代理師應當盡量寫出所要保護的擴展主題中最小侵權客體與其它結構之間的位置關系、裝配關系等，以證明專利權人的確將最小侵權客體應用到自己的其它產品中。

四、結語

綜上，權利要求書的靈魂地位，是需要其保護范圍和布局架構來共同保證的，合理設置權利要求書的主題，是權利要求書的最基礎要求，也是核心要求。專利代理師應當從保障申請人權益的最樸素理念出發，重視權利要求主題設置和布局，多方位實現申請人利益最大化。