企業專利侵權訴訟應對方法

趙 欣

（國家知識產權局專利局，北京 100088）

隨著經濟全球化趨勢的深入發展和科技進步突飛猛進，知識產權已日益成為企業爭奪市場份額的手段和打擊競爭對手的重要策略。在當今專利糾紛案件日趨繁多、復雜的形勢下，企業進行訴訟的目的也多種多樣，專利侵權訴訟正成為企業普遍遇到的、不可回避的問題。筆者從事專利信息工作多年，深知專利信息在法律訴訟中的重要作用。本文重點從專利信息利用的角度，探討企業在面臨被訴侵權時，在專利信息方面所應采取的應對措施和注意事項。

一、專利侵權行為

（一）專利侵權行為相關規定

《中華人民共和國專利法（2020年修正）》（以下簡稱《專利法》）第十一條明確規定“發明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品［1］。”

需要注意的是，本文所述的專利侵權行為是基于《專利法》第六十五條所規定的，指在專利的有效期內，任何單位或者個人沒有經過專利權人的許可，除《專利法》另有規定外，以生產經營為目的實施其專利的行為。而其他行為，如《專利法》第六十八條規定的假冒專利行為，廣義上講也是侵犯專利權的行為，但其不在本文所述范圍內。

（二）專利侵權行為的構成要件

根據《專利法》的規定，對于專利侵權行為，其構成要件主要有以下幾個：

1.專利侵權行為侵犯的對象應是享有專利權的有效專利，對于期限已經屆滿，或者被撤銷、被宣告無效的專利，則不存在專利侵權問題。

2.有實施專利的行為存在。即其他單位或個人有以生產經營為目的實施專利的行為。該實施行為指《專利法》第十一條明確指出的各項行為。

3.未經專利權人許可。這里需要注意的是，未經專利權人許可的實施行為，在某些情況下，是不構成侵權的。《專利法》第七十五條中明確規定了包括權利用盡、先用權、臨時過境的外國運輸工具上的使用、專為科學研究和實驗目的而使用以及藥品和醫療器械的例外。此外，如果實施專利的行為人獲得了國家知識產權局頒發的強制許可或者根據政府頒發的針對某一項專利的強制推廣應用的決定，則可以不經專利權人許可。

4.以生產經營為目的。我國《專利法》第十一條明確規定，以生產經營為目的是判斷專利侵權的構成要件之一。只有為生產經營目的實施他人專利的行為才屬于專利侵權行為。如果不是為生產經營目的，比如為了科學實驗目的等，則不侵犯專利權。

5.實施行為的客體落入專利權保護的范圍。判斷實施的技術方案或者設計方案是否落入了專利權的保護范圍，牽涉到許多復雜的技術與法律問題。因此在實踐中，這部分也成為專利侵權訴訟的重點與難點。

需要注意的是，是否落入專利權保護范圍的判定，對比對象是被控侵權的產品或者方法所體現的技術方案，或者設計方案與專利權利要求記載的技術方案或者圖片、照片中的設計方案，而不是拿被控侵權的產品與專利權人生產的專利產品對比［2］。

二、被訴侵權應對

近幾年來，我國專利糾紛案件數量不斷增長，但是很多企業缺乏應對專利侵權糾紛的經驗。被控侵權方在收到法院應訴告知書后，應冷靜下來，采用如下工作步驟，積極尋找解決糾紛的必要對策，維護自身的合法權益。需要注意的是，以下工作流程涉及較為全面，實際工作中，企業可根據情況和需要，以實現企業利益和最終目的為原則，全部執行或部分執行相應步驟。

（一）調查核實涉案專利信息

在被指控侵權后，首先調查核實涉案專利信息，包括調查核實涉案專利基本情況、涉案專利法律狀態和涉案專利地域確認。

1.調查核實涉案專利基本情況

（1）被侵犯的客體——涉案專利是否存在；涉案專利是一件專利還是一系列的專利，之間有什么樣的關系；

（2）涉案專利的一些基本信息，包括申請人、專利權人、發明人等。

明確原告是否具有專利侵權訴訟的主體資格十分重要。在專利侵權訴訟中首先應對原告的專利技術實施權限進行審查。根據《專利法》規定，有權提起專利侵權訴訟的是專利權人和利害關系人。被訴企業通過核查，有可能找到證據對原告的訴訟主體資格提出異議，這樣可以消滅對方的起訴權。或者也可以通過證據證明自己不是合適的被告，以達到擺脫訴訟的目的。

（3）獲取并解讀涉案專利文獻，大致了解其技術內容，初步判斷本企業是否有可能侵犯涉案專利的專利權；

2.涉案專利法律狀態確認

（1）檢索原告方提出的發明創造是否已獲得專利授權，若獲得授權則繳費是否正常，是否仍在專利保護期內，從而確認涉案專利是否有效；另外確認涉案專利是否進行過質押等。

（2）查清專利權人數量，明確專利權人姓名，以及專利權有無辦理過轉讓或繼承等手續。核查涉案專利之前有無權屬糾紛情況，有無許可等情況。確認原告方是否為真正的專利權人或利害關系人。

（3）確認何時申請專利，專利保護期限，還剩余多長時間，到何時截止。

（4）核查審查歷史信息，包括審查意見通知書、通知書答復等文件，尤其注意對比文件和與權利要求范圍相關的文字。

3.涉案專利地域確認

對涉案專利進行同族專利檢索和法律狀態檢索，了解涉案專利都在哪些國家和地區進行了申請，其法律狀態如何，明確涉案專利的地域效力范圍。此時還需要注意，如果涉案專利是通過PCT或者EP途徑申請的，并且處于進入各個國家階段時期，則檢索日前有可能還沒有被指定國公布，需要持續關注后期情況。

（二）分析原告訴訟目的

對涉案專利的信息了解清楚后，下一步需要分析原告的訴訟目的。

1.原告的訴訟目的

原告起訴被告專利侵權，一定存在自身的訴求，這種訴求或為了搶奪市場，或為了收取費用，還有可能是為了尋求合作、應對挑戰、制造影響等等等等。比較常見的有以下幾種：

（1）宣傳警示的目的。存有此種目的的專利權人有可能先通過起訴警告侵權行為人，然后與之協商，通過讓其賠禮道歉、收取費用等方式解決專利侵權糾紛。這樣就可以警示其他人員，防止被再次侵權。

（2）市場壟斷的目的。專利訴訟的目的很多是為了搶占市場，通過專利訴訟壟斷使用權、銷售權和制造權，擴大自己的領地，限制競爭對手。因此，這種專利權人起訴他人侵權，其主要目的是制止他人實施該專利技術，從而使自身在激烈的競爭中占據主動。

（3）追索賠償的目的。還有一些人或企業申請專利的目的是用于收取費用，如進行轉讓或許可。這種情況下，通過協商解決糾紛的可能性就比較大。因為法院判決有時間成本和執行難度，并且索賠的證據也不易取得。而雙方協商成本較低，達成的賠償數額雖然不一定很高，但雙方較易接受［3］。

除了以上一些常見的訴訟目的，原告的訴訟目的還有很多，對原告訴訟目的的了解將直接影響到后續應對措施的選擇。

2.原告訴訟目的的分析方法

分析原告的訴訟目的，需要首先了解原告的知識產權現狀和原告的訴訟歷史。

（1）原告的知識產權現狀分析。分析原告的知識產權現狀，主要是分析原告的專利情況和商標、版權等其他知識產權情況。

了解原告的專利情況主要是通過檢索了解原告的專利數量。另外還要了解原告的專利質量，包括原告所擁有專利的種類（發明、實用新型、外觀設計），各類型專利的數量、法律狀態、同族專利等信息。還要通過閱讀各專利文獻，了解各專利技術內容，以及在整個行業中的技術地位，如該技術是核心專利還是外圍專利等信息。

（2）原告的訴訟歷史分析。分析原告的訴訟歷史，主要是分析原告之前的一些和知識產權相關的訴訟情況，包括之前曾經有過多少次的知識產權訴訟；分別作為原告和被告的次數；曾經的訴訟獲勝率是多少；一般都以何目的提起訴訟；訴訟最后的結果大致是什么樣子的等。

從歷史中還可以分析出原告的訴訟策略，包括原告以前一般多在何時提起訴訟；曾經的訴訟對象都是什么類型，是企業還是個人。如果是企業，一般是實力雄厚的大企業，還是實力較弱的小企業。曾經被訴侵權的企業有何共同的特點等等。統計原告的訴訟一般都在哪些地域提出，則分析出原告可能在此地訴訟具有一定的優勢。

除了以上通過專利信息收集的方法判斷原告訴訟目的，還可以主動聯系權利人，了解對方的訴求。

（三）侵權事實的深入判斷

作為被訴侵權企業，應在經過文獻檢索之后，將自己的產品與原告涉案專利進行比對。

1.明確被侵權專利保護范圍

仔細閱讀涉案專利的權利要求書和說明書，研究涉案專利權利要求書內容具體是什么，劃定涉案專利的權利要求保護范圍。

2.檢索涉案專利的專利族及審查過程文件

實際工作中，應檢索涉案專利的專利族，并盡量調取該涉案專利在各國家和地區工業產權局的申請檔案，了解該專利申請過程中專利權人對該專利權利要求等方面是否有一些限定性的規定，這可以很好地了解對方專利的保護范圍，從“禁止反悔原則”的角度來保護自己的權益。有的國家和地區出版的專利單行本中會附帶有檢索報告，如能找到破壞掉涉案專利新穎性或創造性的對比文件，則無疑掌握了解決此次被訴侵權問題的有力武器。

3.判斷是否侵權

在進行侵權判斷時，被指控的侵權產品與涉案專利是否相同或者等同，主要看二者在技術特征上是否相同或等同。這時要認真研究涉案專利的權利要求，研究該權利要求的內容解釋所及的范圍或可能有的各種等同物。對比涉案專利的權利要求與被控侵權產品技術特征的區別，看后者有無實質性改進。這個問題的分析需要非常專業的知識儲備，因此最好由專業人員來進行。

（四）涉案專利穩定性判斷

判斷涉案專利穩定性，是指對現有技術（包括非專利文獻）進行檢索分析，尋找可宣告涉案專利無效的現有技術。即檢索在涉案專利申請日之前，有無相通或相似的國內外專利或公知技術。此舉是為了研究對方專利權是否存在無效情形。如果對方的專利權被宣告無效，主張侵權就失去了依據，侵權訴訟也就不可能繼續下去了。

（五）被訴侵權應對措施

通過文獻檢索和行業信息收集、分析等途徑，被訴侵權的企業已查清上述問題，做到心中有數。考慮到直接訴訟成本，如法律服務費用，和間接訴訟成本，如企業可能因為訴訟而損失的訂單、市場等，再結合評估、統計己方的資源，例如能夠給對方造成壓力的手段（如專利、市場行為）、己方商譽的承受力、能夠聯合的盟友等，企業可以根據自身情況選擇應對的措施。如有的企業會選擇迅速和解，這樣的好處是不用付出前期的調查以及后期的訴訟成本，對企業的影響也相對較小。但不利之處是有可能企業并沒有侵犯對方的專利權，付出代價有失公平。有的企業會堅持訴訟到底，這樣的好處是維護了公平的原則，但不利之處是訴訟時間會很長，企業要付出前期的調查以及后期的訴訟成本，而且訴訟不決可能會損失原有的客戶。

總之，專利侵權糾紛融合了復雜的經濟問題、技術問題和法律問題。被訴侵權的應對，需要大量的調查研究和取證分析，并結合一定的談判和訴訟技巧，才能更好地維護自身的權益。