淺談專利侵權訴訟中的現有技術抗辯

胡琳萍　胡建平　劉秋芳

摘要：筆者結合實務中一個經歷了無效和侵權訴訟的專利案例，對現有技術抗辯的適用問題進行了探討。現有技術抗辯是適用單獨對比的原則還是結合對比的原則，對現有技術抗辯和無效程序的適用如何把握，在現有技術抗辯中法院是否應該根據無效請求中止審理案件，現有抗辯中對于無效請求的創造性證據如何適用，如何把握現有技術抗辯、無效請求的程序切換和選擇，這都是技術法律司法者和從業者需要進一步厘清的問題。

關鍵詞：現有技術抗辯? 中止? 單獨對比? 程序適用

一、專利技術現有技術抗辯構成的要件

隨著專利侵權案件判賠額度提高的呼聲越來越重，專利權人也越來越愿意提起訴訟來維護自己的權利。通常，被控侵權人為了能夠勝訴，往往會選擇對涉案專利提起無效宣告請求，以便從權利的根源來進行徹底抗辯。但是，專利無效往往耗時耗力而且有時還因為無法獲得中止而不能成行。特別是對被控侵權人來說，能夠通過不侵權抗辯獲得勝訴也是一種值得嘗試的方式。但是并不是所有的被控侵權人都能夠提出被控侵權物未落入專利權保護范圍的有效證據，因而在專利的侵權抗辯中還有另一種例外方式，那就是現有技術抗辯。

現有技術抗辯也稱公知技術抗辯。專利法第62條規定：在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。

2010年1月1日起施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱最高法解釋）、2016年4月1日起施行《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（下稱最高法解釋二）的第十四條第一款對現有技術抗辯的適用規定相同，均為：被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術。

由此可知，現有技術抗辯的前提是被控產品與專利的保護范圍相同或等同，在不相同也不等同的情況下，通常不能適用現有技術抗辯。

此外，現有技術抗辯指被控產品與一項已經公知的完整技術相比是相同或實質上相同。采用與新穎性判斷基本相同的方式，進行單獨比對，且應當采用特征比對的方式。

二、案例介紹和分析

1、涉案專利介紹

涉案專利的名稱：一種單牙輪鉆頭，實用新型專利號ZL98219946.5，專利授權公告日：2000年4月26日，專利權人：江鉆股份公司。涉案專利權利要求1的內容為：“一種單牙輪鉆頭，由鉆頭體（1）、球狀牙輪（6）、牙齒、密封件、潤滑系統等部分組成，牙齒與鉆頭以過盈配合形成連接，其特征在于鉆頭牙輪上連續或間斷布置耐磨齒，鉆頭體（1）上帶保徑塊（2），保徑塊上布置主動切削保徑齒（4）和被動保徑齒（3）。”

主要特點是通過在鉆頭體上設置保徑塊，在保徑塊上布置主動切削保徑齒和被動保徑齒，構成單牙輪鉆頭的二級保徑結構，其中第一級保徑由牙輪上間斷接觸區（G）的保徑齒排構成，第二級保徑由設置在鉆頭體上的保徑塊、主動切削保徑齒和被動保徑齒三者相結合而構成。提高單牙輪鉆頭的進尺（鉆進速率）、工作壽命和保徑效果（鉆井質量），這也是評價一個單牙輪鉆頭性能優劣的三大指標。

根據實用新型專利的審查程序規定，2002年國家知識產權局應請求出具檢索報告，報告表明全部權利要求具有新穎性和創造性。

2、被控侵權產品介紹

江西宜春機械廠被控產品4-5/8GD517A型等系列單牙輪鉆頭的結構為：一種單牙輪鉆頭，包括有鉆頭體、球狀牙輪、牙齒、密封件和潤滑系統等部分，牙齒與鉆頭以過盈配合相連接，牙輪上布置有聚晶金剛石硬質合金復合齒，鉆頭體周向布設有四個保徑塊，在保徑塊下部布置主動切削保徑齒，保徑塊上部布置有被動保徑齒。

3、侵權訴訟情況

通過市場調查和收集相關證據，公證購買被控產品，并對被控產品進行比對和分析，專利權人認定被控產品落入了涉案專利的保護范圍，江西宜春機械廠未經許可制造和銷售4-5/8GD517A型等系列單牙輪鉆頭的行為構成專利侵權。

江鉆股份公司即原告逐于2003年1月向南昌中院提起專利侵權訴訟，請求法院判令被告停止侵權行為，并賠償原告的經濟損失。

江西宜春機械廠即被告于2003年3月12日向專利復審委員會提出了宣告涉案專利無效的請求，同時向南昌中院提出中止訴訟的請求，南昌中院于2003年3月24日下達了中止訴訟的裁定。

涉案專利的無效程序經過復審委決定和北京中院行政訴訟后，2005年6月20日由北京高院做出了終局判決，維持專利復審委員會的決定，即涉案專利全部權利要求有效。2005年7月南昌中院恢復審理涉案專利的侵權訴訟案。并于2006年1月18日作出駁回原告訴訟請求的判決，理由是將三個證據簡單結合所構成的公知技術與被控產品更為接近，因此現有技術抗辯成立，不構成專利侵權。

原告不服上述判決，向江西高院提起上訴，江西高院最后要求雙方調解，調解書中被上訴人同意停止生產被控產品并賠償訴訟費用。

4、專利無效訴訟情況

在收到原告于2003年1月向南昌中院提起的專利侵權訴訟后，江西宜春機械廠即被告于2003年3月12日向專利復審委員會提出了宣告涉案專利無效的請求，無效的主要證據為兩個書面證據。無效的理由是涉案專利與2篇對比文件的結合相比沒有新穎性。

經口頭審理后復審委做出了第5537號無效審查決定，該決定維持權利要求全部有效。決定中對專利的創造性作了分析和論述。認為在提高報警效果的同時提高了單牙輪鉆頭的進尺（鉆進速率）和工作壽命是具有創造性的。

請求人江西宜春機械廠不服復審委的無效審查決定向北京市中級人民法院提起了無效行政訴訟，請求法院撤銷復審委作出的無效決定。北京市中級人民法院經開庭審理后作出了撤銷復審委第5537號決定的判決，一審法庭的理由為“專利復審委員會以單牙輪鉆頭與PDC鉆頭屬于不同類型為由，認為證據3和11沒有給出涉案專利權利要求1的技術啟示，其理由是不充分的”，“現有證據不能證明存在否認上述結合方式的教導和偏見”。

專利權人不服北京市中級人民法院決定向北京市高院提起上訴，請求撤銷一審判決，北京高院經審理后作出了撤消北京市第一中級人民法院（2003）一中行初字第854號行政判決。二審判決為終局判決。即涉案專利的有效性得到了最終的確認。

三、涉案專利爭議的焦點問題

涉案專利審理時上訴人與被上訴人雙方爭議的焦點主要集中在以下兩點：

其一、專利侵權是否構成，而該問題的爭議焦點又在于被控產品的鉆頭體上是否存在保徑塊技術特征。

其二、現有技術抗辯能否成立。

根據現有證據和對被控產品的分析，明顯可以認定被控產品的鉆頭體上存在有保徑塊，被控產品完全落入了涉案專利權利要求的保護范圍。基于上述情況帶來的威懾，被上訴人或被告才提出現有技術抗辯，但其提出的現有技術抗辯的依據由2～3個現有技術含糊拼湊而成，顯然不能成立。一審南昌中院判決以“被告提出的其所使用的技術與公知技術更接近”的含混的理由判定專利侵權不成立明顯屬于混淆概念。按照單獨對比的原則，現有技術抗辯不能成立。因而該案引發了針對現有技術侵權抗辯問題的一系列思考。

四、對現有技術抗辯和訴訟程序的相關問題思考

1、現有技術抗辯的立法宗旨和使用前提

現有技術抗辯本著節約程序和資源原則提出，目的是為了縮短侵權訴訟程序，盡快解決糾紛和爭議。由于專利審查的特點，在專利審查過程中，審查員不會也不可能窮盡所有的現有技術用來評價專利申請的新穎性和創造性。因此，總會存在一些不具有新穎性和創造性的技術被授予了專利權。為此，作為專利法的救濟措施，被控侵權人就會被賦予行使無效宣告制度的權利。但是專利無效程序需要較長的時間，耗時耗力。而在此過程中如果因為如果不能中止而造成侵權訴訟判決生效，則會造成無法挽回的損失。因而只要被控侵權人有證據證明其實施的技術方案或者設計方案屬于現有技術或現有設計，就能夠被直接判定為不構成侵犯專利權，從而節約時間，減少當事人的訴累，更快地解決專利糾紛。

從上述立法的出發點來說，現有技術抗辯是防止被控侵權方被專利權誤傷的一種保護手段和方式。但是，被控侵權方在使用該手段的時候需要明確其使用方式和使用時機。

如最高法解釋一和二所述，現有技術抗辯的前提是被控產品與專利的保護范圍相同或等同，在不相同也不等同的情況下，通常不能適用現有技術抗辯。這說明現有技術抗辯的前提是必須要承認專利侵權，或對專利侵權默認，其實質是侵權發生情況下對被控侵權方的一種例外免責。如果現有技術抗辯無法成立則被控侵權成立。因此，被控侵權人在使用該抗辯手段前應謹慎調查分析，以免在現有技術抗辯無法成立時處于被動狀態。

但在實務操作中，這種原則與被訴侵權人既提出被控侵權物未落入專利權保護范圍的抗辯，又提出現有技術抗辯，并且對兩種抗辯都進行舉證的事實相互矛盾。法院對此現象也并沒有嚴格遵循現有技術抗辯的前提，因而希望在后續的立法過程中能夠進一步明確使用前提，以便正本清源回歸立法宗旨。

2、提出現有技術抗辯后法院的侵權審理是否可以中止

在專利權侵權糾紛案件審理中，被訴侵權人先提出無效請求，又提出現有技術抗辯，并且對兩種抗辯都進行舉證。那么侵權訴訟受理法院收到無效請求受理通知時，在專利權無法確權的前提下，侵權受理法院是否應該中止侵權審理，還是從簡化審理程序、提高審判效率的角度考慮優先審查現有技術抗辯，法律并無明確的規定。筆者認為從立法宗旨而言，現有技術抗辯視為了提高訴訟效率，減少當事人的訴累，節省司法審判的資源，因而一旦被告提出現有技術抗辯的訴求，無論所審理案件為發明還是實用新型專利，法院在程序把握上應當堅持不中止審理，這在程序上對當事人都有利，也有利于專利的高效保護。

3、提出現有技術抗辯的同時，有無必要提起專利無效

從節約時間和司法成本的角度考慮，如果被告能通過現有技術抗辯證明不侵權，可以不提起專利無效。但實際司法過程中，被訴侵權人往往是既提出被控侵權物未落入專利權保護范圍的抗辯，又提出現有技術抗辯，還會提起無效請求，這是一種更為穩妥的方法，因為往往存在這種情況，當某個證據不能單獨作為現有技術抗辯的有利證據，但其與專利的技術方案卻十分接近，將該證據與另一個證據結合可以作為無創造性的事實而將專利無效，在這種情況下，同時提起專利無效請求似乎更為保險和有利。當然，被告應當進行適當的分析和權衡，在沒有較大把握的情況下不應隨意提起現有技術抗辯，而是先啟動請求專利無效程序更為妥當。

4、在無效程序中作為影響創造性的證據未被采納，能否作為現有技術抗辯的成立證據

現有技術抗辯應當遵循單獨對比的原則，即公知技術的全部技術特征只能包含在一份出版物所公開或一件產品所公開的技術方案中，而不能將幾個文件或產品組合拼湊成公知技術，或者將被控產品分成幾部分分別與幾項公知技術相比。這里強調的是要有“一項單獨和完整的技術方案”存在。只有當被控產品與一項單獨完整的公知技術方案完全相同或等同，公有技術抗辯才能成立。在無效階段作為無創造性的證據未被采納，是否能作為現有技術抗辯成立的證據使用？答案顯然是否定的。

在無效程序中作為否定專利創造性的證據一般為兩份或兩份以上，或者說存在兩項技術或兩項以上技術的結合，適用結合對比的原則。在多項技術結合對比都不能以無創造性為由去無效專利的情況下，將其中的一項技術以單獨對比的方式進行現有技術抗辯顯然是不能成立的。本文涉案專利中法院將兩篇對比文獻疊合作為現有技術抗辯的證據，顯然違背了單獨對比的原則。筆者認為法院在現有技術抗辯中應嚴格把控單獨對比原則，避免濫用。這對社會公眾對權利人都是一種公平。

以上疑問和分析均是筆者根據專利實務中的具體案例對現有技術抗辯的思考，也希望借此機會促進立法和執法實踐過程中對現有技術抗辯立法釋意和適用原則的進一步明確，以便更好保護專利權人權益，同時也能為科技從業者提供一個穩定可操作的參考原則，更好的促進科技創新與技術進步，維護社會公平。

參考文獻

[1]尹新天：《專利權的保護》，專利文獻出版社，2002年版;

[2]北京市高級人民法院2001年9月下發的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第102條：已有技術抗辯僅適用于等同專利侵權，不適用于相同專利侵權的情況;

[3]林建軍、楊金琪：《對已有技術抗辯的探討》，載程永順主編：《專利侵權判定實務》，法律出版社2002年版，第270-271頁;

[4]徐家力：《現有技術抗辯的司法適用順序》，暨南學報（哲學社會科學版），2017年第8期第15頁。

作者簡介：胡琳萍 1980年10月，女，漢，湖北南漳;機電部部長。職稱：專利代理師、專利管理工程師;碩士研究生;機電工程相關知識產權挖掘、專利法及相關知識產權。