《專利法》中公知常識認定和舉證

周 麗 趙新飛

國家知識產權局專利局，北京 102200

《專利法》隸屬于知識產權法律體系，隨著經濟的發展，因專利引發的糾紛數量愈來愈多。穩定的專利權有利于維護社會穩定，激發社會創新活力。在發明專利的創造性審查中，采用對比文件與公知常識結合來評價創造性是常用的方式，但是現行我國《專利法》《專利法實施細則》《專利審查指南》以及相關司法解釋中對公知常識的內涵和外延并未給出清晰、詳盡的界定［1］。在專利依據《專利法》審查的過程中，其舉證規則應與《民事訴訟法》中相關規定相適應，但《專利法》中所涉及的公知常識證據，與民事訴訟中所采用的證據也不完全相同。因此，在專利的審查實踐中，關于公知常識證據的舉證方式和時機等方面尚存在較大爭議，本文對上述問題進行了分析和交流。

一、公知常識的認定

公知常識的認定與創造性的判斷息息相關［2］，通常采用三步法評述發明申請創造性時，確定基于區別特征實際解決的技術問題后，若區別特征為公知常識，且現有技術給出了采用公知常識所述的技術手段能夠解決上述技術問題，則該技術方案具有顯而易見性，不符合《專利法》第二十二條三款規定的創造性。因此，公知常識認定的準確性和確鑿性，可影響授權案件的客觀公正。結合《專利審查指南》［3］中的規定：審查員在審查意見通知書中引用的公知常識應當是確鑿的。可知在公知常識認定時，應避免出現割裂技術特征或割裂技術手段的關聯性，片面認定公知常識的情況，應站位所屬領域技術人員，深刻理解發明申請和現有技術，善于運用法律思維，對技術方案整體把握，以聯系的、嚴謹的思維方式，準確認定公知常識。

二、公知常識證據舉證方式的選擇

《民事訴訟法》對于證據舉證的基本規則為“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明”，即“誰主張，誰舉證”，沒有證據或證據不足以證明當事人的主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。證據形式包括書證、物證、視聽資料、電子數據等。但同時，最高人民法院司法解釋中規定了六種免證事實，無需提供證據，其中包括眾所周知的事實、自然規律和定律、推定的事實、法院生效裁判所認定的事實、仲裁機關生效仲裁裁決所認定的事實、公證機關公證文書所認定的事實。

在專利實質審查和復審階段，通過專利審查員與申請人之間，以審查意見通知書和審查意見答復的方式交流，就發明的創造性取得一致性意見，確保專利審查結論的正確性，既不損害申請人的權益，也維護了社會公眾的利益。在審查實踐中，一種觀點認為，《專利法》中規定的公知常識，即最高人民法院司法解釋中規定的六種免證事實之一，因此在審查員審查過程中，對于其認定的公知常識無需提供書證等具體證據。一種觀點認為，由于專利審查員知識儲備、專業技能、對創造性判斷的認知可能存在差異，以致常常會導致公知常識的判定和處理存在分歧和偏差，進而導致公知常識的判定存在主觀性和不確定性，在不提供具體證據的情況下，可能導致錯誤的審查結論，最終影響審查案件的走向，有違《專利法》的立法宗旨。

《專利審查指南》中規定：如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據予以證明。由此可知，對于《專利法》中所認定的公知常識，不是必須提供對應的公知常識證據，即公知常識具體證據只是證明公知常識的一種方式，但不是唯一方式，也可通過說明理由的方式予以證明。公知常識證據僅用于增加公知常識的確鑿性，也就是說，公知常識不是公知常識證據的待證事實，公知常識證據欲證明的公知常識，在缺乏該證據的情況下，仍屬于客觀成立的事實。

關于公知常識證據的證據形式是否僅局限于書證，一直存在爭議。隨著我國對知識產權全鏈條保護的加強，專利法律體系的逐步完善，對于公知常識的舉證渠道在進一步拓寬，對于公知常識證據形式的內涵也會逐漸豐富，可以預期，今后在《專利法》證據舉證種類上會逐步向民事訴訟證據種類看齊，審查員對于公知常識證據舉證的難度也會進一步減小。因此，《專利法》中公知常識證據的舉證方式，需要專利審查員根據法律相關規定，結合創造性的評述，客觀分析公知常識是否需要書面或其他證據形式舉證。對于申請原始申請文件中明確記載了其解決的技術問題、效果或作用的區別技術特征，通常認為其屬于申請人認定的發明構思的關鍵技術手段，當審查員認定為公知常識時，應進行具體證據的舉證。反之，對于原始申請文件中并未記載其解決的技術問題、效果、作用或參數選擇原因的區別特征，即不直接體現發明構思的區別技術特征，審查員作為本領域技術人員認定其為公知常識，可通過說理的方式使得申請人信服。

此外，對于舉證或說理的評述的形式，雖然《專利審查指南》中采用“或”的方式表達“說理”和“舉證”之間的關系，但是說理和舉證的關系并非相互獨立的，這不意味著，審查員在已經舉證的情況下就不必說理。筆者認為指南中采用“或”是兼顧程序節約原則的一種體現，只要能證明公知常識認定的“確鑿性”即可，而說理和舉證的關系應當是相輔相成、互相配合的，舉證的方式能增加確定性，說理的方式可以使邏輯更加清晰，容易接受。對于較復雜的區別技術特征，只進行說理評述會顯得單薄，而單純進行舉證時容易出現證據不全或者技術特征零亂的情況，此時需要采用舉證和說理互相配合進行評述。無論舉證方式還是說明理由的方式都是確保技術特征認定確鑿性的手段，因為二者的目的相同，因此在需要的時候配合使用，能夠使公知常識的確鑿性更加有說服力。

三、公知常識證據舉證時機的選擇

關于公知常識證據的舉證時機，審查員在審查實踐中常規處理方式是，首先認定公知常識，在申請人對其認定的公知常識提出異議之后，審查員進行說理或舉證。

案例一（專利申請號：201610181359.2）請求保護一種九圈螺旋水道新能源汽車水冷電機機殼的鑄造工藝，其權利要求限定了：該鑄造工藝采用熱芯盒覆膜砂制芯制作九圈螺旋水道芯，砂子采用高溫焙燒砂。審查員于第一次審查意見通知書中認定“砂子采用高溫燒焙砂”為本領域公知常識。申請人意見回復中強調：本申請的創新點為砂子采用高溫燒焙砂，請審查員舉證其為何是公知常識。審查員此時進行補充檢索，于第二次審查意見通知書中舉證公知常識教科書文件，指出教科書文件中披露了解決重新確定的技術問題的上述技術手段并進行充分說理，二通后申請人對此未提出異議。

該案例中，一通審查員認定區別特征為公知常識，未提供證據。在申請人提出異議的情況下，審查員及時履行舉證責任。對于審查員基于《專利審查指南》規定所采取的上述常規處理方式無可厚非，但筆者認為，這種處理方式可能會不合理地延長專利審查周期。

案例二（申請號：CN201210554440.2）公開一種壓氣機蝸殼的制造方法，權利要求K中限定了一種應用激光數控技術直接燒結代替砂芯的塑料材質的壓氣機蝸殼的形狀，再通過常規熔模鑄造方法完成壓氣機蝸殼的澆注成型的制造方法，審查員于第一次審查意見通知書中認定，該權利要求1與最接近現有技術的區別技術特征，一為快速制造方法適用于壓氣機的蝸殼，在建模過程中需考慮鑄造收縮率，將模型按比例分別放大，二為三維建模時根據其結構將模型從中間進行一分為二的剖切，澆注前再將兩半模殼組合固定形成模具，審查員認定上述區別特征均為本領域公知常識，且對區別特征一進行公知常識的說理后，以附件形式提供了網絡文獻證據，百度文庫中一篇技術介紹類文獻“SLS（選擇性激光燒結）”，結合該證據對模型放大比例及其原理予以說理。申請人在收到第一次審查意見通知書以及公知常識文件后，放棄答復通知書。

上述案例中，審查員在第一次審查意見通知書中，在申請人未提出任何異議前即對認定的公知常識進行舉證，承擔了舉證責任。雖看似與《專利審查指南》規定所采取的常規處理不符，但在審查過程中通過提高證據意識，主動使用確鑿的證據，使得申請人更加信服。因此，若審查員能夠對申請人可能提出的涉及公知常識的異議方向進行預判，在第一次審查意見通知書中即充分提供涉及公知常識的相關證據和/或基于客觀事實進行充分說理，可增強引用公知常識的確鑿性，既可以增加審查意見說服力，也能夠提升專利案件結論的正確性，極大地縮短授權或者駁回周期，實現專利的及時保護，從源頭保證授權專利的質量，減少后續專利訴訟糾紛。同時，專利審查行為也是國家知識產權局專利局行使行政權力的行為，不管是在專利的審查實踐還是審判實踐中，證據意識的增強是必要的。通過主動提供書證的方式，可充分體現行政主體落實和履行行政法規定的高效便民、公平公正的行政法基本原則，兼顧維護申請人利益以及社會公眾利益。

此外，在專利審查實踐中，若發明的原始申請文件中并未記載某一技術特征的選擇原因、實驗數據、選擇的效果，或者記載的選擇原因和技術效果與對比文件中實質相同，也就是說申請人在原始申請文件中認為其發明構思的關鍵不在于此，審查員對此認定公知常識可以暫不舉證。因為，假使要求審查員對于申請文件中所有沒有說明選擇原因、選擇效果的技術特征，都必須在認定為公知常識后予以舉證，會大大增加審查員的工作量，降低行政效率，浪費行政資源。筆者認為，申請人對審查員認定的公知常識存在異議，主張該技術特征并非公知常識，但又不能提供證據證明該技術特征的選擇原因和預料不到的技術效果，則申請人的異議主張不成立。即對于申請人于原始申請文件中未記載選擇原因、實驗數據和能夠帶來的技術效果的技術特征，申請人異議主張其并非公知常識，應提交相關證據，否則該主張無法得到支持，應承擔一定的不利后果。

根據原始申請文件中所記載的發明點、相關實驗數據以及技術效果，來確定申請人提出異議主張時對于證據的舉證責任，具有其可行性和合理性，其原因在于，申請人作為其發明創造的本領域技術人員，更了解其發明的核心構思和創新點，具有公知常識的舉證能力；也有助于申請人準確把握其發明實質，促進專利申請撰寫質量的提高，增強申請人與審查員之間的溝通，提高行政效率，這與民訴法的證據規則中“誰主張，誰舉證”是相適應的。

四、結論

在《專利法》的審查實踐中，以事實為依據、以法律為準繩的原則貫穿始終，對于公知常識的準確認定是創造性評述結論正確的必要前提，隨著專利法律體系的逐步完善，公知常識的舉證渠道將進一步擴展。雖然具體證據并非必要條件，但在申請人針對與發明構思或創新點有關的技術特征提出異議時，審查員應承擔舉證責任。申請人提出異議，但原始申請文件中并未記載存在異議的技術特征的作用和效果時，申請人舉證支撐其自身觀點更有利于案件審查，且對于其異議主張，申請人無法提供相關證據時，應承擔一定的不利后果。在專利實審、復審審查過程中，審查員若能夠對申請人可能提出的涉及公知常識的異議方向進行預判，在申請人提出異議前提供書證等具體證據，可增強公知常識認定的確鑿性，縮短審查周期，提高行政機關的公信力。當審查員無法預判申請人異議方向和修改方向時，教科書、技術詞典等工具書記載的技術內容不是證明公知常識的唯一方式，對于申請人無異議或自認的事實，暫不舉證，有利于節約審查效能，提高行政效率。合理對公知常識進行舉證，明晰舉證時機和舉證方式，不僅有利于限制公知常識的濫用，維護專利權的穩定，更有利于公正合理保護公共利益和激勵創新。