標準必要專利若干問題與對策研究

劉立婷

上海市知識產權保護中心（上海市知識產權發展研究中心），上海 200040

2021年5月，工業和信息化部數據顯示：我國5G發展取得領先優勢，5G標準必要專利聲明數量占比超過38%，位列全球首位［1］。2021年7月，上海市浦東新區知識產權局印發關于《浦東新區科技發展基金知識產權資助專項操作細則》的通知，第二條資助內容第四點知識產權運營轉化資助規定：有關標準必要專利池建設資助，企事業單位參與國際、國家或上海市行業標準制定的，以擁有標準必要專利為核心，牽頭構建專利池，并開展市場化運營的，經審核，可給予一次性資助50萬元［2］。標準必要專利的產出，體現了專利權人在業內的核心競爭力，是高質量知識產權專業能力和業務水平的有力證明，也是上海國際化都市經濟和科技綜合實力的體現。本文將對標準必要專利進行概念介紹，列舉其若干問題并給出相應的對策和建議。

一、標準必要專利的概念

（一）標準必要專利的含義。標準必要專利是指從技術方面來說對于實施標準必不可少的專利，或者說為實施某一技術標準而必須使用的專利。業內成員為達到某一行業標準的要求必須使用標準必要專利的技術，沒有辦法通過運用其他技術上可實施的且不構成侵權的方式來規避該專利技術。

（二）標準和專利的關系。先說標準與專利結合：標準與專利都以技術為主題，兩者在推動創新成果應用、增進消費者福利、促進貿易活動和社會經濟發展的宗旨上基本是同向的。標準含有專利，并不會給其實施帶來法律和現實上的障礙，還能夠實現兩者較為良性的互動，更加有效地促進行業發展，并更好地實現它們的市場價值［3］。再說專利與標準結合：從廣泛流傳的說法“一流企業做標準，二流企業做品牌，三流企業做產品”就能看出專利與標準結合的力量。標準必要專利作為加持標準的一類特殊專利，擁有了具有強制性的獨占專利權。標準必要專利所有人也就擁有了對相關市場的超強控制力和影響正常市場競爭秩序的能力。

（三）標準必要專利的優勢和劣勢。標準必要專利的優勢是促進創新，增進效率，減少消費者的適應成本，消除國際貿易障礙。消費者使用同一種產品或者一個兼容產品，那該產品對于消費者個體來說更有價值。而相應的標準必要專利的劣勢是，標準使技術多樣性減少，會有選擇次于最好技術的標準的風險發生，而且標準必要專利通常是擁有絕對領先優勢的行業巨頭制定規則，運用標準來限制其他企業的準入，運用話語權打壓制約競爭對手，容易導致壟斷發生。

二、標準必要專利的產生和認定

（一）標準專利的產生。1.標準組織牽頭開會形成技術初稿，標準組織成員申請專利。當有新技術需求時，標準組織一般會組織成員討論是否推出普遍遵守和采用的技術成為標準，成員先獨自或者組團進行申請專利，再向會議提出技術文稿，經過多次修改形成初步文稿后，專利申請文件與標準文稿會進行首次對應關系分析和聯動。2.各方技術切磋利益博弈，技術文稿反復修改。在標準定稿之前的整個過程中，成員會在巨大利益的推動下據理力爭，爭取自己的技術文稿被標準組織接受并成為標準。在經過漫長和反復的多方會議過程中，技術文稿會經歷多次修改，專利申請與技術文稿關系分析也會相應進行若干次。3.技術文稿修改為標準定稿，與之對應的專利申請授權，標準必要專利產生。經過標準組織各成員充分博弈后，標準最終定稿。回顧各標準組織成員在整個標準討論期間提交的專利申請文件，獲得授權且組織成員認為與標準能對應上的專利，專利所有人會制作技術特征色塊對照表上傳到標準組織公開網站上進行披露。

（二）標準必要專利三個層次的認定。雖然標準組織成員在標準組織公開網站上披露了圍繞標準產出的專利，但專利與標準的對應性和其自身的穩定性并不確定，可以分為三個層次認定。1.自我認定。如果專利權人不向業內其他企業收取許可費，披露的標準必要專利就大致處于自我認定和自娛自樂的狀態，并沒有多少人理會。2.第三方認定。標準必要專利所有人自己或者委托專利許可公司向業內其他企業收許可費時，被收取費用方或者專利許可公司就會進行專利與標準文稿對應關系分析，來確認主張權利的專利與標準是否對應，如果確認對應，專利權人或者受委托的專利許可公司就會與專利權使用方就許可費問題進行談判。3.法院認定。如果確實有企業使用了標準必要專利卻拒絕支付費用，無法通過談判解決專利許可費問題，只能尋求到法院訴訟的救濟手段。經過訴訟程序認定的標準必要專利，可以算是最高層次的認定，不需要再找侵權證據，因為按照標準進入市場就必然使用了標準必要專利，需要繳納專利許可費。

三、標準必要專利相關若干問題

（一）授權專利產出成本高且與定稿標準對應難度大。經過多輪利益博弈和技術碰撞，標準終于不再修改，再回顧之前的專利申請，卻大部分以作廢收場。辛辛苦苦幾年時間過去，標準本身可能由于技術上更好選擇的出現、市場需求發生變化等而荒廢或者改變；專利申請經過幾輪答復和修改，有的申請被駁回，有的申請在答復過程中不斷縮小保護范圍，即使獲得授權也修改得與標準不再對應。所以圍繞標準所做的多件專利申請布局，授權的是少數，在少數中可以對應標準的也不多。另外，被申請人認定有成為標準必要專利潛質的重點跟進的申請，在PCT申請進國家階段時會選擇產品市場占有率高和有市場前景的多個國家，這就意味著一件專利會產生高昂的代理費和官費。如果說產生與標準對應的專利具有偶然性，而在這個過程中，必然的就是付出大量人力物力財力和時間成本。

（二）標準必要專利發明人專業水平要求高。產出標準必要專利，對于發明人學歷、工作經驗和專業水平要求非常高。標準部研究員的學歷基本是頂級學府相應專業博士畢業起步，不然研究能力很難達到國內和國際競爭背景下的標準預研水平。技術門檻之高給專利代理人撰寫專利申請文件時理解技術交底書帶來巨大難度，并不可避免產生發明人和代理人之間的理解障礙，影響溝通效率和專利申請文件撰寫水平。所以比起讓專利代理人提高技術水平，不如讓發明人理解專利申請文件撰寫更現實和有效，所以標準部研究員學習《專利審查指南》《專利法詳解》等書籍成了在崗繼續深造的必需。另外，在標準國際化的大背景下，標準文件多使用英語，進一步增加了技術理解難度，除了專業技術本身，專業英語水平也要過硬才能更加勝任標準必要專利產出和復核PCT進國家文檔的翻譯任務。

（三）由標準必要專利引起的訴訟涉及問題復雜。由于通信領域市場全球化程度高、技術難度極大且獨占性強等特點，絕大部分標準必要專利訴訟都集中在通信領域。標準必要專利經常用于業內實力相當的競爭對手之間進行交叉許可，和實力較強方對技術實力較弱的對手收取許可費用。標準必要專利權人基本都是具備雄厚經濟技術實力的業內巨頭，前期談判不成后發起訴訟，往往都準備充分來勢洶洶，涉及訴訟市場價值巨大。前幾年我國兩大通信企業被訴后，由標準必要專利引起的反壟斷問題在學術界、實務界都展開了激烈的討論。反壟斷法、合同法和專利法在標準必要專利許可這一問題上，規定較為模糊欠缺實際操作性，而且在國際化競爭的大背景下，規制的主體范圍仍然顯得不夠寬廣。FRAND原則實際操作中存在困難，各家公司企業嚴防死守許可費率，許可協議的訴訟證據難以獲得［4］。企業之間涉及到復雜的商務談判，各種作為籌碼的利益交換是否計入許可費計算基礎等具體問題使原則難以實施。

四、對策及建議

（一）政策制定者了解企業需求并提供相應的制度供給。1.基本處于成熟自治的運行狀態的標準組織產出標準必要專利，組織成員對制度最大的需求往往是快速審查和快速確權。專利申請人希望盡快收到審查意見通知書，以便根據審查員檢索結果初步確定專利申請的授權前景，并以此作為判斷是否進一步進行國際申請的重要依據。現在上海市對特定領域創新性強、信譽良好的企業開放高速審查綠色通道，極大程度上壓縮了專利審查周期，縮短了申請授權時間，使審查結果更加精確和及時。企業根據審查意見通知書的檢索結果，若國內專利申請因為新穎性或者創造性上的明顯問題不能授權，可以放棄PCT進國家以避免大量不必要的經費支出，若審查意見傾向于有授權前景，申請人可進一步評估后進行國際專利申請布局。2.對于還沒有形成市場規模類型的新興組織，建議政府發揮引導作用，不斷完善制度環境，搭建服務平臺為標準必要專利產出提供土壤和環境，在政策扶持上精準發力，圍繞標準必要專利開展宣傳和培訓等，并可以嘗試在創新企業孵化項目中嵌入的知識產權配套政策中加入專利與標準結合的相關內容，給一些初具規模、專利保護意識良好的高新企業組織以啟發和引導，幫助其了解標準必要專利的重要價值，加強產出標準必要專利的意識。

（二）企業自身做好規劃并加強復合型專利從業人員培養。1.標準必要專利對應的技術方向眾多，實力相對有限的標準組織成員可以集中優勢資源、提前做好規劃，針對幾個自身擅長的方向進行深度研究和挖掘，爭取更加準確地預判，以提高競爭力并減少人力財力等創新資源的浪費。2.提升專利代理機構和企業內部知識產權部門對接標準部的服務能力，從專業角度做好與研發人員的溝通、技術方案完整性的提醒和實施例擴展的引導等工作，從權利要求布局、說明書實施例等方面全面提升專利申請文件撰寫質量，將高水平、高技術含量的技術方案撰寫成高質量專利申請文件，為授權過程中答復審查意見的修改留足余量，并為后續可能發生的專利許可和專利訴訟打好基礎。3.知識產權部門和標準部門做好資源整合與交流合作，從市場和戰略層面做好標準必要專利的國內外申請布局，并對標準必要專利產出和運營的全過程，包括方案完善、專利撰寫、答復修改、狀態跟蹤，到授權后的標準對照和后期專利維護工作做最大限度的質量把控。對于要進行許可或訴訟的標準必要專利，知識產權部門和標準部門要組成專家組對涉案專利進行全流程專業技術支持。

（三）在實踐中提升應對能力增強綜合實力。1.利用好標準必要專利持有方應盡的義務。首先是被廣泛應用的公平、合理、不歧視的FRAND原則。將專利寫進標準勢必會加強其壟斷性，所以為尋求專利保護和公共使用目的進行技術標準化二者之間的平衡，FRAND原則如影隨形，一直作為標準必要專利的重要制約手段。普通許可可以針對不同的被許可人，提出不同的許可條件。而在FRAND原則下，標準必要專利權利人在專利納入標準化體系之時就被要求遵循原則，對相關標準實施者一視同仁。FRAND原則是弱勢企業與標準必要專利權人對抗的武器，權利人由于違反FRAND原則而受到反壟斷指控的案件層出不窮，業內巨頭因此被判罰從而保護了相對公平的國際競爭環境，為弱勢企業爭取了存活和發展的機會。另外，標準必要專利產生過程中，權利人需要在標準組織規定的網站用制作成色塊對照表的形式，向其他會員說明圍繞技術文稿產出了多少專利。如果權利人有所隱瞞故意放水養魚進行專利伏擊，等待市場擴大后主張權利，會被認為是競爭濫用的一種形式，權利人就違反了披露義務需要承擔不利后果。2.借鑒在先經驗。在標準必要專利權壟斷行為造成的知識產權制度利益失衡，正常市場經濟制度遭到破壞的不利后果方面，歐盟和美國有在先的經歷，歐盟的競爭法和美國的反托拉斯法體現了對這種壟斷行為處理的基本態度和解決路徑［5］。為了能更加有效地應對國際貿易和競爭中由標準必要專利引起的壟斷行為，可以積極研究和借鑒其相關立法，并根據實際情況和政策需要，探索一些新思路和思考角度，完善細化標準必要專利壟斷行為的規制辦法。

總之，在科技行業國際化激烈競爭的大背景下，來自各方面的攻擊無法避免，標準必要專利多次以強勢姿態對我方形成強大的技術壁壘，而我方也在殘酷的商業競爭中吸取國外科技優勢企業經驗和增強自身實力，并在不斷參與國際標準組織，提升話語權，創造和積累自己的標準必要專利，腳踏實地為行業和國家的科技硬實力奠定堅實基礎。