談在先使用商標(biāo)的“有一定影響”

□文/ 董姝麗

（天津大學(xué)法學(xué)院 天津）

［提要］《商標(biāo)法》保護(hù)“有一定影響力”的在先使用商標(biāo)。這類商標(biāo)雖然未經(jīng)注冊，但是在經(jīng)營活動(dòng)中已經(jīng)為一定公眾所知悉，具有相應(yīng)的影響力。但是，對于“一定影響”的判斷缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因而在實(shí)踐中存在許多爭議。理清“一定影響”的含義和標(biāo)準(zhǔn)對我國商標(biāo)的保護(hù)和發(fā)展具有重要意義。

我國的商標(biāo)采取商標(biāo)注冊，但是也存在很多商標(biāo)未經(jīng)注冊已經(jīng)在先使用并產(chǎn)生一定的市場影響力。這類商標(biāo)雖然未經(jīng)注冊，但已經(jīng)進(jìn)入市場實(shí)際使用，并產(chǎn)生相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)效益，因此其使用人也擁有一定的權(quán)利。基于對在先使用商標(biāo)權(quán)利人和市場秩序的保護(hù)，我國商標(biāo)法對在先使用商標(biāo)的權(quán)利保護(hù)進(jìn)行相應(yīng)的規(guī)定。我國《商標(biāo)法》第59 條第3 款明確規(guī)定對于在先使用商標(biāo)的保護(hù)，但該保護(hù)也限于在先使用的商標(biāo)具有一定的影響。而對于“有一定影響”的具體判斷標(biāo)準(zhǔn)，《商標(biāo)法》并沒有明確的規(guī)定。

從商標(biāo)的含義來說，商標(biāo)是快速分辨所需商品的標(biāo)記，也是商品質(zhì)量的保證。對企業(yè)來說，商標(biāo)不僅僅是簡單的文字、圖形，它是企業(yè)商業(yè)信譽(yù)的承載，代表著企業(yè)的可信賴程度，商標(biāo)的保護(hù)價(jià)值也體現(xiàn)在這里。商標(biāo)作為商業(yè)符號的一種，其價(jià)值仍源于在經(jīng)營活動(dòng)中的實(shí)際使用，只有經(jīng)過實(shí)際使用才可能發(fā)揮標(biāo)識功能。商標(biāo)的價(jià)值歸根結(jié)底來源于企業(yè)運(yùn)營中積累的信譽(yù)。因此，商標(biāo)能否受到保護(hù)，除了考慮是否已經(jīng)注冊外，更應(yīng)當(dāng)考慮是否已經(jīng)承載了某一企業(yè)的市場信譽(yù)。只要一個(gè)商標(biāo)已經(jīng)承載了一定的信譽(yù)，那么這個(gè)商標(biāo)就已存在保護(hù)的正當(dāng)性，商標(biāo)注冊人不能剝奪商標(biāo)在先使用人經(jīng)過正當(dāng)、合法的投資和使用。因產(chǎn)生的商譽(yù)和利益而享有先用權(quán)的本質(zhì)目的在于保護(hù)已經(jīng)存在的“市場先行利益和市場信用”。同時(shí)，如果商標(biāo)只要經(jīng)過使用就能獲得保護(hù)，那么將會(huì)嚴(yán)重加劇商標(biāo)保護(hù)的難度，同時(shí)對于后來的商標(biāo)注冊人來說也極為不公，商標(biāo)注冊制度形同虛設(shè)。因此，對于在先使用商標(biāo)的保護(hù)附加一定的限制是必要的。“一定影響”這一條件存在是有其必要性的。

一、在先使用商標(biāo)的“使用”

在先使用商標(biāo)不論其是否具有一定影響，首先必須符合《商標(biāo)法》關(guān)于商標(biāo)使用的規(guī)定。《商標(biāo)法》中對商標(biāo)使用的規(guī)定既包括形式上的商標(biāo)使用行為，也包括實(shí)質(zhì)上構(gòu)成用于識別商品來源的行為。而即使構(gòu)成形式上的使用，如果在實(shí)質(zhì)上并未起到來源識別功能的話，也不能作為商標(biāo)使用處理。而存在爭議的是商標(biāo)在先使用人的出口行為是否符合商標(biāo)的使用。有學(xué)者認(rèn)為商標(biāo)在先使用行為必須發(fā)生在我國境內(nèi)，且定牌加工出口并不滿足在先使用中商標(biāo)性使用的要求。雖然在司法實(shí)踐中并未發(fā)生未注冊商標(biāo)商品出口的實(shí)例，但是我們可以類比注冊商標(biāo)的出口行為。

《商標(biāo)法》第49 條規(guī)定了商標(biāo)使用維持制度，即連續(xù)三年未被使用的商標(biāo)可以被撤銷，能夠產(chǎn)生維持注冊商標(biāo)專用權(quán)效力的使用必須是在我國境內(nèi)的使用行為，至于在我國境內(nèi)怎么使用，是在正規(guī)的市場上銷售，還是在夜市或不定地點(diǎn)叫賣，都不會(huì)影響使用的效力。但是，目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展使我國產(chǎn)生了許多“出口型”企業(yè)，這部分企業(yè)的商標(biāo)使用如何界定？2018 年，最高人民法院再審“定牌加工‘USAPRO’商標(biāo)”爭議案，裁定視出口為“合理使用”。如果商標(biāo)因3 年未使用被撤銷，該商標(biāo)在國內(nèi)被其他主體注冊的話，其產(chǎn)品就可能因商標(biāo)侵權(quán)在國內(nèi)被海關(guān)提前扣留，這顯然不利于越來越多外向型企業(yè)走出國門、開拓全球市場。而眾所周知，出口、投資、消費(fèi)是拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車，因商標(biāo)撤銷導(dǎo)致出口經(jīng)濟(jì)受損既不符合我國企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，也不利于社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。其次，依據(jù)《商標(biāo)注冊馬德里協(xié)定》第6 條規(guī)定的國際注冊的“中心打擊”原則，即“在5 年期間內(nèi)，如國際注冊的申請人在原國內(nèi)的申請?jiān)獾劫|(zhì)疑并在此后失去效力，不管是整體還是部分而言，其根據(jù)馬德里協(xié)定獲得的保護(hù)在所有的其他國家也就失去效力”。也就是說，一旦我國不承認(rèn)我國出口型企業(yè)的商標(biāo)使用，該商標(biāo)在其他國家也會(huì)隨之失去效力，這對我國的出口貿(mào)易會(huì)造成巨大的打擊。因而，即使是為了保護(hù)我國出口型企業(yè)的正常經(jīng)營，維護(hù)我國出口貿(mào)易的正常發(fā)展，也應(yīng)當(dāng)將出口視為合理使用。

這其實(shí)是對地域性的一種合理突破。不僅我國，其他國家的商標(biāo)法也靈活突破使用的地域性要求，將商標(biāo)產(chǎn)品出口境外的行為也包括在了有效的使用范圍之內(nèi)。典型者如《法國知識產(chǎn)權(quán)法典》第L.71－5 條第2 款（c）項(xiàng)、《英國商標(biāo)法》第46 條之（2）和《意大利商標(biāo)法》第42 條之（2）的規(guī)定。而早在2011 年，保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)國際聯(lián)合會(huì)（AIPPI）于印度海德拉巴德召開的“為維持注冊保護(hù)的商標(biāo)真實(shí)的使用要求”國際大會(huì)上，與會(huì)者也達(dá)成一致意見，認(rèn)為“僅為出口目的的商品制造行為，也被認(rèn)為是對所貼附商標(biāo)的真實(shí)商業(yè)使用行為”。當(dāng)然，外向型企業(yè)將商標(biāo)產(chǎn)品出口到境外的行為也被“視為”商標(biāo)使用行為完全是基于一國國家利益和公共政策所做的制度安排，并非商標(biāo)使用效力的常態(tài)。對注冊商標(biāo)來說，出口被視為合理使用從而得以維持商標(biāo)的注冊。那么，將出口視為未注冊商標(biāo)的使用也是存在其合理性的。

二、“影響”產(chǎn)生的時(shí)間

目前《商標(biāo)法》對于在先使用商標(biāo)的規(guī)定比較籠統(tǒng)，因此在影響力產(chǎn)生的時(shí)間方面存在一定的爭議。對于這一時(shí)間點(diǎn)主要存在三種觀點(diǎn)：一是商標(biāo)的申請注冊日；二是商標(biāo)注冊日；三是注冊商標(biāo)的實(shí)際使用時(shí)間。由于缺乏統(tǒng)一的定論，因此在實(shí)際的司法判決中，不同的法院采取的時(shí)間點(diǎn)也有所差異。例如在康美達(dá)公司商標(biāo)侵權(quán)案中，法院認(rèn)為商標(biāo)批準(zhǔn)注冊的時(shí)間是在先使用商標(biāo)影響產(chǎn)生的時(shí)間。而在北京紅爐磨坊公司商標(biāo)侵權(quán)案中，法院認(rèn)為“有一定影響”產(chǎn)生的時(shí)間應(yīng)在商標(biāo)申請日前。通過對相關(guān)案件的了解，在司法實(shí)踐中更多的法院將商標(biāo)的申請注冊日作為在先使用商標(biāo)具有“一定影響力”的時(shí)間起點(diǎn)，即在先使用商標(biāo)必須要在商標(biāo)被申請注冊之前就具有一定范圍內(nèi)的影響力。將商標(biāo)申請注冊日作為判斷在先使用商標(biāo)是否具有一定影響的時(shí)間點(diǎn)是一種合理的判斷方式。

但是不能忽視一種情況，即注冊商標(biāo)可能在注冊以前就已經(jīng)提前使用了。如果在先使用的時(shí)間晚于商標(biāo)注冊人使用的時(shí)間，這種情況中商標(biāo)注冊人才是真正的在先使用人。是否在先使用人的抗辯權(quán)就當(dāng)然的不成立？答案是否定的。實(shí)踐中，在先使用人完全不知曉商標(biāo)注冊人的使用情況而使用了相同或近似的商標(biāo)，并形成“一定影響”，仍然成立在先使用抗辯。也就是說，在先使用人并不知道商標(biāo)注冊人在使用商標(biāo)，而善意的持續(xù)的使用商標(biāo)進(jìn)行經(jīng)營并在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊以前形成一定的影響力，那么在先使用人仍然可以享有相應(yīng)的權(quán)利。

三、“有一定影響”的地域范圍

在影響力的地域范圍上也存在相應(yīng)的爭議。依據(jù)《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第33 條可以得出該影響力應(yīng)當(dāng)是在我國境內(nèi)，也就說在先使用商標(biāo)應(yīng)是在國內(nèi)使用，且被我國消費(fèi)者知曉。而對于純粹出口的在先使用商標(biāo)來說，它的受眾群體是域外消費(fèi)者，很難在我國領(lǐng)域內(nèi)形成影響力，因而在實(shí)際中排除了適用關(guān)于在先使用商標(biāo)的保護(hù)條款。具體到我國領(lǐng)域內(nèi)的影響范圍，相關(guān)法律并沒有明確的規(guī)定。《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定了對于在先使用商標(biāo)“有一定影響”的認(rèn)定所要提交的材料，有關(guān)地域范圍規(guī)定為“該商標(biāo)所示的商品/服務(wù)的銷售范圍、銷售量、銷售渠道、方式、市場份額等相關(guān)資料”，并未明確規(guī)定范圍的界限。在司法實(shí)踐中，對于地域范圍的認(rèn)定，法院一般是根據(jù)在先使用商標(biāo)權(quán)人所提交的相關(guān)證據(jù)材料，例如區(qū)域范圍內(nèi)媒體的報(bào)道、行政機(jī)關(guān)出具的證明或者行業(yè)自律組織頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng)等，形成一套完整的證據(jù)鏈，用來證明商標(biāo)在地域內(nèi)的影響力。而對于區(qū)域范圍的具體界定則完全依照法官的自身理解，可能認(rèn)定為影響的范圍是一個(gè)縣，即商標(biāo)只要在縣城內(nèi)為相關(guān)公眾所知曉即可；也有可能是一個(gè)省或者直轄市，即商標(biāo)需要在整個(gè)省或者直轄市的范圍內(nèi)為公眾所知曉。

除此之外，在先使用商標(biāo)的影響力是否需要商標(biāo)在該區(qū)域內(nèi)實(shí)際使用，只要商標(biāo)為該區(qū)域公眾所知曉即可認(rèn)定為在該區(qū)域內(nèi)具有影響力，還是不僅需要該商標(biāo)為該區(qū)域公眾所知曉還需要商標(biāo)在區(qū)域內(nèi)的實(shí)際使用。對于這個(gè)問題，司法實(shí)踐一般采用的是影響力的覆蓋范圍，而不需要商標(biāo)的實(shí)地使用。

四、網(wǎng)絡(luò)銷售時(shí)商標(biāo)影響力的判斷

目前，由于購物渠道的多樣化，相關(guān)公眾可以通過網(wǎng)絡(luò)知曉某一商標(biāo)并購買使用該商標(biāo)的相關(guān)商品或服務(wù)。此時(shí)，對于該商標(biāo)的影響又該如何界定？對于這種網(wǎng)絡(luò)的商品或服務(wù)，很明顯無法通過地域范圍來界定，此時(shí)就需要一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)來對商標(biāo)的影響力進(jìn)行衡量。按照網(wǎng)絡(luò)銷售的一般情形來說，無論是通過何種網(wǎng)站銷售，都會(huì)有店鋪粉絲數(shù)以及月銷售額度的存在來證明其受眾范圍。因此，就網(wǎng)絡(luò)銷售的商品可以通過衡量這兩個(gè)指數(shù)或者其他的相關(guān)數(shù)據(jù)來確定商品或服務(wù)的受眾范圍，從而確定相應(yīng)商標(biāo)的影響范圍。上海知識產(chǎn)權(quán)法院判決的“魔都夏日祭”案就是按照商標(biāo)在先使用人的粉絲數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù)對在先使用商標(biāo)的影響力進(jìn)行判斷的，這也證明了通過粉絲數(shù)量等相關(guān)數(shù)據(jù)證明商標(biāo)影響力的可行性。

五、對“影響”的性質(zhì)分析

對于“有一定影響”的理解，除了在影響的產(chǎn)生時(shí)間和影響區(qū)域上有異議之外，“影響”一詞本身也是一個(gè)值得探討的問題。一般所理解的“有一定影響”都局限在好的影響之中，這只是一種理想化的狀態(tài)。而在實(shí)踐中在先使用商標(biāo)所產(chǎn)生的不僅僅是有益的影響，同樣可能會(huì)產(chǎn)生不好的影響。也就是說，如果他人已經(jīng)在先使用了商標(biāo)，并在長期的經(jīng)營中產(chǎn)生了一定的影響，但是該商標(biāo)所代表的商品是屬于被法律禁止在市場中銷售或者流通的商品，那么該未注冊商標(biāo)的在先使用人是否可以“在先使用并有一定影響的商標(biāo)”來排除注冊商標(biāo)專用權(quán)人的權(quán)益。非法商品在長期經(jīng)營中產(chǎn)生的影響力是否可以被按照在先使用商標(biāo)“有一定影響”條款所接納，非法商品能否得到商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)？

在最高院審理的“捕魚達(dá)人”商標(biāo)案中，爭議雙方曾就這個(gè)問題進(jìn)行過討論，商標(biāo)注冊方波克公司主張商標(biāo)的在先適用方希力公司的產(chǎn)品是專用的賭博機(jī)工具。而賭博機(jī)不是商標(biāo)法意義上的商品，因此不能成為商標(biāo)使用的對象。基于這種推斷，波克公司不存在搶注“商標(biāo)”的可能性。此外，如果將賭博機(jī)作為商標(biāo)法意義上的商品對待，認(rèn)可希力公司在賭博機(jī)上的“商標(biāo)使用”，并基于這種在先使用產(chǎn)生了他人在正當(dāng)商品、服務(wù)上注冊商標(biāo)的“權(quán)利”，不僅不符合商標(biāo)法的本意，也違背了人民法院的基本理念和價(jià)值取向。而商標(biāo)的在先使用方希力公司認(rèn)為商品的性質(zhì)與商標(biāo)的使用無關(guān)，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第23 條關(guān)于“一定影響”的規(guī)定并未限定影響的性質(zhì)。在這個(gè)案件中，法院認(rèn)為在先使用商標(biāo)并未形成一定的影響力，所以并未對在先使用商標(biāo)的性質(zhì)進(jìn)行過多的討論，因而對于使用商標(biāo)的商品性質(zhì)是否影響在先商標(biāo)的權(quán)利也沒有給出明確的答案。但是，這個(gè)案件也引起了公眾對于影響性質(zhì)的討論。對于這個(gè)問題，主流觀點(diǎn)有兩種。一種觀點(diǎn)是按照《商標(biāo)法》第10 條有關(guān)不得作為商標(biāo)使用的規(guī)定第（八）項(xiàng)有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的不得作為商標(biāo)使用，從而排除此類商品所使用的商標(biāo)的相關(guān)權(quán)利；另一種觀點(diǎn)認(rèn)為商品本身雖然為其他法律所禁止，但并不代表該商品的商標(biāo)也同樣被商標(biāo)法所禁止，就像被禁止出版的作品，依然享有著作權(quán)。從商標(biāo)法本身的規(guī)定來說，第八條的禁止條款所規(guī)定的是商標(biāo)本身，而不是商標(biāo)所代表的商品，因而在商標(biāo)法中并沒有任何條款對經(jīng)營非法商品的不良影響予以排除在“一定影響”之外，因此不能排除商標(biāo)法的適用。但是，經(jīng)營非法商品的行為違背了公序良俗，損害了社會(huì)公共利益，而我國所有的法律都是為保護(hù)公民的合法權(quán)益服務(wù)的，所以對于這種會(huì)造成他人合法利益損害的行為，并不在我國法律的保護(hù)范圍之內(nèi)，因而商標(biāo)法當(dāng)然也不能對這種通過非法經(jīng)營而獲得的商譽(yù)進(jìn)行保護(hù)。

綜上，對于商標(biāo)權(quán)人來說，商標(biāo)的不確定性將直接影響其企業(yè)發(fā)展。而導(dǎo)致商標(biāo)不確定原因之一就是由于法律規(guī)定的模糊性，“法律的權(quán)威有賴于法律適用的準(zhǔn)確”，相同情況相同處理，才能維持法律的權(quán)威。對于法律規(guī)定不清的地方，需要有相關(guān)的法律解釋，對法律的內(nèi)涵和適用進(jìn)行解釋，減少一條法律多種理解的情形。明確達(dá)到“有一定影響”應(yīng)具備的影響范圍。當(dāng)然，對于不同種類、不同知名度的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理區(qū)分，而不能對所有商標(biāo)劃定相同的使用標(biāo)準(zhǔn)，比如對于一般的餐飲類商標(biāo)可以劃定為在地級縣內(nèi)具有影響力等。

當(dāng)然，法律不是萬能的，法律的修改和法律的解釋也不是隨意可以發(fā)生的。更重要的是司法審判也不能完全刻板地套用法律規(guī)定。法官對于法律不能只是盲目的服從，而應(yīng)是一種有思考的服從。不能要求法官單純邏輯地適用概念，而是要對其進(jìn)行利益評價(jià)，從而形成考慮到法律之精神與意義的判決。也就是說，在法律規(guī)定尚不明確存在有歧義時(shí)，法官應(yīng)綜合考慮先使用商標(biāo)的受眾群體、影響范圍、宣傳效果、銷售模式以及行業(yè)榮譽(yù)等各個(gè)方面，確定在先使用商標(biāo)的影響力，并充分考慮商標(biāo)在先使用人和商標(biāo)注冊人之間的權(quán)利平衡。