涉外定牌加工中商標貼附行為的法律性質

徐浩程

沈陽工業大學，遼寧 沈陽 110870

涉外定牌加工是指境外注冊商標權人選擇授權某一國的國內企業代工生產貼附有境外注冊商標的產品，在生產完成后將該產品運往境外注冊商標人所在國進行銷售的商業模式。在該模式中，境外注冊商標與境內注冊商標存在相同或相似的可能性，且境外注冊商標的貼附行為發生的國內，貼附的產品亦存在相同或相似的可能性，由此引發了諸多境內商標注冊權人與境內代加工企業之間的侵害商標權糾紛案件。由于涉外定牌加工的特殊性，實務界和理論界對是否侵權的爭論一直存在。

一、涉外定牌加工商標侵權判定之爭

2001 年“某克運動品牌滑雪夾克案”（以下簡稱“滑雪夾克案”）被視為涉外定牌加工商標糾紛第一案。該時期的《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）并未就商標法意義上的商標使用進行規定，即并不要求商標的使用發揮識別商品來源的功能。該案中法院并不以商標是否發揮識別商品來源作用為標準，而是以貼附行為符合商標性使用的行為外觀，即符合形式意義上商標的使用進而認定代工者構成侵權。此種裁判觀點引發了理論界的巨大爭議，在2013 年《商標法》第三次修訂背景下，法院對該類案件的判決依據逐漸轉變到商標性使用的實質要件判斷上，傾向認為涉外定牌加工中商標的貼附行為不會在境內發揮識別商品來源的功能，不符合商標性使用的實質性要求，以此為依據認定代工者不構成商標侵權。2019 年，“某田摩托車生產廠商涉外定牌加工案”（以下簡稱“摩托車案”）中，最高人民法院在判決說理部分對商標性使用的實質構成要件作出了進一步解釋，認為商標識別商品來源功能的發揮包括實際發生與可能發生兩類情況，代工者商標貼附行為具有識別商品來源的可能性，應屬于商標性使用。

最高法意在通過摩托車案糾正涉外定牌加工類案件不侵犯商標權的裁判現狀，即涉外定牌加工類商標侵權案件應當去表窺里，是否構成侵權不受涉外定牌加工表象所左右，而應回歸到商標侵權一般規則中去。在審判決說理部分，最高法也秉持了商標侵權認定的一般規則，首先對摩托車商標貼附行為進行定性，在認定其構成商標性使用的基礎上，通過對相關公眾范圍的重新界定，進而認定其存在混淆可能性，最終判定代工者構成侵權。可以看出，解決涉外定牌加工類案件侵權與否的關鍵，在于對涉外定牌加工中商標貼附行為的本質特征及法律屬性的具體認定，而非對涉外定牌加工這種特殊商業模式侵權與否的法律判斷。

二、涉外定牌加工侵權判定要點問題

從近二十年來涉外定牌加工侵害商標權糾紛案件的梳理可以總結出司法機關對侵權判定的要點主要經歷了四次變化。

（一）滑雪夾克案判定要點

在滑雪夾克案中，深圳市中級人民法院基于《商標法》（1993 年修訂版），認為該案中商標貼附行為滿足商標性使用的形式要件，應認定為商標性使用，并以此判定商標侵權成立。［1］2013 年第三次修正前的《商標法》并未將“用于識別商品或服務來源”規定為商標性使用行為的實質性構成要件，故僅從形式要件對商標性使用的判定模式因法律修改而不再適用，故本文不再將其作為討論對象。

（二）某環掛鎖案判定要點

在某環掛鎖再審案中，最高法將2013 年《商標法》關于“識別商品來源”的規定視為對2002年《中華人民共和國商標法實施條例》中商標使用規定的解讀，并基于商標識別商品來源功能的前提是產品處于商業流通環節才有實現其功能的可能性，被告將代工產品全部銷往海外，在境內不具有發揮識別商品來源的可能，由此認定不構成商標性使用。本案裁判要點中對商標性使用認定由形式要件轉變到實質要件上，但在認定邏輯方面存在缺陷。識別商品來源功能是商標性使用的實質要件，對商標侵權案件的裁判均以是否構成商標性使用為邏輯起點，在此基礎上再對混淆可能性進行判定。本案判決說理部分，以案涉產品全部銷往海外為由認定在境內不發生識別商品來源功能，實際上將混淆可能性作為邏輯起點，以此推出非商標性使用的結論，在邏輯上存在本末倒置的缺陷。

（三）某風柴油機案判定要點

某風柴油機案（以下簡稱“柴油機案”）中，最高人民法院在判決中梳理了商標識別商品來源功能與混淆可能性之間的關系，即代工產品在境內不發生識別商品來源功能，不具有對商品來源產生混淆的可能。此外，代工者已盡合理注意義務，未給商標權人造成實質性損害，不構成商標侵權。該案中，混淆可能性是否可以作為涉外定牌加工商標侵權構成要件有待商榷。根據現行《商標法》第五十七條第一項規定的侵權認定中，并未考慮是否存在混淆可能性，只需滿足商標性使用要件即構成侵權。只有在相同產品相似商標、相似產品相同或相似商標類案件中，才需考慮有無混淆可能性問題。由此可見，混淆可能性要件在商標侵權案件中并不具有普適性。此外，混淆可能性是基于商標性使用的結果進行判斷，在判斷上有著嚴格的順序限制。

（四）摩托車案判定要點

摩托車案中，最高人民法院的判定依據是在商標性使用和混淆可能的一般商標侵權認定模式下，對商標性使用的實質要件和相關公眾的范圍重新解讀，以此認定該案中商標貼附行為屬于商標性使用，涉案商標可能導致相關公眾混淆，代工者構成商標侵權。［2］通過梳理，本案的侵權判定要點主要包括：一是對商標性使用實質要件的重新解讀，即商標使用不要求實際發揮識別商品來源之功能，只要符合形式要件且具有識別商品來源的可能性就屬于商標性使用；二是對相關公眾范圍的重新界定，認定運輸者、赴海外的中國游客、案涉商品回流國內市場的相關消費者，存在接觸案涉商品而產生混淆的可能。該案的判定要點著重于對商標性使用實質要件的解讀，識別商品來源效果由實際發生標準轉變為可能發生標準，在認定商標性使用的前提下再對混淆可能性進行判斷。該案中對商標性使用實質要件的解釋，一定程度上造成了商標保護范圍的擴張，對相關公眾范圍的界定，也存在違背商標地域性原則之嫌。

從司法機關對涉外定牌加工商標侵權判定要點的四次變化可以看出，對商標性使用的認定標準，經歷了形式符合標準到形式和實質雙符合標準的轉變。

三、涉外定牌加工貼附行為與商標性使用

現行《商標法》對商標性使用規定的前半部分屬于形式要件，后半部分屬于實質要件，導致涉外定牌加工商標侵權案件不同裁判主要源于對實質要件的不同理解。

（一）商標性使用的形式要件與實質要件

商標性使用的構成要件規定在《商標法》第四十八條中，既包括在形式上要求滿足商標使用的各類行為，同時要在實質上滿足用于識別來源之功能。在商標侵權認定過程中，因商標使用行為外觀具有客觀性，對商標性使用形式要件進行判斷易于操作，但商標性使用的實質要件具有一定的抽象性，在認定上存在一定難度。理論界在實質要件的理解上存在不同主張，有學者認為，商標使用符合商標性使用的形式要件，但實際上未發生商標性使用所意圖達到的識別效果，不能以可能發生的效果作為商標性使用的判斷標準，否則將不當擴大商標性使用的范圍進而不當擴大商標侵權范圍。亦有學者認為，用于識別商品來源既包括形式上的使用商標行為實際上產生的識別來源作用，也包括可能發揮的來源識別作用。［3］持此理論的學者更多的是基于商標侵權認定中應當對識別商品來源功能在解釋論上作弱化處理的考慮。

筆者認為，對商標性使用實質性要件的理解應符合一致性要求。就商標維持而言，嚴格對商標性使用的實質要件進行解釋，即要求實際發生識別商品來源作用，有利于規制商標權人為維持商標而象征性使用商標的行為。就商標侵權認定而言，商標專用權并非絕對的排他權，不能排斥他人對商標標志的符號性使用行為。其理論基礎在于符號性使用并不會破壞商標的信息傳遞和商譽展示功能，因而應排除在商標侵權之外。同理，涉外定牌加工中商標貼附行為在境內未實際發揮識別來源功能意味著未產生損害，應屬于符號性使用行為，不能通過對商標性使用實質要件做擴大解釋，生硬地將識別來源的可能作為貼附行為符合商標性使用的理論依據。因此，將商標性使用實質要件認定為實際發揮識別商品來源功能更為妥帖。

（二）涉外定牌加工商標貼附行為性質認定

如前文所述，在商標侵權認定中，混淆的可能性是基于構成商標性使用的前提而言進行判斷，因此是否造成混淆不是商標侵權判定的首要問題。涉外定牌加工案件侵權與否的核心是代工者的商標貼附行為是否構成商標性使用。

涉外定牌加工中境外注冊商標系在境外發揮其識別功能而非境內，對其特殊性應當單獨作出法律評價。第一，商標權的功效在于識別商品來源，《商標法》排斥以識別商品來源為目的的使用行為而非對商標標志符號性使用；第二，境外注冊商標其發揮識別商品來源功效的領域范圍是境外，并不會對境內注冊商標識別商品來源功能造成損害；第三，商標貼附性使用行為在境內不會產生與境內注冊商標權人之間的競爭，亦不會損害其商譽和市場份額。因此，涉外定牌加工商標貼附行為的性質應是對商標標識符號性使用行為而非商標性使用。

四、涉外定牌加工貼附行為與商標地域性

商標的地域性原則是基于《保護工業產權巴黎公約》中對商標獨立性的規定，即商標權僅及于締約國內。同一商標可以在不同國家申請注冊商標并以此獲得該國領域內對商標權的保護。就涉外定牌加工類案件是否侵權的判定，應遵循地域性原則，僅就境內發生的事實為基礎作出判定。［4］

（一）商標侵權認定不應突破地域性原則

摩托車案中，最高法關于相關公眾有接觸案涉商標的可能性進而認定具有混淆可能性的做法值得商榷。對相關公眾范圍的界定規定在《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第八條中，相關公眾包含兩類主體，一類是有關消費者，另一類是與營銷有關的經營者，除此之外，都非商標法意義上的相關公眾。摩托車案中，最高法將運輸環節的經營者納入相關公眾的范圍并不妥當，對于與營銷密切相關的經營者應作文義解釋，即與商品的經營與銷售有關的經營者，運輸者并非商品的經營者與銷售者，不應納入商標法意義上的相關公眾的范圍之內。此外，將境外中國游客視作相關公眾有突破商標地域性原則之嫌。涉外定牌加工貿易中，案涉商標識別商品來源功能系發生在進口國，而案涉商標在進口國屬于合法注冊商標，此種情況下，國內赴外游客屬于進口國市場的消費者而非境內相關消費者。最后，不能將案涉商品存在回流境內可能性作為混淆可能性判斷依據。［5］案涉商品回流系形成了新的商標使用行為，而非商標貼附行為的延續，不能偷換概念，將商品回流可能產生的商標侵權責任歸咎于代工者。

（二）境外管轄的例外

由于在實踐中，可能存在委托方在境外惡意搶注境內注冊商標的情形，如不對境內注冊商標加以保護，可能導致判決不公，如何針對個案作出相應處理同樣值得討論。基于商標權地域性原則，境外的惡意搶注境內注冊商標的行為發生在境外，如境內商標權人需尋求保護，可以在搶注行為發生國提起訴訟以尋求救助。如境內商標權人訴諸境內法院，則司法機關可以在對境內加工行為和境外搶注行為統一考量的基礎上，為域內管轄尋求管轄權基礎，并嚴格按照相關境外管轄制度，如基于屬人管轄原則，例外地認定涉外定牌加工行為侵害商標權。

五、結語

涉外定牌加工類案件是否侵害商標權的認定并非基于此種商業模式的特殊性，而是應回歸到商標侵權的基本規則體系中，剝離出該類案件中的法律事實進行判斷。一是應堅持商標獨立性和地域性原則，境外商標的實際情況不能作為境內貼牌行為是否侵權的裁判依據，司法機關應堅持僅就境內法律事實進行裁判；二是堅持商標性使用作為商標侵權裁判的先決條件，涉外定牌加工中商標貼附行為雖符合商標性使用的形式要件，但貼附的境外商標在境內并無識別商品來源之可能，不滿足商標性使用的實質要件，故不構成商標性使用，不能認定其商標侵權的成立。此外，不能忽視認定侵權的例外存在，對符合境內外整體行為損害境內商標權人的實際利益的案件，境內司法機關應綜合考量境內外因素尋求恰當的管轄依據，以行為整體作為案件事實進行裁判。