專利審查過程中舉證責任的分配探究

摘 要：【目的】從舉證的原則出發，探討專利審查過程中舉證責任分配的問題。【方法】分析對不同類型專利的審查流程和有關法律法規及常見的審查過程如新穎性、創造性審查過程中舉證責任的合理分配等問題。【結果】應根據不同類型專利的具體情況，綜合考慮舉證的責任、必要性及難易程度，制定合理的舉證責任分配方案。【結論】舉證責任的分配是動態變化的，審查過程可以結合舉證過程中需要遵循的原則，對具體情況進行具體分析，厘清其中的舉證的必要性、舉證責任和舉證難度，明確相應的舉證責任分配問題。

關鍵詞：專利審查；舉證責任；新穎性；創造性

中圖分類號：D923.42" " "文獻標志碼：A" " 文章編號：1003-5168（2023）13-0124-05

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2023.13.025

Research on the Evidential Burden in the Process of Patent Examination

SUN Qian YIN Mengyan

（1.Guangzhou Zhongxin Intellectual Property Service Co.， Ltd.，Guangzhou 510000，China；

2.Patent Examination Cooperation Guangdong Center of the Patent Office， CNIPA， Guangzhou 510000，China）

Abstract：[Purposes] This study aims to explore the issue of the allocation of burden of proof in patent examination process. [Methods] Starting from the principles of burden of proof， it analyzes the reasonable distribution of burden of proof in common examination processes such as novelty and inventive step examination， and preliminarily analyzes the dynamic changes in burden of proof in the examination process. This article draws on the provisions of other laws， comprehensively considering the responsibility， necessity， and difficulty of burden of proof from some principles of burden of proof. Specifically， the author analyzes the examination process of different types of patents and relevant laws and regulations， reveals the problem of burden of proof allocation in the patent examination process， and proposes improvement measures from multiple perspectives. [Findings] In the examination process， a reasonable burden of proof allocation plan should be formulated based on the specific circumstances of different types of patents affter comprehensively considering the responsibility， necessity， and difficulty of burden of proof. [Conclusions] The allocation of burden of proof is dynamic and can be analyzed specifically according to the principles that need to be followed in the burden of proof process， clarifying the necessity， responsibility and difficulty of burden of proof， and clearly defining the corresponding burden of proof allocation issues.

Keywords：patent examination；evidential burden；novelty；creative

0 引言

專利審查過程中證據的運用是非常重要的，無論是新穎性和創造性的問題，還是支持與否和公開充分與否的問題，一般都需要直接或間接使用證據來證明。審批過程常見的證據形式包括專利文獻、期刊雜志和書籍等，涉及網絡證據的應用也越來越多。雖然證據的運用非常普遍，但對于舉證責任的認識卻仍存在一些誤區或不解，某些情況下審查員認為應該是申請人的舉證責任，而有時候申請人則要求審查員進行舉證。我國《專利法》中對舉證責任并沒有明確的分配，《專利審查指南》中也只有一些零散的記載，比如第二部分第三章第3.2.5節記載對于包含性能、參數、用途或制備方法等特征的產品權利要求，如果所屬技術領域的技術人員根據該性能、參數無法將要求保護的產品與對比文件產品區分開，則可推定要求保護的產品與對比文件產品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術證明權利要求中包含性能、參數特征的產品與對比文件產品在結構和/或組成上不同［1］。

由于審查過程中舉證責任并不明確，《專利審查指南》中的規定，申請人也未必能夠充分理解，基于此，本研究將結合舉證責任分配的原則和相關審查規定對舉證責任分配問題進行探討。

1 舉證責任的分配原則

我國《專利法》沒有給出舉證責任分配的明確指引，對此筆者認為可以參考其他法律關于舉證責任的規定。一般來說，專利審查被認為是一種行政行為，它是由國家知識產權行政管理部門來進行的。在專利審查過程中，專利申請人需要根據《專利法》的規定提交申請文件，并向行政機關繳納相應的費用。審查員會對申請文件進行審查，確定是否滿足專利法的要求，例如形式上是否滿足格式要求，實質上是否具有創新性、實用性等。如果審查通過，行政機關會發出專利證書，授權申請人對發明或實用新型享有專利權。因此，專利授權一般被認為是行政許可的一種形式。因此有觀點認為舉證責任的分配應當參照行政相關法律，如《行政訴訟法》第34條規定被告對作出的行政行為負有舉證責任，應當提供作出該行政行為的證據和所依據的規范性文件。

該條規定是基于行政主體和一般民眾的不對等關系作出的，行政機關作出行政行為必須有法可依、有法必依，也必然存在相關的行政過程文件、結果及所依據的規范性文件，而且這種證據普通民眾一般也難以獲取，因此規定行政主體負有舉證責任。

而專利審查和一般的行政行為存在不同，一是行政主體和申請人之間并不是完全不對等的關系，專利審查的另一端還連接著公眾，專利權的獲得意味著排他的私權，對公眾利益存在影響，公眾利益不存在一個明確的主體，很大程度上需要靠專利行政機關來平衡相應的權益；二是審批工作存在著較強的技術背景，完全依靠專利行政機關進行舉證在現階段也是不現實的。

若參照民法相關規定，如《民事訴訟法》第64條：“當事人對自己提出的主張，有責任提供證據”。該規定即為人們熟知的“誰主張誰舉證”。但是民法規范的是平等主體之間的權利和義務，專利審查和民法行為還是存在明顯的不同。

可見，直接參考有關法律的規定都會存在一定的爭議，因此，筆者將從舉證的一些原則出發來分析舉證責任如何更加合理地分配。

舉證責任通常在訴訟中涉及的較多，因此，在民事訴訟和刑事訴訟程序中的舉證責任分配研究較多，大體上講，舉證責任分配有以下幾個基本原則。

（1）誰主張誰舉證：這是各國訴訟法中普遍采用的原則，當事人對自己提出的主張有提供證據加以證明的責任。

（2）原告承擔舉證責任的后果責任：也就是說當事實真相不清楚時，由負擔舉證責任的當事人承擔不利于自己的后果。

（3）舉證責任倒置：在某些情形下，原告無舉證條件，也無舉證能力，相反被告有條件，有能力舉證，在這種情形下，舉證責任由被告承擔。

（4）肯定者應負有舉證責任，否定者不負舉證責任。

（5）舉證責任免除：當事一方提出的理由證據，另外一方表示認可的，或者審判機構認為不需要提供證據加以證明，可以免除其舉證責任。

（6）公平正義，誠實信用原則：這不僅是舉證責任分配的原則，也是所有法律的基本原則之一［1-4］。

上述原則中都體現出一種宏觀的意識，就是由誰負責舉證并不僅是責任的問題，而是責任和能力的一種平衡。比如第（3）點原則，在上文提到的行政訴訟法的規定，或在醫療訴訟中的相關規定都有體現。又比如第（4）原則，源于羅馬法中的法諺：“肯定者應證明，否定者不應證明”（affirmanti incumbit probatio non neganti），也稱為應當舉證積極事實，而不需舉證消極事實。這也是容易理解的，消極事實并不存在或不以顯性的方式存在，相比積極（存在）事實而言，較難獲得證明，如刑法中規定被告人無需證明自己無罪，因為如果一個人想要證明自己無罪，那么需要窮盡所有的證據證明自己在每一天做的每一件事都沒有犯罪，這點無疑是非常困難且無法做到的，因此才有否定者不應證明的原則。

2 專利審查過程中的舉證責任分配

在專利審查過程中舉證責任的分配并不是一成不變的，而是隨著審批過程動態變化著，筆者結合上述幾個原則，嘗試分析在新穎性和創造性的審查過程中舉證責任的分配。

2.1 初步舉證責任

專利權是一種私權，其本質在于通過公開換取法律保護，申請人選擇公開自己的技術，相應的換來私權的保護。《專利法》總則第1條規定“為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展，制定本法。”因此，《專利法》的立法本意在于促進科學技術進步和經濟社會發展。因此，在申請專利時，申請人應當清楚地描述其發明的技術方案、應用和技術效果，以及該發明是如何推動發明創造的應用、促進科學技術的進步和經濟社會發展的。申請人在申請時已經負有初步的舉證責任，這是《專利法》規定的義務，申請人應當按照相關的規定撰寫專利文件，描述其發明的實質特征和技術效果，否則需要承擔相應的后果，即不能獲得專利權。在隨后的審查過程中，舉證責任由審查員承擔，可按照新穎性的審查過程和創造性的審查過程來具體分析。

2.2 新穎性相關的舉證責任

《專利法》第22條第2款規定：“新穎性，是指發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。”按照審查的一般過程，審查員會給出對比文件來說明本申請不具備新穎性，根據上述原則，對于新穎性，審查員負有舉證責任，并承擔相關后果，即如果給出的證據無效，則應認可本申請具備新穎性。

但該點似乎與上文所述的第（4）點原則中的消極事實不需要舉證不相符，既然指出本申請不具備新穎性，從形式上來看，不具備新穎性是一種消極事實，審查員似乎不該負有舉證責任。事實上，新穎性是指發明或者實用新型不屬于現有技術，不具備新穎性即為發明或者實用新型屬于現有技術，或者根據《專利審查指南》中的記載，如果專利申請與對比文件公開的內容相比，其權利要求所限定的技術方案與對比文件公開的技術方案實質上相同，所述技術領域的技術人員根據兩者的技術方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術領域，解決相同的技術問題，并具有相同的預期效果，則認為兩者為同樣的發明或實用新型，也即為不具備新穎性。

不難看出，判斷本申請不具備新穎性實質上為一種肯定行為，也即為積極行為，因此需要審查員進行舉證。從另一個角度思考，如果需要申請人舉證來說明本申請具備新穎性，則需要申請人窮盡所有的文獻期刊專利等來說明本申請和現有技術存在區別，這顯然也是無法做到的。相對而言，審查員只需要舉出一篇證據來說明本申請已經被上述證據公開了即可證明新穎性，兩者難度的差異不言而喻。因此，審查員負有相應的舉證責任是合理的。

審查員在檢索后，會給出相應的對比文件指出本申請不具備新穎性的問題，對于包含性能、參數、用途等特征的產品權利要求，如果所述技術領域的技術人員根據該性能、參數無法將要求保護的產品與對比文件產品區分開，則可推定要求保護的產品與對比文件產品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術證明權利要求中包含性能、參數特征的產品與對比文件產品在結構和/或組成上不同。

申請人可能不太理解《專利審查指南》中為何這樣規定，既然是審查員主張該發明和現有技術相同，那么應當是審查員舉證，既然無法舉出證據，那么應當認可本申請的新穎性。對此，同樣也可以根據上述舉證責任分配的原則進行闡述。

首先，專利權是一種私權，獲得授權的方案其他人不經許可不能使用、銷售、許諾銷售等，因此，專利權對社會公眾有著重要的影響。審查員出于自身的責任，需要兼顧申請人和公眾的利益，盡力保證合法權益的平衡。不同于申請人，公眾這一概念并不指具體的個人或組織，而是一個相對抽象的集合體。因此，審查員在審查專利申請時需要考慮公眾對技術發展的影響，考慮專利授權的可能后果，即發明或實用新型對整個社會的影響。所以對于上述本申請和現有技術中相差無幾到難以區分的情況下，為了保護公眾利益，指出可能存在新穎性的問題是合理且負責任的做法，這點是需要申請人理解的。其次，從上文所述的第（3）點原則來看，某些情形下，原告不具備舉證條件，有可能發生舉證責任倒置的情況，而性能和參數是否能夠區分一般需要一定的試驗來支持，而專利審查機構雖具備強大的數據庫和檢索能力，卻不具有實踐能力，沒有試驗人員、設備等，缺乏試驗條件，目前的確權過程也不能通過第三方機構進行相關試驗，相反申請人在完成發明的過程中，必然經過對本申請的相關試驗，對上述性能的驗證是相對容易的，也即為一般是有能力進行舉證。因此，綜合考慮舉證的必要性和難易程度的情況下，由申請人去進行證明是合理的。

如果申請人可以給出有效的證據，那么舉證責任又回到了審查員這邊，如果審查員沒有證據繼續質疑本申請的新穎性，則應當認可其新穎性。

2.3 創造性相關的舉證責任

《專利法》第22條第3款規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。”《專利審查指南》給出了判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見的方法，通常可按照以下三個步驟進行：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，也簡稱為三步法[5]。

類似地，對于創造性，申請人在撰寫專利申請時完成了初步的舉證，該點和三步法其實是有對應的。其中的第（2）步確定區別特征在本申請中實際解決的技術問題即對應了申請人的舉證，下面舉例說明舉證責任的動態分配過程。

案例1：一種高流動性的電鍍級PC/ABS合金材料，包括如下重量份組分：

改性PC 30%～55%

ABS 45%～70%

流動改性劑 1%～110%

抗氧劑 1%～10%

接枝物 2%～5%；

其中，所述改性PC是通過Si-PC粉與分子量22 000的PC共混造粒獲得的；所述流動改性劑為環狀丁二酸丁二醇酯。

說明書中記載環狀丁二酸丁二醇酯（簡稱CBT），為丁二酸丁二醇的小分子環狀低聚物，具有優良的流動性能，加入PC/ABS中可以改善材料的加工流動性能，使得合金表面更加平整，改善合金的電鍍性能，并且實施例中提供了相關的對比例證明上述效果。至此，申請人完成了初步的舉證工作，明確了本申請的發明構思及技術效果。

接著應由審查員舉證說明是否具備創造性的問題，這里可能也存在疑問，不具備創造性，指的是該發明不具有突出的實質性特點及顯著的進步，那么不具備創造性的指出似乎是一種消極性行為，好像不需要審查員去舉證。

但實際上，一方面，申請人無法窮盡所有的現有技術來證明本申請具有突出的實質性特點和顯著的進步，雖然審查員也同樣面臨著浩瀚的現有技術，也存在漏檢的可能，但其舉證困難程度還是遠遠低于申請人的；另一方面，《專利審查指南》中規定，創造性的審查重點在于判斷是否具有突出的實質性特點，對所述技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的。如果發明是所述技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的［5］。

因此，判斷一個發明是否具備創造性，實質上為判斷該發明相對于現有技術是否是顯而易見的，即審查員指出該發明不具備創造性，實質上為指出其相對于現有技術是顯而易見的，也即為是一種積極的行為，所以審查員應當承擔舉證責任。

案例1中，經檢索，審查員獲得了一篇對比文件1和對比文件2，權利要求1和對比文件1的區別主要在于材料中還添加了CBT，根據前面的記載，權利要求1相對于對比文件1實際解決的技術問題在于如何改善材料的加工流動性能和電鍍性能，審查員需要判斷上述技術問題在現有技術中是否存在教導，也即為是否有公知常識或者其他現有技術記載CBT可以在相同或相近技術領域中改善材料的加工流動性能和電鍍性能。

而權利要求1和對比文件2的區別主要在于材料中還添加了Si-PC粉，根據本申請的記載，本領域技術人員不能確定Si-PC粉的技術效果，經過查閱現有技術，可以知曉Si-PC粉具有較好的柔韌性能、耐腐蝕耐氧化性能，但并不能確定和本申請強調的加工流動性能、電鍍性能之間的關系。因此，基于上述區別，權利要求1相對于對比文件2實際解決的技術問題為如何改善材料的柔韌性能、耐腐蝕耐氧化性能等，審查員需要判斷上述技術問題在現有技術中是否存在教導。從其中可以看出，第（2）步確定區別特征在本申請中實際解決的技術問題即反映了申請人的舉證情況，加入上述案例中也記載了沒有添加Si-PC粉的技術效果，確定的技術問題自然有所不同。

案例1中，審查員在完成第（3）步，使用對比文件2結合現有技術給出權利要求不具備創造性的結論，至此，審查員已經完成相應的舉證責任。舉證責任來到了申請人這邊，針對證據對比文件2，申請人可以選擇補充相關對比例來證明Si-PC粉的技術效果。當然，申請人提供的證據也要符合第（6）點原則，也即為要恪守誠實信用的原則，如果補充的證據和原有的證據存在矛盾，或者有其他的第三方證實相關的證據存在問題，申請人也面臨著不能獲得專利授權的風險。如果申請人可以給出有效的證據，那么舉證責任再次回到了審查員這邊，如果審查員沒有證據繼續質疑，則應當認可專利申請的創造性。

3 結語

本研究按照舉證責任的一般原則并結合具體案例分析了審查過程尤其是在新穎性和創造性審查過程中舉證責任的分配，可以看出相應的舉證責任不是固定的，而是隨著審查過程動態變化的。實際的審查過程遠比上述舉例復雜，因此可以結合需要遵循的原則，對具體情況進行具體分析，厘清舉證的必要性、舉證責任和舉證難度等，從而得到一個較為合理的結論。只有嚴格遵循舉證原則，并結合具體案例具體分析，合理分配舉證責任，才能夠更好地確保專利授權的可靠性和合法性。

參考文獻：

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［3］黃文，王如想.淺析專利審查中的證據［J］.河南科技，2018（24）：30-32.

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［5］ 中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］. 北京：知識產權出版社 ， 2020.