不正當行為抗辯制度在專利惡意訴訟中的適用分析

盧佳玉

摘 要｜隨著我國越來越重視對知識產權的保護，司法實踐中因知識產權提起的訴訟在直線上升。在眾多知識產權訴訟的案件中，惡意訴訟是一種十分特別的訴訟類型，它不僅浪費大量的司法資源還激勵更多的人以知識產權訴訟為業而牟利。通過閱讀大量文獻發現，學界從多個角度對惡意訴訟進行了很全面的分析，但實踐中法律規制仍然不理想。本文就此分析了當前惡意訴訟的問題，引入美國不正當行為抗辯制度，討論我國適用不正當行為抗辯制度的合理性。

關鍵詞｜專利；惡意訴訟；不正當行為抗辯制度

2019年11月，中共中央辦公廳等印發《關于強化知識產權保護的意見》［1］，明確提出我國仍需不斷完善知識產權保護體系，要綜合運用各種社會力量與手段，強化知識產權保護，提升知識產權保護的能力和水平。而專利惡意訴訟作為該文件的重要議題，實踐中卻存在重重阻礙，包括惡意訴訟概念的交叉重疊引起司法難以界定［2］、專利權本身隱蔽性極強導致法官認定困難［3］，以及由于行政保護與司法保護銜接不順暢［4］出現訴訟周期長戰線多等難題，本文在此背景下對專利惡意訴訟的概念進行辨析從而探究引入不正當行為抗辯制度［5］的合理性。

1 專利惡意訴訟概念界定

惡意訴訟作為一種十分特別的訴訟類型，要想對其進行全面的遏制，首先需要立法在惡意訴訟的概念上予以明晰。只有在立法上界定清晰，才能實現更好的司法效果，筆者在此整理了學界與司法實踐中的相關認定，總結出最合適的界定原則。

1.1 惡意的概念

學界中，張新寶認為［6］，“惡意”作為最為嚴重的一種可歸責性含義狀態，其形成應當是直接故意，并且行為人對禁止性規定或者其他合法權益處于某種冷漠的心態。王活濤、鄭友德認為［7］，雙方當事人是否存在主觀過錯是最重要的因素，民事訴訟的善意與惡意由此產生區別。司法實踐中，遠東水泥案［8］裁判要旨表明，惡意系指提供權利要求的任何一方當事人明知該要求沒有正確理據時，采取了有悖其權利所設置或使用的司法目的的手段，或是不正當地使用了訴訟權力，從而有意使另一方的當事人遭受了財物或權益上的損失。多棱公司案則表明故意應是明知的意圖，即可從行為人的家庭背景、行為表現和各種因素推測侵權行為者的“明知”狀況。

筆者認為對惡意的界定應該保持審慎、謙抑的原則。專利惡意訴訟中存在兩種利益的矛盾，即保護知識產權的訴權行使與遏制惡意訴訟防止訴權濫用之間的矛盾。這種情況下，惡意的認定很難把握，一旦惡意的認定過于寬泛，就會影響專利權人維權的積極性，導致權利人怠于維權，反之亦然。因此，在專利惡意訴訟中，對惡意的認定，應秉持謙抑原則，從維持保障訴權與防止訴權濫用的利益平衡出發。

1.2 惡意訴訟的概念

惡意訴訟最早可以溯源至自羅馬法中的“好訴”原則［9］。依據古羅馬法，通常，“承審員”不能判罰原告，因為依照常理來講，案件乃是原告在提高其權益而非減損之，但是對于制止“好訴”，被告有權要求審判員在判決書中加入“反判”的規定。

目前針對惡意訴訟的概念，學界分為共性派與特殊性派。共性派中，“侵權行為說”［10］認為惡意訴訟是一種侵權行為。王利明認為惡意訴訟的行為人主觀狀態為故意，行為上提起了無合法合理根據的訴，結果上損害了他人的合法權益，存因果關系構成侵權。“損害他益說”［11］認為惡意訴訟要具有損害對方當事人利益的目的。梁慧星認為行為人基于惡意提起訴訟，目的是為了讓被告受到司法裁判，進而損害被告方的利益。“不當利益說”［12］認為惡意訴訟的概念側重于行為人具有獲得不當利益的目的。聶鑫認為，惡意訴訟強調行為人具有不法目的，其集中體現在行為人意圖以訴訟為“工具”牟取不正當利益。

與共性派相對，特殊性派強調惡意訴訟應該審慎地單獨認定。馬云鵬認為［13］，專利惡意訴訟在專利權人維護其民事權利時產生，該行為不同于傳統的民事侵權，應以審慎的態度、客觀化的依據對“惡意”進行認定，不得妨礙權利人行使其正當權利。李春暉還指出［14］，判斷專利惡意訴訟案件應秉持謙抑原則，“謙抑”原則體現在對“惡意”的認定標準上，“明知無法律或事實無依據而故意提起訴訟”則判斷為惡意，而專利是否具備新穎性和創造性、本訴外目的、權利人是否實施專利、起訴時機、是否勝訴等均不能單獨作為認定存在“惡意”的依據。由此，對惡意訴訟概念的界定仍要秉持“謙抑”原則，從客觀侵權行為出發推定主觀惡意。

綜上，專利惡意訴訟，是指該專利權的合法權利人，在沒有合法的事實和理由的情況下，虛構事實或者夸大事實，為謀取不正當利益而損害他人合法權益，擾亂他人經商秩序，直接故意以專利權被侵害為由提起訴訟。

1.3 專利惡意訴訟的認定

（1）惡意訴訟認定的比較法思考

早在 1983 年 Bradshaw v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co.案中，美國法院便歸納出了所謂“主客觀標準（subjective and objective components）”來衡量和鑒別惡意訴訟，其中客觀標準為“當某個具備適當審慎能力的人處在被告的地位，就會提起或者繼續訴訟”；主觀標準為“原訴的原告在起訴時是否有正當的理由認為他的案件有機會成立”。通過審前證據開示程序，去證明專利權人的訴訟請求是否審慎，究竟是被合理探尋過還是僅僅懷疑但并沒有被實際侵權［15］。美國《侵權法重述》規定，民事訴訟首先應當從合法目的的動機上開始，若進行民事訴訟的第一個動因并非合法目的，訴訟之外的非法目的就起到了更實際的效果，而如果第一目的只是為謀求不法利益，或者借助民事手段陷害相對人，即屬于非法民事訴訟。

（2）專利惡意訴訟的識別標準

日本學者新堂幸司指出，訴的權益已成了人民法院對該案實質問題進行判決的前提，只有在原告的起訴獲得了權利或保護利益之時，人民法院方可對該案的實質問題進行審判。［16］在不具備司法保障的訴的權益時，權利就喪失了合法行使的物質基礎和前提條件，這為如何鑒別專利非法糾紛提出了很重要的指導。

確認專利惡意訴訟的認定標準就是在確認構成專利惡意訴訟與一般的民事侵權行為構成要件是否一致，有一種觀點認為二者應該等同［17］，因此得出專利惡意訴訟的構成要件，首先是專利權人的主觀心態須為故意；其次專利權人提起訴訟的理由是專利權受到侵犯；再次專利權人的專利在形式上要合法；最后專利權人提起訴訟的行為造成他人損害。實踐中，北京明日公司訴維納爾公司一案的判決書中，就以一般侵權行為構成要件對惡意訴訟進行了認定，另一種觀點認為［18］，構成專利惡意訴訟中并不是必須具備一般民事侵權行為的損害結果和因果關系，應該更加側重于主觀心態與侵權行為。還有一種觀點認為［7］，判定是否構成專利惡意訴訟，損害結果與因果關系可以按照一般民事侵權行為的標準進行認定，但是主觀心態侵權行為要結合專利制度的特性予以確定。

筆者認為，認定是否構成侵權行為，指的是行為人是否實施了違犯法律的行為，但在專利惡意訴訟中，當事人提起訴訟的行為并不能當然認定成侵權行為，因為提起訴訟是法律賦予當事人的基本權利，當事人提起訴訟只是在行使自己的權利，因此專利惡意訴訟中的行為違法性體現在訴訟的提起沒有合理合法的理由足以支撐，而認定理由要通過認定專利權人的專利是否有效。還有一種情況是，雖然專利權人的專利合法有效，但對方并不構成侵權，專利權人為了進行不正當競爭或者為了其他不正當利益而提起訴訟，這也是認定是否缺乏成立基礎的重要因素。因此，認定專利惡意訴訟不能完全與一般民事侵權行為等同，要結合專利訴訟本身的特性予以認定。

2 不正當行為抗辯制度的內涵

不正當行為原則是美國司法的一項基本原則，指專利侵權訴訟中的被告可以對抗原告的一項抗辯，當原告獲取專利的手段是不正當的，他又因此提起訴訟指控被告專利侵權時候，被告可以因此提出抗辯。不正當行為抗辯成立后，涉案專利將不具備完整的專利權，法院不會救濟原告主張的禁令、賠償等請求。

2.1 不正當行為原則的理論基礎

不正當行為原則，是在美國的專利法領域中根據判例所發展出來的衡平法準則，它也是美國獨特的專利侵權抗辯準則［19］，這個準則的發展經久不衰主要仰賴于其在司法制度中的目標和功能。該原則包含真實義務原則和不潔之手原則。真實陳述義務來源于行政法上的誠實信用原則［20］和專利審查程序自身的信息交流模式。“不潔之手原則”［21］，是普通法領域中一個最古老的基本準則，其歷史之悠久，幾乎與現代司法的公正準則相近。該原則意即“進入法庭之人需雙手潔凈，不潔之手入法庭者不得救濟”。亦即向法庭提出訟請的人不但必須證明自身有正當合理的起訴理由，同時也必須保證自己清白可信（即雙手潔凈所喻）。1933年不正當行為原則的起源案例 Keystone 案［22］中，法庭就以“不潔之手”原則為切合點，根據專利人的不正當行為決定拒絕進行救助，以此奠定了“不正當行為”在準則判決法上的法律基礎。

2.2 不正當行為抗辯制度的適用

在美國的司法實務中，為了避免相關權利人對專利制度進行濫用，衡平法庭通過個案創設了不正當行為原則。美國的不正當行為抗辯機制，有效地救濟了對專利惡意起訴的被告。由美國22? 37C.F.R.§1.56 規定可知，告知國家發明專利商標局對可發明專利性有重大影響的消息，是專利申請人的基本法定義務。如果專利權人在申請專利的過程中，以欺詐國家專利商標局的意圖，侵犯了其所應當履行的誠實信用和善意義務，并作出了根本性失實說明或疏漏會對獲得國家專利的決策產生不良影響的消息時，專利權人就構成“不正當行為”，被告可在訴訟中主張“不正當行為抗辯”［23］。進行不正當行為抗辯，被告第一件要做的事情，便是證實專利權人所誘導陳述的、隱藏的或是提供不真實的信息是“重要”的，亦即該信息關系到專利能不能被批準。

專利侵權訴訟中的被告在進行不正當行為抗辯時，需要證明專利權人：（1）對重要信息進行了誤導性陳述，隱藏重要信息或者提供了錯誤的重要信息；（2）意圖欺騙美國專利局。因此，被告首先需要證明，專利權人非法操作的信息是“重要”信息，即專利權構成的關鍵信息。針對是否成立“重要”，美國法院在司法實踐中形成了不同的測試標準。除了需要證明信息“重要”外，還需要證明專利權人意圖欺騙美國專利商標局。而何謂“欺騙”，在 Kingsdown Medical Consultants，Ltd. v. Hollister，Inc.案中，美國聯邦法院認為至少應該存在“重大過失”；由于實踐中很難證明專利權人是否存在欺騙美國專利商標局的意圖，法院也允許通過客觀事實以及其他證據推定欺騙意圖。

3 我國專利惡意訴訟案件中適用不正當行為抗辯制度的可行性

我國當前并沒有規定不正當行為抗辯制度，但是我國有現有技術抗辯制度，二者雖都是專利侵權訴訟中被告的抗辯制度，在某些方面趨同，但也存在較大差異，在現有技術抗辯制度的基礎上發展不正當行為抗辯制度可以更好地遏制專利惡意訴訟行為，而且在司法實踐中，已經有相應的趨向了。

3.1 以現有技術抗辯為基礎建立不正當行為抗辯制度

現有技術抗辯起源于德國的“自由技術水準抗辯”，產生該自由技術水準抗辯根源于1891年《德國專利法》的明文規定，專利權失效的除斥期間是五年，經過該期間，即使專利存在失效的理由，比如該專利是當時的現有技術，公眾亦不得對其提起無效。五年無效除斥期間的規定，嚴重妨礙了公眾使用現有技術的自由，“自由技術水準抗辯”應運而生［24］。

當前現有技術抗辯原則是指，如果被控侵權人有證據可以證明所采取的技術手段和方法屬于當前現行科學技術和當前設計的，則不構成侵害知識產權。發明專利在申報過程中或多或少地會存在因審核不嚴而造成的錯誤授權或者重復授予，但如果沒有現有的技術抗辯機制，被訴侵權者也可以直接向專利權審查機關提交失效公告申請，所以也可以暫時中止發明或專利侵權起訴程序，等待無效宣告的結果。而專利無效宣告雖然是由專利復審部門審理的行政程序，但后續也會進入到司法審查程序。因此，現有技術抗辯制度可以更好地節約司法資源、保護當事人利益。

現有技術抗辯制度與不正當行為抗辯制度具有一致的制度出發點，在實質上都是關于對知識產權主張行為的抗辯權，但是這并不代表政府能夠利用現行技術民事抗辯制度來規制不正當行為，而是因為二者存在著根本性的差異。現有技術民事抗辯制度旨在保護公民自由利用已有科學技術的權益，而不正當行為民事抗辯制度則旨在懲罰利用不正當行為來取得專利的人；不正當行為民事抗辯制度必須對當事人的主觀或故意加以審視，而現有技術民事抗辯制度并不涉及當事人的法律行為方面；現有技術民事抗辯所建立的結果，只會危害權利人所倡導的特殊權利訴求的可實施性，而技術不正當行為抗辯所建立的結果不但會危害權利人所倡導的特殊權利訴求的可實施性，而且還會危害到該專利權的特殊權利訴求，或者是同族專利權的可執行性。

3.2 以現有司法實踐為基礎建立不正當行為抗辯制度

我國的《專利法》等有關立法權盡管并未明文規定不正當行為抗辯機制，但北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》卻明文規定了侵害發明專利權抗辯。該《指南》第126條明文規定，“被訴侵權人提供證據證明涉案專利權為發明專利權人惡意獲取的，有權裁定駁回原告的起訴要求”。同樣，該《指南》第127條將惡意獲取發明專利權界定為：是指將明知不應該受到國家專利保障的發明專利創造申報發明專利并獲取了發明專利權的行為。另外，該《指南》還列出了五類非法獲取發明專利之具體情形。由此可見，該《指南》所規范的濫用專利權民事抗辯制度實質上便與美國的不正當行為抗辯制度極為相似，不過從法律語義學視角來看，侵害專利權抗辯制度并不等于不正當行為抗辯，因為侵害專利權的前提條件是有不正確使用或合法的知識產權，而不正當行為則是指專利權本身就具有權利瑕疵，所以規范其為不正當行為抗辯制度比較恰當。

在袁利中一案中，作為吳江市高中壓閥門廠廠長的袁利中，以GB／T-8464-1998國家發布的技術方案申請并獲得ZL01204954.9號實用新型專利，而后以此提起侵權之訴，聲稱揚中市通發氣動閥門執行器廠與揚中市通發實業有限公司侵害其專利權，使得被告陷入訟累，妨礙了生產經營，南京中院認為訴權是憲法賦予公民的權利，但公民行使訴權時應遵循法律規定和誠實信用原則，如因過錯侵害其他主體正當利益的，應承擔民事責任。這與美國的不正當行為抗辯制度有異曲同工之妙，為惡意訴訟的判罰提供了風向標。

3.3 我國建立不正當行為抗辯制度立法設計

現行的“現有技術抗辯制度”以及當前我國相關專利惡意訴訟的司法實踐給我們的啟發就是我們可以依照“現有技術抗辯制度”來設計中國版的“不正當行為抗辯制度”。具體而言，法院在評判專利權人是否進行誤導性陳述或隱藏“重要”信息時，法院不能像專利局一樣對其實質性、新穎性和實用性對該“重要”信息進行精確的審查，但是法院可以參照北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》、最高人民法院的相關司法解釋、《專利審查指南》中 “現有技術抗辯制度”所創立的“無實質性差異”標準、“等同”標準以及允許進行簡單組合的“公知常識”標準來審查所述信息是否是“重要”信息，此外，針對專利權人對專利局是否存在欺騙意圖，法院可以依照判斷一般民事欺詐的構成要件來判斷。立法在引入不正當行為抗辯制度時，用這樣的認定方法不僅適應中國的專利審查體制以及法院的技術理解能力，而且會很大程度上減少訟累。

通過中國“現有技術抗辯制度”的建立和發展路徑，將美國專利司法實踐中形成的不正當行為抗辯制度移植到中國，在當前專利權確認職能與專利侵權職能剝離的體制下，不僅可以豐富和具體化《專利法》中的“誠實信用原則”，同時也能有效遏制實踐中不當專利申請以及不當專利申請延期申報的惡意訴訟行為。

4 結語

專利惡意訴訟也是濫用知識產權的一種，隨著知識產權保護力度加大，專利權人濫用專利權提起訴訟的現象也屢禁不止，不僅占用了大量的司法資源還擾亂了市場經濟秩序。專利惡意訴訟本身很隱蔽，目前針對專利惡意訴訟的研究和實踐也都處在起步階段，筆者總結了目前學者的研究，并對專利惡意訴訟中一些關鍵的概念進行了界定，明確了專利惡意訴訟的認定標準，通過引入美國不正當行為抗辯制度來探討解決專利惡意訴訟的問題。

參考文獻

［1］中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于強化知識產權保護的意見》［EB/OL］．［2024-01-01］．https：//www.gov.cn/zhengce/2019-11/24/content_5455070.htm？eqid=ff95c7f10003e4700000000464992ff8．

［2］李馨．專利惡意訴訟的識別與規制［D］．南京：南京大學，2020．

［3］杜豫蘇，王保民，高偉．知識產權惡意訴訟的辨識、審判與治理［J］．法律適用，2012（4）：4．

［4］王雅芬，韋俞村．商標惡意訴訟的識別與法律規制［J］．電子知識產權，2019（8）：10．

［5］劉文琦．解讀美國專利法“不正當行為”理論的適用［J］．電子知識產權，2010（5）：53-57．

［6］張新寶．侵權責任構成要件研究［M］．北京：法律出版社，2007：443．

［7］王活濤，鄭友德．專利惡意訴訟及其法律應對［J］．知識產權，2009（5）：10．

［8］參見北京知識產權法院（2015）京知民初字第1446號判決書［EB/OL］．［2024-01-01］．https：//wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html？docId=uTSeDHv6CJHZpCOZMoUgnkBrhkuaap0jCjZgtWJ+4gI5V/t3HzGVI5/dgBYosE2gyIQOjlNSZZ1hNAER7taQoaH8pjWVjE2eOckTnoRYYqg/0PzfUPXH8QZ6tv2Ss2HP．

［9］周枏．羅馬法原論（下冊）［M］．北京：商務印書館，1994：973．

［10］王利明．中國民法典學者建議稿及立法理由（侵權行為篇）［M］．北京：法律出版社，2004：75．

［11］王曉東．專利惡意訴訟及其法律規制研究［D］．濟南：山東大學，2022．

［12］聶鑫．專利惡意訴訟的認定及其法律規制［J］．知識產權，2015（5）：7.

［13］馬云鵬．專利惡意訴訟及其司法應對［J］．知識產權，2018（10）：6.

［14］李春暉．專利惡意訴訟之認定標準及法律責任［J］．知識產權，2019（4）：13.

［15］趙一璇．解析專利惡意訴訟之司法審查標準［J］．中國發明與專利，2020，17（10）：9．

［16］王福華．民事訴訟基本結構［M］．中國檢察出版社，2002：272．

［17］姚兵兵．專利權人惡意利用不當專利訴訟問題實證研究：兼評《專利法》第三次修改的部分條款［C］// 專利法研究．2009．

［18］李浩成．知識產權惡意訴訟的防控機制研究［J］．煙臺大學學報哲學社會科學版，2012（3）：28．

［19］陳雨．美國專利法不正當行為原則研究［D］．重慶：西南政法大學，2012．

［20］閆爾寶．行政法誠信原則的內涵分析：以民法誠信原則為參照［J］．行政法學研究，2007（1）：8.

［21］Kevin Mack．Reforming Inequitable Conduct to Improve Patent Quality： Cleansing Unclean Hands［J］．21 BERKELEY TECH．L.J，2006（150）．

［22］Robert J．Goldman，Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation［J］．7 HARV．J.L．&TECH，1993（37）：38-40.

［23］徐棣楓．不正當行為抗辯制度之移植可行性及設計構想：基于《專利法》第四次修改中的“誠實信用原則”［J］．東方法學，2018（6）：9.

［24］楊志敏．專利侵權訴訟中“公知技術抗辯”適用之探討：中、德、日三國判例、學說的比較研究［C］// 專利法研究．2002．

Analysis of the Application of the Unfair Conduct Defense System in Patent Malicious Litigation

Lu Jiayu

Shanghai University of Political Science and Law， Shanghai

Abstract： With China's increasing emphasis on the protection of intellectual property rights， the number of lawsuits filed for intellectual property rights in judicial practice is on the rise. Among numerous intellectual property litigation cases， malicious litigation is a very special type of litigation， which not only wastes a lot of judicial resources but also motivates more people to pursue intellectual property litigation for profit. Through reading a large amount of literature， it has been found that the academic community has conducted a comprehensive analysis of malicious litigation from multiple perspectives， but legal regulations in practice are still not ideal. This article analyzes the current issue of malicious litigation， introduces the US system of defense against unfair behavior， and discusses the rationality of China's application of the system of defense against unfair behavior.

Key words： Patents; Malicious litigation; The system of defense against unfair behavior