“未來利益承諾”在海關專利調查中的可應用性

張 嶸

蘇州海關，江蘇 蘇州 215000

信息時代下，知識產權海關保護在建設知識產權強國的大背景下發揮著越來越重要的作用。根據中國海關微信公眾號于2023 年發布的《2022年中國海關知識產權保護狀況》，2022 年，全國海關共采取知識產權保護措施6.46 萬次，實際扣留進出口侵權嫌疑貨物6.09 萬批、7793.85 萬件。

根據《中華人民共和國知識產權海關保護條例》（以下簡稱《知識產權海關保護條例》）第二十條、第二十四條，海關在實際監管中發現進出口貨物有侵犯備案知識產權（包括專利、商標、著作權等）嫌疑并通知知識產權權利人后，知識產權權利人請求海關扣留侵權嫌疑貨物的，海關應當自扣留之日起30 個工作日內對被扣留的貨物是否構成侵犯知識產權進行調查、認定，并根據調查認定的結果作出不同的處理：第一，如果認定不構成侵權或雙方達成和解，則放行貨物；第二，如果認定構成侵權，則給予行政處罰；第三，如果不能認定是否侵權，則需繼續扣留至50 個工作日，若收到人民法院的協助執行通知，則將扣留貨物移交法院，若未收到則放行貨物。

可見，根據《知識產權海關保護條例》，對于涉嫌侵權的貨物，海關具有侵權調查與判斷的權利和義務。海關知識產權包括商標權、著作權和與著作權有關的權力、專利權以及奧林匹克標志和世博會標志專有權，在實際執法中，以最易于判別的商標權為主，海關對于專利侵權的調查分析較少：根據2023 年國家知識產權局發布的《二〇二二年中國知識產權保護狀況》，2022 年全國海關共采取的知識產權保護措施中，侵犯商標權貨物數量居首位，占全部扣留數量的97.93%。

此外，在處理方式上，由于較多侵權嫌疑貨物情況較為復雜，加之“不能認定是否侵權”具有較大的彈性，這導致“不能認定是否侵權”對海關執法而言，成為最保險的處理措施，因此，目前許多海關對于沒有確鑿證據證明侵權事實的貨物不愿作出排除侵權嫌疑的結論，一定程度上反而加大了海關認定侵權和排除侵權嫌疑的風險［1］。

在海關的實際執法中，專利侵權的調查分析占比較少，由此導致在涉嫌專利侵權的海關執法中，海關的主要職責演變為，根據專利權人的請求查扣可能侵犯專利權的出口產品，等待權利人向法院提起訴訟；而從法院受理到判決通常會超過法定的海關扣留時間，這將對海關、權利人以及貨物人帶來極大的不利影響：第一，對海關而言，其對專利侵權調查的時限較短，僅30 個工作日，雖長于電商平臺投訴和展會投訴這2 種維權方式（注：電商平臺投訴的處理周期一般為3 至10 個工作日，展會投訴的處理周期一般為3 個工作日），但由于投訴的處理相對而言比較簡單，不具有可比性；與具有可比性的維權方式相比，其處理周期較短，行政裁決一般是立案之日起3 至5 個月內結案①遇到復雜案件，可申請延長期限，經批準延長的期限，最多不超過1 個月。，訴訟則需8 至12 個月。等待法院的判決則會使得海關無法積極作為，無法更好地發揮海關的職能；第二，對于權利人而言，由于需支付不斷增加的海關倉儲、保管和處置等的費用，而使得“協同”操作方式將增加權利人的訴訟成本；第三，對于貨物人而言，過長的處理時限對其生產經營將產生極大的不利影響。

因此，海關、權利人和貨物人均需海關的專利調查能夠高效、準確地完成。如何在上述短時間內高效處理專利侵權的調查認定，如何提升海關的知識產權執法水平將成為海關的研究主題。

一、專利海關備案概況

智慧芽全球專利數據庫中的相關分析數據顯示，截至2023 年10 月20 日，中國海關備案的專利數量達9972 件①件：在進行專利統計時，例如為了分析申請人在不同國家、地區或組織所提出的專利申請的分布情況，將同族專利申請分開進行統計，所得到的結果對應于申請的件數。，在所有中國專利及專利申請量中占0.02%，其中被提起無效宣告請求的專利1281 件，占比12.85%；發生過訴訟的專利1069件，占比10.72%，而同時發生無效宣告請求和訴訟的專利達672 件，占比6.74%，如表1 所示，遠高于中國所有專利及申請中相應法律狀態的專利占比，這在一定程度上說明海關備案的專利往往具有較強的產業實施性以及一定的市場占有率。

表1 海關備案專利的無效和訴訟分布

海關進行專利調查的挑戰主要在于：第一，專利是一種新的技術方案或者新設計，依據智慧芽全球專利數據庫中的檢索數據，截至2023 年10 月20 日，在海關備案的專利類型中，涉及技術方案的發明專利和實用新型專利4408 件，占比46%。即，在海關專利保護中，近一半的備案專利涉及技術方案，專利的技術性增大了海關進行專利侵權調查的難度。第二，專利權存在不穩定的情形，特別是外觀設計和實用新型專利，因未經實質性審查，其穩定性更差：根據智慧芽全球專利數據庫收錄的2008—2021 年無效決定的統計數據，外觀設計被全部無效的概率為57%，實用新型被全部無效、部分無效的概率分別為50%、17%，這進一步增大了海關進行專利侵權調查的難度。第三，調查周期短、事項多：如前所述，海關需自扣留之日起30 個工作日內對被扣留的貨物是否構成侵犯知識產權進行調查、認定。對于技術類的專利，不僅涉及技術方案的解讀，還涉及被扣留貨物的拆解以及特征比對等諸多事項。

基于以上挑戰，目前的海關在處理專利事項時，主要是扣留貨物、協助法院進行證據的保全等。但既然法律法規賦予海關進行專利侵權判斷的權利與義務，則海關可以采取若干措施來實現上述權利與義務：例如，目前已施行的備案企業對于外觀設計和實用新型專利需提供專利權評價報告等。例如，海關還可以將重點轉移至對專利穩定性的調查，甚至在一定程度上可參考借鑒法院的相關處理措施，例如，建議引入已在知識產權法院試行的技術調查官制度，由技術調查官對侵權嫌疑貨物進行初步認定，認定侵權可將依申請保護轉為依職權保護［2］。

二、法院處理方式及其對海關的借鑒意義

考慮到專利侵權糾紛的審理周期較長，為有效推進專利侵權糾紛的實質性解決，2016 年3 月，最高人民法院印發《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》，其中第二條規定了“先行裁駁、另行起訴”的制度。

侵權糾紛所涉權利為專利，但涉案專利由于審查制度而可能使其穩定性存疑或存有爭議，而專利權的穩定性及有效性是專利侵權案件審理的基礎，因此，在專利侵權糾紛中可對涉案專利先進行一定的有限度的審查。基于此，2023 年3 月，最高人民法院通過一起公開案例【案號為（2022）最高法知民終124 號】公布了另一典型的處理方式：專利權穩定性存疑時可引導當事人作出未來利益補償承諾，以此規避專利權人可能存在濫用權利之嫌。專利侵權案件中涉案專利權穩定性存疑或者有爭議時，為高效促進糾紛的解決，人民法院一般可以視情況采取繼續審理并作出判決、裁定中止訴訟、裁定駁回起訴等不同處理方式。而在上述典型案例中，專利權人在涉案專利的申請日，還提出了整體相似度達98%的關聯專利，該關聯專利在該案受理之前已被宣告無效。基于此，為有效促進專利侵權糾紛解決，法院積極引導和鼓勵專利侵權案件當事人基于公平與誠信之考慮，自愿作出有關涉案專利穩定性問題的雙方雙向或者單方單向的利益補償承諾或者聲明，以此實現高效解決糾紛的同時平衡雙方的利益。

在最高人民法院公布典型案例之后，部分法院亦借鑒了上述思路，例如，江西省南昌中院于2023 年5 月受理了S 專利權人針對D 公司提起的3 起侵害發明及實用新型專利權案。對于其中的侵害發明專利權案件，專利權人在涉案發明專利的申請日同日，還提出了關聯專利，關聯專利與涉案發明專利的說明書方案實質相同、權利要求區別主要在于關聯專利增加了一個關于體積的限定特征。在訴訟案開庭前，上述關聯專利的無效決定已作出：全部無效。被告的代理律師第一時間將該信息作為補充證據與法官溝通，法官向原告詳細釋明涉案專利權穩定性問題依法可能存在的處理方式后，該案及其他2 件關聯案即于2023年7 月以S 專利權人撤訴結案；該案及系列案從受理到結案不足2 個月，有效提升了專利侵權糾紛的解決效率。

而上述法院在面對專利侵權糾紛時所采用的“先行裁駁、另行起訴”制度以及今年公布的典型案例中的“自愿作出未來利益補償承諾”方案對于海關專利侵權糾紛具有一定的指導借鑒意義。

依據《知識產權海關保護條例》及《中華人民共和國海關關于<中華人民共和國知識產權海關保護條例>的實施辦法》，在主動保護中，海關對被扣留的貨物是否侵犯知識產權具有調查、認定的權利和義務，且需自扣留之日起30 個工作日內完成。而專利案件具有高復雜性以及高風險性、扣押貨物對貨物權利人的權益具有重大影響，加之調查認定時間緊迫，因此，在海關知識產權保護中，需要申請人提供與涉案貨物報關價格等值的擔保。采用擔保及反擔保的重要原因之一即是為了高效解決知識產權權利人以及貨物權利人之間的利益糾紛，其在一定程度上是為未來利益提供擔保，這一點與最高人民法院公布的上述典型案例的思想是一致的。

綜上所述，實用新型和外觀設計專利被全部無效成功的概率超過二分之一，經過實質審查的發明專利被全部無效成功的概率超過三分之一，因此，在面對專利侵權訴訟時，涉嫌侵權方大都在選擇不侵權抗辯/現有技術抗辯策略的同時提出專利無效宣告請求，即對專利的穩定性質疑；如若專利權不穩定性的證據充足，則處理糾紛的主體即可引導雙方自愿對未來利益作出補償承諾，因此，在將上述“自愿作出未來利益補償承諾”方案應用于海關專利保護時，需貨物權利人提供證據證明涉案專利權穩定性明顯不足，并提起專利無效宣告來進行專利行政確權；在此基礎上，貨物權利人與專利權人可以自愿就未來利益作出補償承諾，如此，專利權人的利益可以得到保障的同時，貨物權利人的進出口貨物的各項權利也可以得到更好的保障。

其實，“利益承諾”并非最高人民法院首創。筆者在中國知網針對利益承諾進行主題檢索，截至2023 年10 月20 日，共命中252 篇文獻，這些文獻主要分布于企業經濟、金融、投資、證券、工業經濟等偏經濟與金融的相關領域，在行政學及國家行政管理也有所涉。因此，最高人民法院于2023 年3 月所公布的典型案例僅是首創性地將“未來利益承諾”機制應用于糾紛解決中，尤其是應用于糾紛實體解決周期長且權利存有瑕疵的情形中。由此可推測得知，將該機制應用于海關專利調查中也具有一定的合理性和可行性。

三、結語

海關總署在2023 年6 月推出優化營商環境16 條新舉措，其中，與知識產權海關保護相關的措施包括鼓勵有知識產權保護需求的中小企業就企業商標及核心專利等申請海關保護備案，并引導企業積極運用知識產權海關保護措施維護合法權益。

隨著企業知識產權意識的不斷增強、知識產權環境的不斷優化，專利海關保護的訴求也將增多，需要海關根據專利侵權糾紛相關的法律法規以及最高院的典型案例及時發現可應用于專利海關保護的糾紛解決方案，提升海關在保護企業健康成長過程中的作用。將“未來利益承諾”應用于海關專利調查中，在一定程度上可以增強海關在新形勢下對專利權主動保護的力度。