“以案說法”――談發(fā)明專利的創(chuàng)造性判斷

王娜

摘 要：創(chuàng)造性是授予專利權(quán)最為重要的條件，發(fā)明被授予專利權(quán)的難易程度主要取決于創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的掌握。本文從實際案例出發(fā)，進一步闡述了如何對創(chuàng)造性中兩個最重要的概念“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”進行理解。

關(guān)鍵詞：發(fā)明；創(chuàng)造性；突出的實質(zhì)性特點；顯著的進步

一、引言

《專利法》第二十二條第三款中規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。其中，“突出的實質(zhì)性特點”指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有實質(zhì)性區(qū)別，須是在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上通過具有創(chuàng)造性的勞動才能得到的，而“顯著的進步”是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有良好的技術(shù)效果或者社會效果。創(chuàng)造性相比較于專利授權(quán)的其他條件，如：新穎性、實用性等具有判斷難度大、主觀性強等特點，本文從一個復(fù)審的實際案例出發(fā)，對發(fā)明專利的創(chuàng)造性判斷進行探討。

二、案情介紹

該案例涉及一種導(dǎo)電性糊料，其主要技術(shù)方案以權(quán)利要求1為例：“一種導(dǎo)電性糊料，其包含金屬微粒和由有機溶劑構(gòu)成或者由有機溶劑與有機粘結(jié)劑構(gòu)成的有機分散介質(zhì)，金屬微粒與有機分散介質(zhì)的混配質(zhì)量比為50%～85%/50%～15%，%的合計為100%，金屬微粒由金屬微粒P1和金屬微粒P2構(gòu)成，P1由選自金屬和合金的1種或2種以上構(gòu)成且平均一次粒徑為1nm～150nm，P2與P1為同種金屬且平均一次粒徑為1μm～10μm，其混配質(zhì)量比P1/P2為80%～95%/20%～5%，%的合計為100%。”

在實質(zhì)審查階段，審查員認為權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對于對比文件1（JP特開平10-21744A）（以下簡稱D1）和本領(lǐng)域慣用技術(shù)手段的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，并進而駁回了該申請。其中，D1也公開了一種導(dǎo)電性糊料，其包括平均一次性粒徑為0.5-10um的銅微粒和平均一次粒徑為1-100nm的銅微粒，還包括有機溶劑和有機粘結(jié)劑構(gòu)成的有機分散介質(zhì)，該糊料中有機分散介質(zhì)在有機分散介質(zhì)與銅微粒總體中所占的重量含量為2-16%。由此可見，權(quán)利要求1相對于D1的區(qū)別技術(shù)特征僅為“納米金屬微粒與微米金屬微粒的質(zhì)量比為80%～95%/20%～5%”。在發(fā)明實質(zhì)審查階段，審查員認為上述區(qū)別技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。在復(fù)審階段，合議組認為本領(lǐng)域技術(shù)人員在D1的基礎(chǔ)上，難以通過結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案，權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。

三、案例分析

對于同一個權(quán)利要求在實質(zhì)審查階段和復(fù)審階段有著截然不同的創(chuàng)造性結(jié)論，原因在于實質(zhì)審查階段與復(fù)審階段關(guān)于權(quán)利要求1相對于D1的區(qū)別技術(shù)特征是否為本領(lǐng)域公知常識的認定不同。實質(zhì)審查階段審查員認為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)所要達到的技術(shù)效果，通過常規(guī)實驗手段在有限次實驗后得到合適的質(zhì)量比是較容易做到的，因此上述區(qū)別技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。而復(fù)審階段合議組認為：“基于上述技術(shù)特征，權(quán)利要求1實際要解決的技術(shù)問題是：抑制金屬微粒與空穴的分布不均勻，抑制多孔質(zhì)體內(nèi)部粗大空隙或裂紋的發(fā)生，并且使得接合強度優(yōu)良。D1中并未涉及權(quán)利要求1實際所要解決的上述技術(shù)問題，并且D1中既未揭示微米級銅粉和納米級銅粉之間的協(xié)同作用原理，也未揭示微米級銅微粒和納米級銅微粒在導(dǎo)電漿料中的相對含量的高低與上述技術(shù)問題之間是否有關(guān)系及有何具體關(guān)系，因此，基于權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機在D1的基礎(chǔ)上進行改進。

由此可見，實質(zhì)審查階段審查員僅從區(qū)別技術(shù)特征本身出發(fā)，認為質(zhì)量比屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員通過常規(guī)實驗手段在有限次試驗后較容易確定的技術(shù)特征，因此，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。而在復(fù)審階段中，合議組主要考慮了該區(qū)別技術(shù)特征在本申請中實際所取得的技術(shù)效果，以及在D1的基礎(chǔ)上本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機對其進行改進以得到權(quán)利要求1請求保護的技術(shù)方案。那么在該案例中，權(quán)利要求1相對于D1是否取得了積極的技術(shù)效果呢？ D1中明確公開了其所能解決的技術(shù)問題為“納米銅粉將因微米銅粉的排列而生成的間隙和空隙填充，沒有內(nèi)部缺陷，能夠得到燒結(jié)致密性良好的導(dǎo)體，提高燒結(jié)體的機械強度”，由此可見，D1也同樣能夠起到與本申請相同的技術(shù)效果。接下來考慮，在D1的基礎(chǔ)上本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機對其進行改進以得到權(quán)利要求1請求保護的技術(shù)方案呢？雖然D1中納米金屬微粒與微米金屬微粒的質(zhì)量比與本申請中相關(guān)質(zhì)量比數(shù)值相差較大，但是D1已經(jīng)給出了將納米級銅微粒和微米級銅微粒混合來減小導(dǎo)電漿料的縫隙、減小缺陷的技術(shù)啟示，那么在此技術(shù)啟示的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)大小不同的微粒的物理性質(zhì)來調(diào)整其含量比例達到一定的技術(shù)效果是不需要付出創(chuàng)造性勞動的。因此，筆者認為，從是否具備“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”兩方面進行分析，本案不符合專利法關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定。

四、其他國家的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)

關(guān)于創(chuàng)造性條件，許多國家采用是否顯而易見的判斷標(biāo)準(zhǔn)。這些國家在判斷是否顯而易見時，既可以考慮技術(shù)方案本身是否存在足夠大的區(qū)別，也可以考慮該技術(shù)方案是否產(chǎn)生意料不到的技術(shù)效果，兩者都是表明申請專利的發(fā)明非顯而易見的重要因素。

2007美國聯(lián)邦最高法院事隔41年再次就專利創(chuàng)造性的判斷問題表明其立場。在該判決中強調(diào)指出“創(chuàng)造性的判斷不能局限于表達教導(dǎo)、啟示或者動機的文字的字面含義，也不能過分強調(diào)已公開文獻和授權(quán)專利的字面內(nèi)容的重要性”、“將專利權(quán)授予那些并未帶來實質(zhì)性創(chuàng)新，而是在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上自然就會產(chǎn)生的成果會妨礙科技進步，而且在專利是組合已知因素的情況下會剝奪先前發(fā)明的價值或者利用”。[1]

五、總結(jié)

在進行發(fā)明的創(chuàng)造性判斷時，對發(fā)明是否具有“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”進行分析是難點，“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的技術(shù)水準(zhǔn)以及現(xiàn)有技術(shù)是否提供將最接近現(xiàn)有技術(shù)與其他現(xiàn)有技術(shù)以及技術(shù)常識結(jié)合起來的教導(dǎo)或者啟示決定了創(chuàng)造性的判斷必然會帶有一定的主觀因素，因此，正確理解創(chuàng)造性的內(nèi)涵對于更好地進行創(chuàng)造性的判斷具有重要的作用。

參考文獻：

[1]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011： 262-274.endprint