先注冊就可以擁有商標權嗎

本案原告訴稱被告侵犯了其馳名商標專用權并構成不正當競爭，涉及對馳名商標的認定、商標侵權的認定與法律適用及相關程序問題等。法院判決認為，原告主張權利的部分商標為馳名商標，被告將原告注冊商標惡意登記為企業名稱中的字號、在經營活動中使用各類標識的行為違反了誠實信用原則，侵犯了原告的商標專用權并構成不正當競爭。

原告：星源公司

原告：上海統一星巴克咖啡有限公司（以下簡稱統一星巴克）

被告：上海星巴克咖啡館有限公司（以下簡稱上海星巴克）

被告：上海星巴克咖啡館有限公司南京路分公司（以下簡稱上海星巴克分公司）

基本案情

原告訴稱：星源公司從1996年起在中國大陸分別注冊了“STARBUCKS”和“STARBUCKS”文字及圖形、“星巴克” 商標，核定使用于第30、42類等10余個商品及服務類別?；?999年以來在中國大陸的使用和宣傳，上述商標在中國已成為馳名商標。

原告發現，上海星巴克及其分公司在企業名稱中使用 “星巴克”字號，并在其經營中使用了與“STARBUCKS”、“星巴克”和“STARBUCKS”文字及圖形商標相同或近似的標識。原告認為，“STARBUCKS”、“星巴克”等商標為馳名商標，被告在知道上述商標具有極高馳名度的情況下，其上述登記、使用行為，構成對原告上述商標權利的侵害，也構成不正當競爭行為，請求：1、判令被告立即停止侵犯上述注冊商標專用權和對原告的不正當競爭；2、確認被告在企業名稱中使用“星巴克”字樣構成對原告“星巴克”馳名商標的侵權；3、判令被告停止使用所有與“STARBUCKS”等6個商標相同或近似的圖形、標識，并停止使用含有“星巴克”字樣的企業名稱；4、沒收和銷毀被告現有的侵權物品；5、判令被告公開向原告賠禮道歉、消除影響，在《解放日報》、《新民晚報》上刊登致歉聲明；6、判令被告賠償原告經濟損失人民幣50萬元；7、判令被告支付原告合理支出費用和律師費共計人民幣56萬元。

被告辯稱：1、原告無權利主體資格；2、原告有違反訴訟程序方面的行為；3、原告訴訟請求在實體上不能成立；4、原告要求被告停止使用含有“星巴克”字樣的企業名稱沒有法律依據，被告的企業名稱作為在先取得的合法權利應該得到保護；5、被告的行為不構成商標侵權或不正當競爭。綜上所述，請求駁回原告全部訴請。

法院判決

一審法院認為：自“STARBUCKS”商標1985年在美國注冊后，形成了以該商標為核心的系列商標。經權利人的宣傳和使用，在世界范圍內獲得良好聲譽?！靶前涂恕笔恰癝TARBUCKS”商標文字意譯與音譯的結合體，是“STARBUCKS”商標在華語地區的延伸?！癝TARBUCKS”和“星巴克”商標分別于1996年和1999年在中國大陸注冊后，商標權人及關聯人通過各類媒體、促銷和公益活動對該些商標進行了長時間的廣泛宣傳，并投入了大量的資金。由于“STARBUCKS”系列商標廣泛的國際知名度，以及在華語地區對“星巴克”商標的宣傳、使用，“STARBUCKS”、“星巴克”商標的知名度迅速擴大，已為中國大陸相關公眾所熟知。因此應當認定注冊于第42類咖啡館、餐館的“STARBUCKS”商標、“星巴克”商標為馳名商標。

“STARBUCKS”、“星巴克”作為馳名商標，星源公司無論對“星巴克”文字的使用還是相關權利的取得，均早于上海星巴克；上海星巴克明知其對“星巴克”文字不享有合法民事權益，卻將“星巴克”文字作為企業名稱中的字號進行登記，具有明顯的主觀惡意，違背了民事活動應當遵循公平、誠實信用的原則，侵犯了星源公司“STARBUCKS”、“星巴克”馳名商標專用權，同時構成對星源公司的不正當競爭。

因已認定上海星巴克將“星巴克”文字作為企業名稱中的字號進行登記構成商標侵權和不正當競爭，故被告在其經營活動中使用各類含有“星巴克”字號的標識均無合法根據；被告使用的“Starbuck”英文文字、“咖啡杯圖案”與原告的“STARBUCKS”商標、“STARBUCKS”文字及圖形商標分別近似，且使用范圍與原告商標核定使用商品或服務相同或相似，構成商標侵權及不正當競爭。

因兩被告因侵權所獲得的利益和兩原告因侵權所受到的損失均難以確定，法院在考慮被告侵權行為的性質、期間、后果，原告商標的知名度和聲譽、原告為制止侵權行為的合理開支等因素的基礎上綜合確定賠償數額。

據此，一審法院判決：1、兩被告停止侵犯星源公司的“STARBUCKS”、“星巴克”馳名商標（均為第42類）專用權；停止侵犯原告星源公司的“STARBUCKS”商標、“星巴克”商標和“STARBUCKS”文字及圖形商標專用權；停止侵犯統一星巴克商標使用權。2、兩被告停止對原告的不正當競爭行為。3、兩被告變更企業名稱，變更后的企業名稱中不得包含“星巴克”文字。4、兩被告共同賠償原告經濟損失人民幣500000元。5、被告上海星巴克咖啡館有限公司、被告上海星巴克咖啡館有限公司南京路分公司在《新民晚報》上刊登聲明，向原告星源公司、原告上海統一星巴克咖啡有限公司賠禮道歉，消除影響。6、對原告星源公司、原告上海統一星巴克咖啡有限公司的其余訴訟請求不予支持。

一審判決后，兩被告不服，提出上訴，二審法院經審理，判決駁回上訴，維持原判。

法理評析

一、關于馳名商標的認定

1、關于馳名商標認定的必要性審查

馳名商標的認定機制有如下重要特征：

（1）、依當事人的請求。一般情況下，馳名商標保護是作為對普通商標專用權保護的一種補充，原告未主張的，法院不予認定。（2）、啟動認定程序的有限性。目前，在域名、商標糾紛案件的審理中，啟動馳名商標認定程序有明確的法律依據。最高人民法院對通過司法程序認定馳名商標的態度是審慎的，“必須要嚴格依照法律和司法解釋規定的條件，只有在案件審理卻有需要時，才能認定馳名商標”。正因為如此，當事人不能將認定馳名商標作為一項訴訟請求提出，而只能作為其主張的一個事實由法院確認。

現有的啟動認定程序的兩種根據中，一種情況是，由于侵權人在權利人注冊類別以外的商品或服務類別上使用注冊商標，而對注冊商標進行跨類保護；另一種情況是，侵權人惡意將權利人的注冊商標另行注冊從而取得域名的權利。從上述兩種侵權行為的方式來看，侵權人都是采取表面合法的形式；從行為目的上看，都是借助注冊商標的標識作用以及巨大的商業價值取得非法利益，具有主觀惡意；從行為后果上看，都是給商標權利人造成提供一般司法保護所不能彌補的損害。與上述兩種侵權行為比較，本案中將注冊商標登記為企業名稱中的字號這種侵權行為同樣具有前述特點。因此，為了給商標權利人提供適當保護，有必要啟動馳名商標認定程序，這也符合民事法律的基本原則。

2、關于馳名商標的認定條件

關于馳名商標的認定條件，我國《商標法》第十四條規定：“認定馳名商標應當考慮下列因素：（1）相關公眾對該商標的知曉程度；（2）該商標使用的持續時間；（3）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍；（4）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（5）該商標馳名的其他因素。”

從上述法律規定出發，本案綜合考慮相關的事實證據，最終認定“STARBUCKS”、“星巴克”（均為第42類）商標為馳名商標。需要特別提及的是，本案將該兩商標的國際知名度作為馳名商標認定的一個重要因素。不可否認，馳名商標與普通商標一樣具有地域性因素，馳名商標的認定應當堅持域內馳名的原則即國內馳名原則，而不是所謂國際馳名性。但是，國際知名度可以成為系統考察商標是否國內馳名的重要因素，特別是對類似于本案的發源于國（境）外的注冊商標。從法院認定的事實來看，“STARBUCKS”系列商標或其品牌在國際上具有極高知名度。但是，判決顯然并沒有將國際知名度作為孤立的事實來看待，而是將其與相關商標在國內宣傳、使用獲得知名度的情況結合進行審查，進而認定國際知名度對國內知名度的提升作用。

二、關于企業名稱登記、使用行為構成商標侵權的認定

本案判決認定，上海星巴克明知其對“星巴克”文字不享有合法民事權益，卻將與星源公司“星巴克”商標相同的“星巴克”文字作為企業名稱中的字號進行登記，并在其分支機構上海星巴克分公司的企業名稱中使用，已給原告造成損害。

《商標法實施條例》第五十三條規定：“商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記。企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理?！笨梢姡瑢ⅠY名商標作為企業名稱登記是可能構成商標侵權的，并可導致撤銷企業名稱登記的法律后果，前提是該馳名商標業已形成。

本案中，被告在登記企業名稱時，原告的商標雖已具有較高知名度，但法院并未明確當時商標已達馳名程度，而是在綜合考慮原告商標直至訴訟前的相關事實因素，認定“STARBUCKS”、“星巴克”為馳名商標。可見，判決十分強調被告的主觀惡意，即：被告將原告“星巴克”商標文字作為企業名稱中的字號登記以取得外在的合法形式，借助“STARBUCKS”、“星巴克”等商標的知名度，“搭便車”來獲得競爭優勢，牟取非法利益，其商標侵權和不正當競爭的主觀惡意十分明顯。為此，考慮到原告商標的知名度，被告登記行為已經給原告造成重大損害及避免進一步的損害，必須消除被告實施侵權的基礎。

三、關于域外證據的認定

本案中，原告對其在世界范圍內獲得的商標權利和經營權利方面的文件，在美國履行了公證、認證手續。對于此類證據可否采納，存在不同意見。第一種意見認為，根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第十一條的規定，此類證據應在相關證據的形成地國辦理公證、認證手續，因此，上述證據未按規定履行手續，不應采納。第二種意見認為，證據形成地應理解為證據收集、形成的地點。上述在美國收集的證據履行了公證、認證手續，因此完全符合證據規則的規定，應予采納。第三種意見認為，此類證據不屬必須嚴格履行公證、認證手續證明訴訟主體資格的境外證據，從保護當事人的合法權益以及提高訴訟效率的原則出發，不一定要履行公證、認證手續。因此，對證據的形式真實性應予認可。

筆者認為，《關于民事訴訟證據的若干規定》對境外證據性質未作區分，而是一體要求履行公證認證手續，出于各種原因在實踐中完全依照這一規定執行確實有一定困難，這個問題也得到司法界的廣泛關注。最高人民法院《第二次全國涉外商事海事審判工作會議紀要》關于境外形成的證據達成如下共識：對當事人提供的在境外形成的證據，應根據不同的情況分別處理。對證明訴訟主體資格的證據，應履行相關的公證、認證或其他證明手續；對其他證據，由提供證據的一方當事人選擇是否辦理相關的公證、認證或者其他證明手續，但人民法院認為確需辦理的除外。但是，上述證據不論是否已辦理公證、認證或者其他證明手續，均應組織質證，并結合當事人的質證意見進行審核認定。筆者認為，這一規定付諸執行，可以在一定程度上緩解因公證、認證的形式要求所產生的審理期間過長問題，給當事人提供更多的訴訟便利。本案采納了第三種意見，其出發點與上述共識一致。