非正當(dāng)使用商標(biāo)引起的侵權(quán)糾紛

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原告：丹陽化工廠

被告：五兔王膠水廠及其出資人蔣某

一、基本案情

1982年9月，原丹陽縣皇塘日用化工廠注冊“玉兔”圖文組合商標(biāo)，玉兔（美術(shù)體）文字加一圓環(huán)，圓環(huán)中有一跳躍兔子。商標(biāo)注冊證號為161971，核定商品使用范圍為第26類白乳膠。1988年6月該商標(biāo)注冊人變更為丹陽市皇塘日用化工廠，1993年12月變更為丹陽化工廠。該商標(biāo)有效期續(xù)展至2003年2月28日。1997年5月28日丹陽化工廠又注冊“玉兔”文字商標(biāo)，圖樣為玉兔（美術(shù)體）。注冊證號為第1014180號，核定商品使用范圍為第一類工業(yè)用粘合劑和膠（不包括紙用粘合劑），有效期至2007年5月27日。2002年3月19日丹陽化工廠與丹陽市玉兔乳膠廠（下稱乳膠廠）簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將丹陽化工廠擁有的第161971號和1014180號商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給后者，并且于2002年7月14日經(jīng)過國家商標(biāo)局核準(zhǔn)。2002年3月8日雙方簽訂書面協(xié)議載明，丹陽化工廠將其商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給乳膠廠后，乳膠廠許可丹陽化工廠繼續(xù)享有上述商標(biāo)的排他使用權(quán)，并且由丹陽化工廠負(fù)責(zé)處理上述商標(biāo)相關(guān)的所有事務(wù)，包括侵權(quán)爭議的處理事務(wù)，所得歸丹陽化工廠。

五兔王膠水廠于1996年11月14日注冊“玉虎”拼音和文字組合商標(biāo)，圖樣為一圓環(huán)內(nèi)有美術(shù)體yuhu拼音和楷體玉虎字樣，注冊證號896144，核定商品使用范圍為粘合劑、合成乳膠。1997年5月7日又注冊“兔王”圖文組合商標(biāo)，圖樣為文字兔王和拼音TUWANG加兔的上半部形狀。商標(biāo)注冊證號為996004號，核定使用范圍為工業(yè)用粘合劑和膠（不包括紙用粘合劑）。2000年9月11日還申請注冊“玉兔”圖文組合商標(biāo)，圖樣為一橢圓內(nèi)趴一白兔、圓內(nèi)右上方為楷體玉兔文字及拼音YUTU。核定使用范圍為文具或家用膠水。2002年3月7日又申請注冊“金品玉兔王”文字商標(biāo)，圖樣為金品玉兔王楷體文字。注冊證號1724024，核定使用范圍工業(yè)用粘合劑、工業(yè)用膠、非文具非家用膠水。另外，五兔王膠水廠于1998年12月7日申請注冊“五兔”圖文組合商標(biāo)，圖樣為一圓環(huán)內(nèi)有五只兔子，下方為五兔的文字，但被國家商標(biāo)局裁定不予注冊。

1998年五兔王膠水廠在其生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品上使用五兔商標(biāo)，生產(chǎn)時(shí)間持續(xù)3—4個(gè)月，數(shù)量1000桶，每桶銷售價(jià)格50—60元。從1995年至1998年5月8日當(dāng)?shù)毓ど虣C(jī)關(guān)對上述行為進(jìn)行了查處，并且制作了行政處罰決定書。2002年2月五兔王膠水廠在其生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品上組合使用其注冊的“玉虎”、“兔王”商標(biāo)，將其中“玉”和“兔”字故意放大，造成“玉兔”的視覺效果。共計(jì)生產(chǎn)銷售100桶，銷售價(jià)每桶40元。2002年3月起，五兔王膠水廠在其生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品上使用其中“文具或家用粘合劑（膠水），文具或家用膠水類”上申請注冊的“玉兔”圖文組合商標(biāo)。雖然在產(chǎn)品標(biāo)貼上有文字說明為家用粘合劑，但是其特別突出“玉兔牌”三個(gè)文字。而且該產(chǎn)品分為1.3公斤瓶裝和10公斤桶裝兩類，其主要化學(xué)成份是醋酸乙烯。其中桶裝部分產(chǎn)品與丹陽化工廠的同類產(chǎn)品一起在建筑市場銷售。

丹陽化工廠認(rèn)為五兔王膠水廠的行為侵犯了自己的商標(biāo)權(quán)，于是對其進(jìn)行起訴。

二、法院裁判

法院認(rèn)為，（一）雖然“玉虎”與“兔王”商標(biāo)均屬于五兔王膠水廠自己的注冊商標(biāo)，但五兔王膠水廠沒有將“玉虎”與“兔王”商標(biāo)正當(dāng)使用，而是出于商業(yè)目的，未經(jīng)丹陽化工廠的許可在相同的產(chǎn)品包裝裝潢中明顯突出強(qiáng)化了“玉虎”和“兔王”商標(biāo)中的“玉”與“兔”字形的排列，而幾乎完全淡化其中“虎”與“王”的標(biāo)識(shí)作用。其主觀上具有使相關(guān)公眾混淆的故意，客觀上在整體結(jié)構(gòu)上造成了與丹陽化工廠“玉兔”商標(biāo)幾乎相同的強(qiáng)烈標(biāo)識(shí)效果。已經(jīng)給相關(guān)公眾造成了混淆。五兔王膠水廠的上述行為系超過正當(dāng)界限行使其權(quán)利，構(gòu)成權(quán)利濫用，已經(jīng)侵犯了“玉兔”商標(biāo)的專用權(quán)。（二）在丹陽化工廠將其所有的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給乳膠廠后，乳膠廠許可丹陽化工廠繼續(xù)享有上述商標(biāo)的使用權(quán)，其性質(zhì)為排他使用。該協(xié)議屬于效力待定的協(xié)議。2002年3月19日雙方的轉(zhuǎn)讓協(xié)議正式簽訂，于同年5月31日經(jīng)過國家商標(biāo)局正式核準(zhǔn)。乳膠廠與丹陽化工廠的授權(quán)協(xié)議所依賴的條件已經(jīng)成就，該轉(zhuǎn)讓行為發(fā)生相應(yīng)的法律效力。另外，法院審理期間乳膠廠還特別授權(quán)由丹陽化工廠負(fù)責(zé)處理與使用該商標(biāo)相關(guān)的所有事務(wù)，處理收益歸丹陽化工廠所有。法院在征求商標(biāo)所有人乳膠廠對本訴訟的意見時(shí)，乳膠廠再次明確上述授權(quán)。因此原告是適格的。（三）類似商品是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般地認(rèn)為其存在特定的聯(lián)系、容易造成混淆的商品。認(rèn)定商品是否類似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾對商品的一般認(rèn)識(shí)綜合判斷，而《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表》（下稱分類表）和《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（下稱區(qū)分表）并不是作為商品類似判斷的依據(jù)，分類表和區(qū)分表最主要的功能是在商標(biāo)注冊時(shí)劃分類別、方便注冊審查與商標(biāo)行政管理，與商品類似本來就不盡一致，僅作為判斷商品類似的參考。而五兔王膠水廠生產(chǎn)、銷售的膠水粘合劑雖然與丹陽化工廠生產(chǎn)、銷售的膠水粘合劑分別屬于分類表的第1類和16類，但二者的主要用途相互通用，均為粘接材料之用，區(qū)別僅在于粘接強(qiáng)度的大小程度。另外從商品的銷售渠道、方式和消費(fèi)對象看，二者也是相同的。蔣某自己也承認(rèn)在許多經(jīng)銷商的銷售商品陳列中，兩種商品是放在一起銷售的。故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩種膠水粘合劑為類似商品。綜上，五兔王膠水廠應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠禮道歉并且賠償損失的侵權(quán)責(zé)任。

故法院判決：1、五兔王膠水廠立即停止對丹陽化工廠“玉兔”商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)行為。2、五兔王膠水廠在本判決發(fā)生法律效力之日起30日內(nèi)在《××日報(bào)》上刊登公開聲明向丹陽化工廠賠禮道歉（聲明內(nèi)容須經(jīng)法院審核，費(fèi)用由五兔王膠水廠負(fù)擔(dān)）。如不履行，法院將公開判決書主要內(nèi)容。3、五兔王膠水廠賠償?shù)り柣S經(jīng)濟(jì)損失20萬元，在本判決發(fā)生法律效力之日起30日內(nèi)履行完畢；如果五兔王膠水廠財(cái)產(chǎn)不足以清償上述債務(wù)，出資人蔣某以其個(gè)人的其他財(cái)產(chǎn)予以清償。

三、法理分析

1、關(guān)于原告的訴訟主體資格問題

五兔王膠水廠的侵權(quán)行為有部分發(fā)生在涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前，另外一部分發(fā)生在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓后。對于處分發(fā)生在轉(zhuǎn)讓以前的行為，乳膠廠出具函書面明確：許可丹陽化工廠排他使用已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給乳膠廠的注冊商標(biāo)，并稱：由丹陽化工廠負(fù)責(zé)處理外界與使用上述注冊商標(biāo)相關(guān)的事務(wù)，包括侵權(quán)事務(wù)，處理收益歸丹陽化工廠。法院在征求商標(biāo)所有人乳膠廠對本訴訟的意見時(shí)，乳膠廠再次明確上述授權(quán)。故法院認(rèn)為，乳膠廠的該書面表示系其真實(shí)意思表示，且不損害第三人利益，也不違反法律規(guī)定，應(yīng)為有效。同時(shí)法院認(rèn)為，丹陽化工廠實(shí)際上不僅是利害關(guān)系人，而且具備受委托人的雙重身份，完全可以行使訴權(quán)，此時(shí)可以不考慮具體的侵權(quán)行為的時(shí)段是否發(fā)生在商標(biāo)許可使用之前還是之后。因?yàn)橐勒兆罡呷嗣穹ㄔ骸督忉尅返?條規(guī)定的精神，丹陽化工廠具有排他許可，系商標(biāo)權(quán)利人，其訴訟主體資格是適格的。在商標(biāo)注冊人乳膠廠沒有提起訴訟的情形下，又取得乳膠廠的完全授權(quán)，故法院認(rèn)為丹陽化工廠的訴訟主體資格適格，丹陽化工廠在本案中具備合法有效的訴權(quán)。

2、類似商品的判斷問題。

本案中對于五兔王膠水廠辯稱，其在使用說明（標(biāo)簽）上表明該商品屬于國際商品分類第16類，且特別標(biāo)明是家用粘合劑，不是丹陽化工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所屬的第1類工業(yè)用粘合劑和膠，因此不構(gòu)成侵權(quán)。對此法院認(rèn)為：判斷與認(rèn)定五兔王膠水廠的該產(chǎn)品與丹陽化工廠生產(chǎn)的聚醋酸乙稀乳液產(chǎn)品是否類似，應(yīng)以相關(guān)公眾對兩者產(chǎn)品的一般認(rèn)識(shí)為依據(jù)，而相關(guān)公眾是以產(chǎn)品功能、用途、銷售渠道及場所、銷售對象、產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)部門等為認(rèn)識(shí)依據(jù)的。國際商品分類表僅是商標(biāo)管理部門在行使商標(biāo)審核、管理職能工作中的商品分類標(biāo)準(zhǔn)，非相關(guān)公眾的認(rèn)識(shí)與判斷標(biāo)準(zhǔn)。家用粘合劑與工業(yè)用粘合劑之區(qū)分，系生產(chǎn)銷售商、相關(guān)公眾如何使用商品的問題，與商品本身無必然聯(lián)系；且兩者之區(qū)分，對于一般消費(fèi)者而言并無明確具體的界線，一般消費(fèi)者也難以清楚區(qū)分工業(yè)用與民用之作用。故法院認(rèn)為五兔王膠水廠生產(chǎn)、銷售的膠水粘合劑雖然與丹陽化工廠生產(chǎn)、銷售的膠水粘合劑分別屬于分類表的第1類和16類，但二者的主要用途相互通用，均為粘接材料之用，區(qū)別僅在于粘接強(qiáng)度的大小程度。另外從商品的銷售渠道、方式和消費(fèi)對象看，二者也是相同的。五兔王膠水廠庭審中也承認(rèn)在許多經(jīng)銷商的銷售商品陳列中，兩種商品是放在一起銷售的。故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩種膠水粘合劑為類似商品。

3、關(guān)于權(quán)利濫用的問題

本案中對于五兔王膠水廠組合使用“玉虎”與“兔王”商標(biāo)是否構(gòu)成侵權(quán)的問題存在一定的分歧。有人認(rèn)為（包括五兔王膠水廠自己）無論商標(biāo)注冊人如何使用自己的商標(biāo)，不存在侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)的問題。但是如果按照制止權(quán)利濫用原則分析本案：雖然“玉虎”與“兔王”商標(biāo)均屬于五兔王膠水廠注冊商標(biāo)，如果五兔王膠水廠在商標(biāo)核定的范圍內(nèi)正確使用，不存在侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)問題。但五兔王膠水廠沒有將玉虎與兔王商標(biāo)正當(dāng)使用，而是出于商業(yè)目的，未經(jīng)乳膠廠和丹陽化工廠的許可在相同的產(chǎn)品包裝裝潢中明顯突出強(qiáng)化了玉虎和兔王商標(biāo)中的“玉”與“兔”字形的排列，而幾乎完全淡化其中“虎”與“王”的標(biāo)識(shí)作用。其主觀上具有使相關(guān)公眾混淆的故意，客觀上在整體結(jié)構(gòu)上造成了與乳膠廠和丹陽化工廠知名商標(biāo)“玉兔”幾乎相同的強(qiáng)烈標(biāo)識(shí)效果。已經(jīng)給相關(guān)公眾造成了混淆，使相關(guān)公眾對所標(biāo)識(shí)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，認(rèn)為五兔王膠水廠生產(chǎn)、銷售的該類商品與乳膠廠和丹陽化工廠使用的玉兔商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品存在某種特定的聯(lián)系。五兔王膠水廠的上述行為系超過正當(dāng)界限行使其權(quán)利，其主觀惡意明顯，構(gòu)成權(quán)利濫用。且符合我國商標(biāo)法規(guī)定的“給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”規(guī)定，因此法院認(rèn)定五兔王膠水廠侵犯了“玉兔”商標(biāo)專用權(quán)是正確的。

4、獨(dú)資企業(yè)與出資者責(zé)任的分擔(dān)問題。

按照《個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》第31條的規(guī)定，蔣某作為五兔王膠水廠的獨(dú)立投資人，只有在五兔王膠水廠財(cái)產(chǎn)不足以清償上述債務(wù)，蔣某才對此以其個(gè)人的其他財(cái)產(chǎn)予以補(bǔ)充清償。法院最終判決表述為“五兔王膠水廠賠償?shù)り柣S經(jīng)濟(jì)損失20萬元，在本判決發(fā)生法律效力之日起30日內(nèi)履行完畢；如果五兔王膠水廠財(cái)產(chǎn)不足以清償上述債務(wù)，蔣某以其個(gè)人的其他財(cái)產(chǎn)予以清償”是恰當(dāng)?shù)摹＃ㄘ?zé)任編輯梅 杰）