發明、實用新型與外觀設計專利申請之間可互為抵觸申請

作者/張躍平

發明、實用新型與外觀設計專利申請之間可互為抵觸申請

作者/張躍平

《專利法》第三次修改后，《專利法》第23條中引入抵觸申請的相關規定，發明、實用新型和外觀設計之間是否可互為抵觸申請成為業界爭論的問題。從抵觸申請制度的立法宗旨、我國的司法實踐以及國外判例和相關規定入手，分析了盡管發明、實用新型和外觀設計三者的保護對象及范圍不同，但其可以記載相同的發明創造內容，保護范圍之間存在交集，因此規定發明、實用新型和外觀設計之間可以相互抵觸有利于技術或者設計的創新和進步。

專利 發明 實用新型 外觀設計 抵觸申請

一、問題的提出

《專利法》第三次修改后，提高了外觀設計專利的授權標準，引入抵觸申請制度?！秾＠?》第23條規定，授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計，也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。修改后的《專利審查指南》中明確規定，判斷對比文件是否構成涉案專利的抵觸申請時，應當以對比文件所公告的專利文件的全部內容為判斷依據。由《專利法》和《專利審查指南》的相關規定可知，作為外觀設計的抵觸申請似乎只能是外觀設計專利，而不能是發明或者實用新型專利（申請）。

持外觀設計與發明或實用新型不能相互抵觸觀點的人認為，外觀設計與發明、實用新型專利就保護對象而言是不同的，外觀設計專利保護的是富有美感并適于工業應用的新設計，發明或者實用新型專利保護的是新的技術方案。就保護范圍來說，外觀設計專利權的保護范圍以圖片或者照片為準，發明或者實用新型以權利要求書的內容為準，二者的保護范圍有明顯區別。因此，二者無論是在保護對象還是保護范圍方面都不會出現交叉，相互之間也就根本不存在相互抵觸的情形。那么二者之間確實不能相互抵觸嗎？筆者持反對觀點。

二、抵觸申請制度的立法宗旨

要弄清這一問題，還要從抵觸申請制度設立的目的說起。抵觸申請采用全文比較制度，即對于發明、實用新型而言，將在后申請的權利要求書中請求保護的內容與在先申請的全部申請文件進行對比，而不僅是就請求保護的發明創造之間進行對比。對于外觀設計而言，不再僅僅是將前后申請要求保護的外觀設計進行比較，而是將在先申請的全部內容與涉案專利要求保護的外觀設計進行比較。如，可以將在先設計中公開的一個構件的外觀設計與涉案專利進行比較，也可以將在先申請的使用狀態參考圖與涉案專利進行比較。在進行審查時，抵觸申請的審查原則和基準適用新穎性的審查原則和基準，也就是說只有在先申請中記載了至少一項與在后申請要求保護的發明創造同樣的發明創造，或者說，前后申請之間只要有發明創造內容的交叉重疊，前者就構成后者的抵觸申請。究其原因，一方面是為了防止重復授權，防止申請人通過修改申請文件，將在先申請的說明書或附圖中公開的內容補充到在后申請的權利要求中進行保護。此外還蘊含和體現著其他的立法價值取向，首先是專利法的立法宗旨，即公開換保護，鼓勵申請人公開其全部發明創造，而不僅僅是要求保護的發明創造。其次，為了確保專利的獨占權，充分保護在先申請人的利益。專利制度禁止重復授權，但是根據禁止重復授權的原則，只有在在先申請中提出權利要求并且獲得授權的發明創造才能防止在后申請人取得同樣的專利權，而那些在說明書或者附圖中記載的發明內容，不僅不能限制在后申請人取得專利權，而且一旦在后申請人取得專利權，還會阻礙在先申請人自己的實施[1]。第三，維護社會公眾利益，如果將在先申請人在說明書和附圖中記載的發明創造授權給在后申請人，則無疑限制了社會公眾的權益，給技術的發展帶來損害[2]。

發明、實用新型專利申請之間可以記載相同的技術方案，外觀設計專利申請之間可以記載同樣的設計方案。那么在先申請的發明或者實用新型專利能否記載與在后申請的外觀設計同樣的設計方案呢？反之，在先申請的外觀設計專利能否記載與在后申請的發明或實用新型的權利要求保護的相同的某一個技術方案？

三、我國審查和司法實踐

勿容置疑，審查實踐中，在先公開的發明或者實用新型專利文獻可以作為評價外觀設計可專利性的現有設計。同樣，在先公開的外觀設計專利文獻也可以作為評價發明、實用新型可專利性的現有技術，外觀設計與發明、實用新型的保護對象雖然不同，但就公開的產品的外觀形狀而言應該沒有本質的區別。

專利復審委員會作出的W3310無效宣告請求審查決定要點中載明：當一份在先申請、在后公開的外觀設計專利的申請人與在后申請的實用新型專利的申請人相同，則不能構成所述在后專利申請的抵觸申請1. 第三次修改《專利法》之前，抵觸申請的構成要件之一是他人申請。。W3689號決定中載明：在請求人所提交的證據材料中，附件2（中國外觀設計專利公報CN3022363D）申請日早于本專利申請日但其公開日晚于本專利的申請日，并且從該外觀設計不能看到和直接推理得到本專利的上述技術特征（1）-（5）2. 抵觸申請的判斷原則與新穎性的判斷原則相同，即在先申請必須公開構成在后申請技術方案的所有技術特征。，因此，附件2不能破壞本專利的新穎性。

上述兩個決定中并沒有指出外觀設計不可以作為實用新型的抵觸申請，其不能破壞實用新型的新穎性的理由都是因為在先申請的外觀設計不符合抵觸申請的其它條件。

北京市第一中級人民法院（2003）一中民初字第10522號民事判決書3. 北京市高級人民法院作出的終審判決維持了該判決。涉及的是專利侵權糾紛案，原告訴稱其于2001年4月27日申請了名稱為“蒸汽清潔機（NKT-140）”的外觀設計專利，2001年12月26日被授予專利權。原告發現被告未經許可，擅自生產銷售了與原告專利相似的產品，而且在明知原告對上述產品享有外觀設計專利權的情況下，仍然故意實施侵權行為。被告辯稱，被告實施的是一項在先實用新型專利技術，該實用新型專利于2001年4月24日提出申請，并于2002年4月3日被授予專利權，其申請日早于原告外觀設計專利申請日。根據保護在先權利原則，被告未侵犯原告的專利權。法院審理認為，雖然該實用新型專利的申請日早于涉案外觀設計專利的申請日，但被告提交的現有證據并不能證明其產品是依據此項實用新型專利權生產的。此外，要清楚地顯示立體產品的外觀設計，應當有產品的六面視圖，而該實用新型附圖并未完全揭示被告產品的外部形狀。

從這一侵權判例可知，若在先申請的實用新型專利中充分揭示了“蒸汽槍”的外觀設計，并且有證據證明被告得到了實用新型專利權人的實施許可，則根據保護在先權利原則，被告將不承擔侵權責任。由此可見，雖然發明、實用新型專利的保護范圍以權利要求的文字來表述，外觀設計專利的保護范圍以圖片或者照片來表示，但二者均可以保護產品的外觀形狀，在實施某一發明或者實用新型專利權的過程中會出現同時實施某一外觀設計專利權的情況，反之亦然，也就是說實用新型專利與外觀設計專利的保護范圍之間存在交集。在侵權程序中只能依據保護在先權利原則解決因權利范圍交叉而產生的糾紛。若在授權程序中實用新型和外觀設計專利申請可以互為抵觸，則可以避免因權利范圍交叉而在后續侵權程序中出現的權利糾紛問題。

四、它山之石

In re Thorington4. 57 C.C.P.A. 759,418 F.2d 528 (該案例由專利復審委員會吳大章提供)一案中，美國海關與專利上訴法院針對美國專利局序列號為No.441411的發明專利申請（申請日為1965年3月11日）的駁回決定，作出專利上訴號為No.8188的判決。審查員與上訴和抵觸委員會的駁回理由是：外觀設計專利和隨后申請的機械發明專利申請的兩個螺旋實施例是相同的。上訴人的發明專利權利要求1，6，7，9，15，24，26-28，因與上訴人先前的外觀設計專利屬于重復授權而不能被授予專利權，依據35 U.S.C.§101駁回。

Thorington公開（公開日期為1964年5月26日）的熒光燈裝飾性外觀設計如下圖所示：

熒光燈裝飾性外觀設計圖

上訴人主張由于外觀設計專利和實用專利依據的法條不同（實用專利35 U.S.C.§101，外觀設計專利35 U.S.C.§171），所以二者之間不可能重復授權。上訴人極力主張，這種不同的法條導致了不同的保護主題、授權標準和保護范圍。35 U.S.C.§101將“實用性”作為可專利的先決條件，而35 U.S.C.§171中的關鍵詞是“裝飾性”。上訴人認為，外觀設計專利保護的僅僅是物品可視的、裝飾性特征，其獨特的外觀在圖片中表現出來，外觀設計專利并不保護產品功能，而權利要求限定的實用專利保護的是實用物品視圖體現的操作功能和產品。因此兩種專利的侵權判斷條件是不同的。簡而言之，法律并沒有規定在這種情況下的重復授權。

法院認為，發明專利申請因在常規的熒光燈外殼上提供了螺旋凹槽這一特征而具有新穎性，從而獲得專利，將構成上訴人外觀設計專利保護不合理的壟斷延期。在外觀設計專利期限屆滿后，希望通過常規工藝制造熒光燈的任何人還要面臨權利人對機械專利的壟斷，因此，外觀設計專利所描述的發明創造在其屆滿之后許多年仍然不能被公眾自由使用。這種壟斷延期是不合理的。而且這兩個專利申請不是因行政管理因素造成的，而是因為上訴人力圖用兩個專利保護比一個專利所能保護的范圍更大的專利范圍。對同一發明概念（inventive concept）授予兩項專利的直接后果是對該發明的保護期限超出外觀設計專利14年的法定保護期限和被稱之為“機械專利”的17年的保護期限。

采用先發明制的美國沒有先申請制國家的抵觸申請制度，在法院的多個判決中甚至認同這樣的原則，即如果在外觀設計專利或申請中產生新穎的美學效果的所有特征，與在實用專利或申請的權利要求中記載的產生新穎結構的所有特征相同，重復授權是一個合適的駁回理由。

日本《外觀設計法》中沒有明確規定發明或者實用新型可以作為外觀設計的抵觸申請，但在該法第13條規定，發明和實用新型均可在一定條件下由申請人主動申請變更為外觀設計，此即為日本《外觀設計法》中的申請變更制度。根據該條款的規定，當變更了申請類型，原來的申請即視為撤回，在后的外觀設計以在先發明或實用新型專利的申請日為其申請日。根據《外觀設計審查基準》92.1.1的規定，申請變更的條件之一是變更后的新外觀設計申請的外觀設計必須與原申請的最初說明書以及附圖中記載的外觀設計一致。

從上述規定可以看出，日本《外觀設計法》中所規定的申請變更制度，實際上是給予當事人在不能或不欲獲得發明或實用新型保護時，轉而尋求注冊外觀設計保護的機會。從其《審查基準》中的具體規定可以看出，申請變更僅限于原申請中明確記載了的設計內容，即實質上是原申請日之時已經遞交給特許廳的外觀設計（只不過該外觀設計是作為發明或實用新型內容的一部分而不是作為一個獨立的外觀設計出現），并且變更申請的外觀設計是直接、清楚、完整地由原申請所確定的外觀設計。

日本《外觀設計法》中沒有明確規定發明或實用新型可以作為外觀設計的抵觸申請，但可以給申請人就同一發明創造內容提供多次不同類型權利保護的機會。究其根源在于盡管發明、實用新型與外觀設計專利的保護對象和保護范圍不同，但其可以記載同樣的發明創造內容。

日本變更申請制度與《巴黎公約》第4條（E）規定的優先權轉換申請制度有一定的關聯?！栋屠韫s》該條款規定：“（1）以一項實用新型申請為優先權基礎，向一個成員國提出外觀設計申請時，其優先權期限與以一項外觀設計申請為優先權基礎時的優先權期限相同；（2）……?！边@一規定表明，對于實用新型和外觀設計而言，首次申請實用新型的，可以將其作為隨后提交的外觀設計申請的優先權基礎，此時的優先權期限為6個月。反過來，首次申請為外觀設計的，《巴黎公約》沒有規定可以轉換為實用新型申請，應理解為不允許轉換。

在《巴黎公約》和日本變更申請制度中究竟為何只允許單方向轉換，筆者認為是因為通常情況下外觀設計公開的圖片或照片僅僅相當于技術專利的一個實施例，發明和實用新型專利權利要求請求保護的技術方案遠遠不止某一實施例，因此根據在先申請的外觀設計圖片或照片公開的內容撰寫發明或實用新型的權利要求書很容易超范圍。而這種申請轉換主要是為了滿足發明人的需要，如日本的申請變更制度，在實用專利沒有授權可能性的情況下尋求外觀設計權利的保護，為發明人提供更多的保護途徑。因此這種單方向轉換并非因為二者不能記載同樣的發明創造內容。

采用全文比較制的抵觸申請審查原則和優先權的審查原則相同，都是將在后權利要求與在先申請文件全文對比。對于優先權來說，只要首次申請中記載了在后申請要求保護的發明創造，就說明該發明創造在首次申請日已經被完成，因此，可以將在先申請的申請日作為在后申請的申請日。同樣，對抵觸申請而言，只要在先申請記載了在后申請要求保護的發明創造，就說明在先申請人在先已經完成了該發明創造，按照抵觸申請的立法宗旨，在先申請人自然應享有對該發明創造的獨占壟斷權和自由處分權，在后申請因與在先申請抵觸而不能被授予專利權。

五、發明、實用新型和外觀設計申請之間可以互為抵觸

按照《巴黎公約》的相關規定，首次申請實用新型，可以將其作為優先權基礎隨后提交一份外觀設計申請，日本的發明和實用新型均可在一定條件下由申請人主動申請變更為外觀設計。美國的司法實踐甚至認為二者可以構成重復授權。根據我國的審查實踐，如果附圖中記載了相同或者實質相同的外觀設計的發明或者實用新型專利在外觀設計專利申請日前已經公開，則其可以作為破壞外觀設計專利新穎性的對比文件。顯然，盡管發明和實用新型專利保護產品的技術方案，外觀設計專利保護產品的外觀設計，二者的保護對象和保護范圍不同。但毫無疑問，在先申請的發明或者實用新型專利中可以記載與在后申請的外觀設計專利相同或者實質相同的外觀設計，在先申請的外觀設計專利也可以記載在后申請的發明或實用新型專利要求保護的技術方案?？梢哉J為，若在先申請人只選擇保護權利要求中限定的技術方案或者是圖片中請求保護的外觀設計，則意味著其將說明書及附圖中記載的產品的外觀形狀或圖片中記載的技術方案向社會公眾公開。二者之間若不能相互抵觸顯然會損害公眾利益，不利于技術或者設計的創新和進步。

按照目前的法律框架，權利沖突解決機制可以解決不同類型的多種權利之間的交叉重疊問題，如專利權、商標專用權、著作權等，若保護范圍出現交叉重疊，在授權或者確權程序中就可以以權利沖突為由拒絕授予后者權利。專利法和商標法的授權條款中均明確規定，授權專利和注冊商標不得與在先權利相沖突?？梢?，不得與他人在先權利相沖突屬于能否授予專利權或者商標專用權的條件之一。抵觸申請或者重復授權的相關法律規定解決了同屬一部專利法下的發明和實用新型之間以及外觀設計之間的權利交叉重疊問題。而同樣同屬一部專利法下的外觀設計專利與發明或者實用新型專利之間，顯然不能以權利沖突的解決機制在授權程序解決權利之間的交叉重疊問題。究竟以何種方式解決外觀設計專利與發明或者實用新型專利之間存在的權利交叉問題呢？筆者認為，既然都屬于同一部專利法下的發明創造，客觀上相互之間又可以記載同樣的發明創造內容，則完全可以以抵觸申請的方式拒絕授予在后申請權利，從而避免后續權利實施過程中可能產生的侵權糾紛。即只要外觀設計專利和實用新型專利相互之間已經明確公開了相同或者實質相同的技術方案或者外觀設計，二者之間就可以互為抵觸。

（作者單位： 國家知識產權局專利局外觀設計審查部 ）

[1] 何越鋒.論抵觸申請及其構成要件[J].知識產權,1996（4）.

[2] 儀 軍.抵觸申請在實踐中的應用[J].電子知識產權，2002（12）.