淺析“禁止重復授權(quán)”原則——我國專利法如何避免“重復授權(quán)”

張 巍，夏 刊，鮑欣欣

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責任編輯:薛 京

1 “禁止重復授權(quán)”原則

專利權(quán)是指國家依法授予專利權(quán)人對其發(fā)明創(chuàng)造在一定地域和期限內(nèi)的獨占權(quán)，是專利權(quán)人禁止他人未經(jīng)其許可實施其發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利。專利權(quán)的獨占性也稱專有性、排他性或壟斷性，是其最本質(zhì)的屬性。基于這一屬性，對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，即使有兩個以上的申請人分別提出了專利申請，并且都符合授予專利權(quán)的條件，也不能都授予專利權(quán)，否則在多項專利權(quán)之間就會發(fā)生沖突，而違背其獨占性。這就是“禁止重復授權(quán)”原則[1]。

2 我國專利法的相關(guān)規(guī)定

為了避免“重復授權(quán)”，我國現(xiàn)行專利法第九條第一款明確規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。其中，關(guān)于“只能授予一項專利權(quán)”存在兩種觀點：第一種觀點是同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項或兩項以上處于有效狀態(tài)的授權(quán)專利存在；第二種觀點是同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能被授予兩次專利權(quán)。究竟應該采取哪個觀點，學術(shù)界一直爭論不休，尤其體現(xiàn)在關(guān)于“舒學章案”的爭論中。在該案的最高人民法院再審判決書中指出：本案一審判決認為，禁止重復授權(quán)應理解為，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項或兩項以上處于有效狀態(tài)的授權(quán)專利存在”；二審判決認為，“重復授權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予兩次專利權(quán)，基于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的兩項專利權(quán)同時存在并不是構(gòu)成重復授權(quán)的必要條件”；二審判決實際上是認為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權(quán)；禁止重復授權(quán)的目的在于防止對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造有兩項或者兩項以上的專利權(quán)同時存在而導致專利權(quán)之間的沖突或者不必要的重疊，只要兩項專利申請或者專利要求保護的內(nèi)容不同，即可以達到防止重復授權(quán)的目的；專利法中所規(guī)定的禁止重復授權(quán)，是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項或者兩項以上的處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在，而不是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權(quán)[2]。可見，最高人民法院再審判決支持上述第一種觀點，第一種觀點有利地保護了同日（指申請日）既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的申請人的利益。

我國現(xiàn)行專利法則對這兩種觀點進行了折中，在保證同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能被授予兩次專利權(quán)的前提下，又針對同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利規(guī)定了一個例外情況（將在第3節(jié)介紹）。

根據(jù)我國現(xiàn)行專利法第九條和實施細則第四十一條以及審查指南的規(guī)定，對于兩個以上的申請人同日（指申請日；有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，如果這兩件申請均符合授予專利權(quán)的其他條件，應當通知申請人自行協(xié)商確定申請人。申請人期滿不答復的，其申請被視為撤回；協(xié)商不成，或者經(jīng)申請人陳述意見或進行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請均予以駁回。對于同一申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件專利申請的，如果這兩件申請均符合授予專利權(quán)的其他條件，應當就這兩件申請分別通知申請人進行選擇或者修改。申請人期滿不答復的，相應的申請被視為撤回。經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請均予以駁回[3]。

另外，我國現(xiàn)行專利法第二十二條第二款關(guān)于新穎性及抵觸申請的規(guī)定也體現(xiàn)了“禁止重復授權(quán)”原則。根據(jù)我國現(xiàn)行專利法第二十二條第二款的規(guī)定，任何單位或個人就同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖群髢纱紊暾垖＠绻谙壬暾堅谠诤笊暾埖纳暾埲眨ㄖ干暾埲眨挥袃?yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）之前公開，則在先申請構(gòu)成了在后申請的現(xiàn)有技術(shù)，在先申請破壞了在后申請的新穎性，導致在后申請不能被授予專利權(quán)，如果在先申請在在后申請的申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）當天或之后公開，那么在先申請將構(gòu)成在后申請的抵觸申請，也將導致在后申請不具備新穎性而不能被授予專利權(quán)，從而避免了“重復授權(quán)”。

由此可見，對于申請日不同的情況，通過現(xiàn)行專利法第二十二條第二款關(guān)于新穎性及抵觸申請的規(guī)定來避免“重復授權(quán)”；對于申請日相同的情況，則通過專利法第九條第一款關(guān)于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的規(guī)定來避免“重復授權(quán)”。

然而，雖然我國專利法及實施細則有上述規(guī)定，理論上能夠避免重復授權(quán)，但由于多方面原因，現(xiàn)實中仍然會存在比較復雜的情況，包括以下兩種情形：第一種，在后申請已經(jīng)授權(quán)而在先申請尚未授權(quán)；第二種，同日申請的兩件專利申請，其中一件已經(jīng)授權(quán)而另一件尚未授權(quán)。

對于第一種情況，審查員無法主動以新穎性無效掉在后申請的專利權(quán)，如果申請人不同，為了符合專利法第九條第二款關(guān)于“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人”的規(guī)定，尚未授權(quán)的在先申請也要被授予專利權(quán)，由此造成的重復授權(quán)留待后續(xù)的無效程序解決；如果申請人相同，申請人則需對在先申請進行修改，使其不構(gòu)成“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，以避免重復授權(quán)，然而，這種做法顯然對申請人非常不利，因為，如果在先申請被公開，則在先申請構(gòu)成了在后申請的抵觸申請，在后申請的專利權(quán)是不合法的，能夠被無效掉，即在后申請的專利權(quán)并不穩(wěn)定，但是根據(jù)我國現(xiàn)行專利法及實施細則的相關(guān)規(guī)定，除了一種特例情況以外，不允許申請人通過放棄已獲得的專利權(quán)來獲得尚未授予的專利權(quán)，申請人僅能通過修改在先申請，使得兩件專利的保護范圍不相同，從而避免“重復授權(quán)”，這將使得在先申請無法得到一個與在后申請一樣的合理的保護范圍，將造成申請人利益損失，而申請人也只能自己承擔先后申請兩件能夠構(gòu)成重復授權(quán)的專利申請的后果。

對于第二種情況，如果申請人不同，此時已經(jīng)錯過了通過協(xié)商來確定申請人的時機，為了兼顧公平公正，應當對尚未授權(quán)的申請進行授權(quán)，由此造成的重復授權(quán)留待后續(xù)的無效程序解決，此時還應當注意，如果有證據(jù)表明申請的申請人與專利的專利權(quán)人的不同是因變更所致，此時應當適用專利法第九條第一款的規(guī)定，要求申請的申請人與專利的專利權(quán)人進行協(xié)商，如果協(xié)商不成，則駁回該申請，從而避免申請人或?qū)＠麢?quán)人通過變更的方式不當?shù)美蝗绻暾埲讼嗤环N例外情況以外，申請人僅能通過修改在先申請，使其不構(gòu)成“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，以避免重復授權(quán)。

3 同人同日申請實用新型和發(fā)明的處理

我國專利法規(guī)定，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造可以既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利。這一規(guī)定的設(shè)立，滿足了專利申請人既想利用實用新型審查方式快速獲得保護的優(yōu)勢又想獲得發(fā)明專利權(quán)更長的保護期限和更穩(wěn)定的專利權(quán)的目的，但是對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既授予實用新型專利權(quán)又授予發(fā)明專利權(quán)，將違反“禁止重復授權(quán)”原則。

針對這一矛盾，我國現(xiàn)行專利法和實施細則規(guī)定了一種例外情況。根據(jù)我國現(xiàn)行的專利法實施細則第四十一條的規(guī)定，同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，如果在符合規(guī)定的前提下通過放棄實用新型而獲得發(fā)明專利授權(quán)，則實用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。該規(guī)定既承認了實用新型專利權(quán)在公告授予發(fā)明專利權(quán)之前的有效性，使得申請人的發(fā)明創(chuàng)造快速獲得專利法的保護，同日申請的發(fā)明專利又沒有由于實用新型專利權(quán)曾經(jīng)有效而不被授予專利權(quán)，使得申請人的發(fā)明創(chuàng)造也獲得了更長的保護期限和更穩(wěn)定的專利權(quán)。

但是，通過放棄已有專利權(quán)而使尚未授權(quán)的專利申請授權(quán)有其非常嚴格的條件。1）必須是同一申請人同日（僅指申請日）的申請；2）已有專利權(quán)必須是實用新型專利權(quán)，尚未授權(quán)的專利申請必須是發(fā)明專利申請；3）申請人必須在申請時分別做出了同日申請發(fā)明和實用新型的說明；4）先獲得的實用新型專利權(quán)必須尚未終止。上述4個條件必須同時滿足，否則，申請人將僅能通過修改尚未授權(quán)的發(fā)明專利申請，使其與已經(jīng)授權(quán)的實用新型專利屬于不同的發(fā)明創(chuàng)造，來避免“重復授權(quán)”。其中，對于1），申請人必須完全相同，申請人部分相同的不視為同一申請人，同日僅指申請日而不包括優(yōu)先權(quán)日。對于2），不包括兩件均為實用新型專利或兩件均為發(fā)明專利的情況，并且，由于我國采取的審查制度，通常不會出現(xiàn)發(fā)明專利申請先于實用新型申請授權(quán)的情況，而且，由于發(fā)明專利申請的保護期限更長、權(quán)利更穩(wěn)定，通常申請人不會為了實用新型專利的授權(quán)而要求放棄已授權(quán)的發(fā)明專利。對于3），申請人必須在申請日提交的發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的請求書中分別作出聲明，不能僅在其中一個請求書中聲明，申請日之后補交的說明不予接受。對于4），由于這種情況下放棄的實用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止，如果先獲得的實用新型專利權(quán)因?qū)＠麢?quán)人未繳費或主動放棄而處于終止失效狀態(tài)，則由于無法放棄已經(jīng)失效的權(quán)利，而導致無法通過放棄曾經(jīng)有過的專利權(quán)而使尚未授權(quán)的發(fā)明專利申請授權(quán)，如果實用新型專利權(quán)處于等年費滯納金狀態(tài)，則需申請人繳納年費滯納金之后再進入放棄程序，如果申請人拒不繳納年費滯納金，實用新型專利權(quán)將會進入終止失效狀態(tài)，也無法通過放棄曾經(jīng)有過的專利權(quán)而使尚未授權(quán)的發(fā)明專利申請授權(quán)。

4 小結(jié)

本文在針對我國現(xiàn)行專利法及其實施細則中關(guān)于“禁止重復授權(quán)”原則的定義以及相關(guān)規(guī)定歸納和梳理的基礎(chǔ)上，對實際審查中涉及重復授權(quán)時所遇到的實際情況進行了探討和總結(jié)，并針對幾種特殊情況介紹了審查實踐中的處理方式。

[1]國務院關(guān)于修改《中華人民共和國專利法實施細則》的決定[EB/OL].[2012-06-20].http://news.9ask.cn/fagui/zyfgk/201012/1012730.shtml.

[2]《中華人民共和國最高人民法院行政判決書（2007）行提字第4號》[EB/OL].[2012-06-20].http://www.chinaiprlaw.cn/file/2008072213323.html.

[3]國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：167-169.