淺析“禁止重復授權”原則——如何判斷是否構成“同樣的發明創造”

夏 刊，張 巍，鮑欣欣

（國家知識產權局專利局 專利審查協作北京中心，北京 100190）

責任編輯:薛 京

1 “同樣的發明創造”的定義及判斷方法

對于發明或實用新型，專利法第九條或專利法實施細則第四十一條中所述的“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請（或專利）中存在的保護范圍相同的權利要求[1]。

專利法第五十九條第一款規定，發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。為了避免重復授權，在判斷是否為同樣的發明創造時，應當將兩件發明或者實用新型專利申請或專利的權利要求書的內容進行比較，而不是將權利要求書與專利申請或專利文件的全部內容進行比較[1]。

可見，“同樣的發明創造”的比較對象是權利要求的保護范圍，而權利要求的保護范圍又體現在其所具有的技術特征所限定出的技術方案的保護范圍上，因此，判斷是否屬于“同樣的發明創造”實質上是判斷兩項權利要求是否保護了實質相同的技術方案，即以技術方案為單位進行判斷。此處，對權利要求是否保護了多個并列技術方案的判斷應當以是否具有明確的指示為依據，即僅當采用“或”或其他等同方式的撰寫才能將權利要求拆分成多個并列技術方案，上位概念作為一個整體并不認為是多個下位概念的并列，連續數值范圍作為一個整體也不認為是多個分段數值范圍的并列。

2 幾種常見情形下是否屬于“同樣的發明創造”的分析

由于我國對實用新型專利申請采取初步審查制，通常在申請日后的半年到1年的時間即可授權，而發明專利申請在初步審查之后還需要進行實質審查，即使通過提前公開、加快審查等方式，通常也需要1年以上的時間才能授權，如果案情復雜則需要更長的時間。雖然發明專利在授權前提供了臨時保護，但保護力度與真正的專利權仍然有一定的差距，因此，很多申請人既希望通過申請實用新型專利盡快獲得專利權，又希望通過申請發明專利獲得更為穩定的專利權。然而，申請人的上述做法將可能違反“禁止重復授權”原則，不符合專利法第九條[2]的規定。判斷是否造成“重復授權”，即判斷是否屬于“同樣的發明創造”，關鍵是判斷兩項權利要求是否具有相同的保護范圍。下面將針對幾種常見情形下是否屬于“同樣的發明創造”進行分析。

2.1 保護主題不同

“主題名稱”作為權利要求所保護的技術方案的集中體現，對權利要求的保護范圍起到了非常重要的限定作用。實質不同的“主題名稱”將導致不同的保護范圍。例如，“一種基站，其包括天線，……”以及“一種天線，……”，其他特征均是對天線結構的具體限定，即使兩者的天線結構完全相同。由于在前者的保護范圍中不但有天線，更要有包括這種天線的基站，而后者的保護范圍中僅有天線，沒有基站，使得二者保護范圍不相同，不屬于“同樣的發明創造”。再例如，“一種網絡打印方法，其包括步驟A；步驟B；步驟C”和“一種網絡打印設備，其包括用于實現A的裝置；用于實現B的裝置；用于實現C的裝置”。即使兩項權利要求中的技術特征ABC完全對應，但是由于前者保護的是方法，而后者保護的是產品，二者的保護范圍不相同，因此不屬于“同樣的發明創造”。

2.2 并列技術方案

判斷是否屬于“同樣的發明創造”的單位是技術方案，當一項權利要求中包括多個并列技術方案時，應當以各個技術方案為基準分別進行判斷。例如，一項權利要求中限定某部件的材料為鐵，另一項權利要求中限定該部件的材料為鐵或銅，而其他技術特征相同，則兩項權利要求中均包括了該部件的材料為鐵的技術方案，這一相同的技術方案導致二者屬于“同樣的發明創造”。

2.3 上下位概念

如果兩件專利的差別僅僅是分別采用了下位（具體）概念和上位（一般）概念，則需要與權利要求中的其他技術特征綜合在一起進行判斷。例如，通信領域中“蜂窩電話”和“移動電話”，單從這兩個技術術語本身來看，“蜂窩電話”含有需要蜂窩小區支持的含義，即采用的是蜂窩通信方式，而“移動電話”并不限定是否用于蜂窩小區中，任何可以移動的電話均可稱為“移動電話”，其實現方式可以是WiFi、藍牙等其他移動通信方式，也可以是蜂窩通信方式，即“移動電話”是“蜂窩電話”的上位概念。當兩項權利要求中分別使用了上述兩個技術術語時，如果其他技術特征均相同，且通過其他技術特征的限定，本領域技術人員能夠確定其技術方案必然采用蜂窩通信方式，而不可能是其他移動通信方式，則這兩項權利要求屬于“同樣的發明創造”，而如果根據其他技術特征并不能確定其技術方案必然采用蜂窩通信方式，則這兩項權利要求不屬于“同樣的發明創造”。另外，在現行審查標注中，上位概念被當做一個整體進行對待，而不能將上位概念拆成多個并列方案進行判斷。例如，一項權利要求將某特征限定為“氯”，而另一項權利要求將該特征限定為“鹵素”，雖然“鹵素”為包括氟、氯、溴、碘、砹的有限集合，但由于“鹵素”是這5個元素的統稱，相比單個元素具有更多的不確定性，在審查過程中通常被當作一個整體對待，而認為二者保護范圍不同，不屬于“同樣的發明創造”。

2.4 用途或效果特征限定

通常情況下，在確定權利要求的保護范圍時，權利要求中的所有特征均應當予以考慮，而每一個特征的實際限定作用應當最終體現在該權利要求所要求保護的主題上，并不是所有特征都必然對權利要求的保護范圍有限定作用。例如，“一種用于喝水的玻璃杯”和“一種用于喝牛奶的玻璃杯”，其他特征均相同。由于“喝水”和“喝牛奶”這兩個用途的不同并沒有使玻璃杯的結構或材質發生變化，這兩個權利要求的技術方案也并不包括玻璃杯里盛放的東西，二者實際上保護了相同的技術方案，屬于“同樣的發明創造”。再例如，“一種用于制作冰塊的模具”和“一種用于制作鐵塊的模具”，其他特征均相同。由于制作冰塊的溫度與制作鐵塊的溫度相差非常大，“制作冰塊”和“制作鐵塊”這兩個用途的不同隱含了模具的結構或材質必然不同，二者實際上保護了不同的技術方案，不屬于“同樣的發明創造”。效果特征的判斷方式與用途特征的判斷方式相類似，需要判斷效果特征是否為技術方案所產生的必然結果，效果特征的限定是否導致其他特征實質上發生了變化，從而得出兩項權利要求是否具有相同的保護范圍，是否屬于“同樣的發明創造”的結論。

2.5 相近特征

雖然在“抵觸申請”的判斷中有“慣用手段的直接置換”，在侵權判定中有“等同特征”，但在現行的審查標準中，“同樣的發明創造”仍然以是否具有相同的保護范圍為準，“慣用手段的直接置換”或“等同特征”會導致不同的保護范圍，而不屬于“同樣的發明創造”。例如，一項權利要求采用螺釘固定，另一項權利要求采用螺栓固定。從現有技術來看二者已經非常接近，但是，即使本領域技術人員能夠非常容易地從前者想到后者，也能夠非常容易地從后者想到前者，二者仍然限定出了不同的保護范圍，不屬于“同樣的發明創造”。

2.6 特征增加

兩項權利要求相比，其中一項權利要求增加了特征，也不會必然導致二者屬于“同樣的發明創造”，此時仍需結合其他特征判斷該增加的特征是否導致技術方案發生變化，該增加的特征是否隱含在其他特征之中。例如，兩項權利要求均是保護“一種能自動重新密封的容器蓋”，區別僅在于一項權利要求限定了該容器蓋“可被一具有給定寬度的鈍頭前端的管狀工具刺穿”，而另一項權利要求沒有記載該特征。如果兩項權利要求均具有如下相同的特征“所說隔膜被這樣配置并賦予這樣的形狀和尺寸，使當所說最小厚度區在被一個前端寬度基本上大于所說最小厚度的鈍頭工具刺穿后，能夠恢復到一個基本密封的狀態”，該特征已經限定了容器蓋的材料可被刺穿，且刺穿容器蓋的工具為具有某種特定前端寬度的鈍頭工具，而“給定寬度的鈍頭前端”并沒有對鈍頭前端給出明確的尺寸范圍，所以該內容對容器蓋的結構沒有影響，由于對容器蓋的刺穿是通過工具的鈍頭部位完成的，無論該工具的形狀是否為管狀，對容器蓋本身的結構也沒有影響，因此，上述兩項權利要求的保護范圍實質相同，屬于“同樣的發明創造”。

2.7 數值范圍不同

權利要求涉及連續數值范圍的，需要將連續數值范圍作為一個整體予以考慮。例如，涉及某種產品的生產方法的兩項權利要求，如果區別僅在于一項權利要求限定燒成時間為1～10 h，而另一項權利要求限定燒成時間為4～12 h，雖然二者共同包括了燒成時間在4～10 h的實施方式，然而，兩項權利要求從整體上看并不完全相同，其保護范圍也不完全相同，在現行審查標準中，不屬于“同樣的發明創造”。

雖然上面列舉的某幾種情形均可能規避了“重復授權”，但實際上，這些可能規避“重復授權”的情形使得相同的實施方式被兩件專利所保護，這顯然違背了“禁止重復授權”的初衷，尤其是當兩件專利的專利權人不同時，將會導致互相侵權，為后續的侵權糾紛埋下隱患。

3 小結

本篇介紹了“同樣的發明創造”的定義及判斷方法，并結合幾種常見情況對兩項權利要求是否屬于“同樣的發明創造”進行了分析。

[1]國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2011：167-169.

[2]全國人民代表大會常務委員會.中華人民共和國專利法[EB/OL].[2012-06-24].http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=272527.

[3]張毅，葉天翔，馬子超.面向移動終端的藍牙網關設計與實現[J].電視技術，2012，36（5）：41-43.