如何避免圖像領域發明專利申請修改超范圍

謝佳妮，閆曉寧，陳 罡，馮 驥

（國家知識產權局專利局 專利審查協作北京中心，北京 100190）

責任編輯:魏雨博

在發明專利申請的審批過程中，為克服申請文件存在的缺陷，特別是關于新穎性和/或創造性缺陷而對申請文件進行修改是常見的。通常發明專利審查員在收到申請人的修改文件后，首先要判斷的是申請人的修改是否符合專利法第三十三條的規定，即判斷申請人對發明專利申請文件的修改是否超出了原說明書和權利要求書記載的范圍。在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.1節中則規定了“原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容”[1]。如何在上述法條規定允許的框架內修改申請文件以克服申請文件存在的缺陷，是專利申請能夠順利得到授權保護的重要環節。本文從專利法第三十三條的立法宗旨出發，結合電視圖像領域的3個案例對中國國家知識產權局在實質審查過程中的修改超范圍判斷標準進行分析，并在最后一部分對該領域的申請人在撰寫和修改申請文件時應注意的問題提出建議。

1 專利法第三十三條的立法宗旨

專利申請提出以后，申請人既可以主動對申請文件進行修改，也可以應國家知識產權局的要求對申請文件進行修改。之所以規定可以對申請文件進行修改，是因為在撰寫申請文件過程中，難免存在用詞不夠嚴謹或者表達不夠準確等缺陷。對這類缺陷如果不加以修改，就可能影響專利權保護范圍的確切性，影響公眾對專利技術信息的利用，從而因不符合專利法及其實施細則的有關規定而不能被授予專利權[2]。

但是，不論是申請人主動還是應國家知識產權局的要求對申請文件進行修改，都應當遵循一定的原則，在一定的條件和范圍內進行修改，不能任意進行修改。專利法第三十三條規定，修改發明和實用新型專利申請文件不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。之所以有這樣的規定，是因為我國專利制度采用的是先申請原則，如果允許申請人對申請文件的修改超出原始提交的說明書和權利要求書記載的范圍，就會違背先申請原則，造成對其他申請人來說不公平的后果[2-3]。

2 案例分析

本部分通過介紹電視圖像領域的3個案例對中國國家知識產權局在實質審查過程中的修改超范圍判斷標準進行分析，向電視圖像領域的申請人撰寫和修改申請文件提供借鑒。

【案例1】

申請號：200810189478.8

申請人：佳能株式會社

申請日：2008年12月29日（優先權日：2007年12月27日）

原始權利要求1：

1.一種攝像設備，包括：

攝像單元，用于對光學圖像進行光電轉換；

光學變焦單元，用于響應于變焦操作進行光學變倍；電子變焦單元，用于對從所述攝像單元輸出的信號進行電子變倍；以及

控制單元，用于在從廣角側起的第一變焦范圍內，響應于所述變焦操作，操作所述光學變焦單元和所述電子變焦單元；在比所述第一變焦范圍更靠近遠攝側的第二變焦范圍內，響應于所述變焦操作，操作所述光學變焦單元而不操作所述電子變焦單元；以及在比所述第二變焦范圍更靠近所述遠攝側的第三變焦范圍內，響應于所述變焦操作，操作所述光學變焦單元和所述電子變焦單元，其中所述電子變焦單元在第一變焦范圍內能夠將所述攝像單元輸出的信號變焦至要被輸出到監視器或要被記錄在記錄介質上的一幀圖像的行數的整數倍。

在第一次審查意見通知書中，審查員指出權利要求1相對于對比文件不具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性。為克服權利要求1存在的新穎性缺陷，申請人根據說明書中的相關記載將權利要求1修改為下述形式：

1.一種攝像設備，包括：

攝像單元，用于對光學圖像進行光電轉換；

光學變焦單元，用于響應于變焦操作進行光學變倍；電子變焦單元，用于對從所述攝像單元輸出的信號進行電子變倍；以及

控制單元，用于在從廣角側起的第一變焦范圍內，響應于所述變焦操作，操作所述光學變焦單元和所述電子變焦單元；在比所述第一變焦范圍更靠近遠攝側的第二變焦范圍內，響應于所述變焦操作，操作所述光學變焦單元而不操作所述電子變焦單元；以及在比所述第二變焦范圍更靠近所述遠攝側的第三變焦范圍內，響應于所述變焦操作，操作所述光學變焦單元和所述電子變焦單元，其中所述電子變焦單元在第一變焦范圍內能夠將所述攝像單元輸出的信號變焦至要被輸出到監視器或要被記錄在記錄介質上的一幀圖像的行數的整數倍。

申請人按照說明書中的相關記載在權利要求中增加了2個技術特征：（1）從廣角側起；（2）其中所述電子變焦單元在第一變焦范圍內能夠將所述攝像單元輸出的信號變焦至要被輸出到監視器或要被記錄在記錄介質上的一幀圖像的行數的整數倍。

對于上述增加的第（1）特征，原說明書中記載了：“在變焦范圍I中，從對應于廣角端的點A起至在遠攝側的點B，……”，說明書附圖2中也體現了從廣角端到遠攝端的概念，因而該特征的增加符合專利法第三十三條的規定。

對于上述增加的第（2）特征，原說明書中僅記載了一種具體的實施方式：在變焦范圍Ⅰ中，“將要提取的行數設置為960，由于待輸出至監視器的行數是480，可以通過將為待輸出至監視器的行數的整數倍的圖像的行數減少到一半來獲得具有480行的待輸出的圖像”。假如申請人在申請日提交權利要求時根據說明書中的這段記載來概括式撰寫權利要求中增加的技術特征，那么以權利要求的概括能否得到說明書的支持的角度來判斷，權利要求中該特征的概括式撰寫是符合相關規定的。但是在申請日之后對權利要求進行修改時，則應當以專利法第三十三條的標準來衡量其是否符合規定。由于原說明書和權利要求書中僅記載了監視器行數為480而提取行數為960這一種實施方式，權利要求中增加的技術特征是對說明書中該具體數值的概括，并且包含了不能根據原說明書和權利要求書來直接地毫無疑義地確定的內容——例如監視器行數是240而提取行數是480/960等的情形，因此以權利要求的修改是否超范圍的角度來判斷，該特征的概括式撰寫的修改是不符合專利法第三十三條規定的。

分析：根據本案例可以看出，在對權利要求進行修改時，應主要根據原說明書和權利要求書文字記載的內容來修改，假如申請人要對說明書中的實施例進行概括，則應當考慮概括后的技術特征是否包含了不能根據說明書的相關記載來直接地毫無疑義地確定的其它內容，如果包含了這樣的內容，那么這樣的修改通常是不符合專利法第三十三條規定的。

【案例2】

申請號：200910142953.0申請人：索尼株式會社申請日：2007年1月18日（優先權日：2006年1月18日）

原始權利要求1：

1.一種裝載了第一記錄介質和第二記錄介質中的一個的用于拍攝對象的第一圖像的圖像拍攝裝置，所述圖像拍攝裝置包括：

檢測裝置，用于檢測所述圖像拍攝裝置是否裝載了所述第二記錄介質；

確定裝置，用于根據檢測結果確定所述圖像拍攝裝置是否裝載了所述第二記錄介質；以及顯示控制裝置，用于當確定沒有裝載所述第二記錄介質時，控制第二圖像中第三圖像的顯示，使得所述第三圖像不疊加在所述第一圖像上，所述第二圖像允許用戶指示各種功能的激活，以及，所述第三圖像允許所述用戶指示當所述圖像拍攝裝置裝載了所述第二記錄介質時所述用戶可操作的功能的激活。

3.根據權利要求2所述的裝置，其中，所述第二圖像包括第一圖標，允許所述用戶指示用于允許用戶選擇各種功能的屏幕的顯示，第二圖標，允許所述用戶指示當所述圖像拍攝裝置裝載了第一記錄介質時所述用戶可操作的功能的激活，以及第三圖標，允許所述用戶指示當所述圖像拍攝裝置裝載了第二記錄介質時所述用戶可操作的功能的激活，其中所述第三圖像為所述第三圖標。

在第一次審查意見通知書中，審查員指出權利要求1相對于對比文件不具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性。為克服權利要求1存在的新穎性缺陷，申請人根據說明書中的相關記載將權利要求1修改為下述形式：

1.一種裝載了第一記錄介質和第二記錄介質中的一個的用于拍攝對象的第一圖像的圖像拍攝裝置，所述圖像拍攝裝置包括：

檢測裝置，用于先后檢測所述圖像拍攝裝置是否裝載了所述第一記錄介質和所述第二記錄介質；確定裝置，用于根據檢測結果先后確定所述圖像拍攝裝置是否裝載了所述第一記錄介質和所述第二記錄介質；以及顯示控制裝置，用于當確定沒有裝載所述第一記錄介質時，控制包括第一圖標、第二圖標和第三圖標的第二圖像中的第二圖標的顯示，使得所述第二圖標不疊加在所述第一圖像上，用于當確定沒有裝載所述第二記錄介質時，控制所述第二圖像中的所述第三圖標的顯示，使得所述第三圖標不疊加在所述第一圖像上。

為克服新穎性的缺陷，修改后的權利要求增加了檢測“第一記錄介質”并控制相應的圖標顯示的技術特征，使之區別于審查員檢索到的對比文件。在說明書中，關于該部分功能的實現以結合附圖的具體實施例來描述，在該實施例中分別檢測“磁帶”和“存儲卡”是否被裝載，并相應地控制圖標141A和141B的顯示和隱藏。假如說明書中僅記載了這一種實施方式，根據說明書中的檢測和確定“磁帶”是否被裝載而概括得出權利要求中的檢測和確定“第一記錄介質”是否被裝載的修改方式將被質疑其修改方式不符合專利法第三十三條的規定。但是在說明書中的其它多處還記載了：“記錄介質可以為磁帶或DVD，也可以是諸如硬盤驅動器的存儲裝置”、“數碼攝像機可以根據需要裝載記錄介質”、“不管所裝載的記錄介質的類型如何，數碼攝像機都能改變在LCD面板上顯示的按鈕”，結合說明書中的這些記載，可以直接地毫無疑義地推出權利要求中檢測和確定“第一記錄介質”的相關技術特征，因而該修改符合專利法第三十三條的規定。此外，結合原從屬權利要求3關于“第二圖標”、“第三圖標”的描述，將說明書中具體所指的圖標141A概括式修改為“第二圖標”也符合專利法第三十三條的規定。

分析：根據本案例可以看出，當說明書中關于某些技術特征存在概括式的記載、并有具體的實施例予以支持時，申請人可以將說明書實施例中的下位概念修改為權利要求中的上位概念，對于這樣的修改，申請人可以在意見陳述中指出修改依據并陳述合理進行上位概括式修改的理由，以便更好的與審查員進行溝通，加快發明專利申請的審批進程。

【案例3】

申請號：200880017905.2申請人：LG電子株式會社

申請日：2008年4月8日（優先權日：2007年4月10日）原始權利要求1：

1.一種數據處理方法，包括：

將描述主要業務數據的第一節目表信息與所述主要業務數據復用，并且將第二節目表信息與移動業務數據復用，所述第二節目表信息描述所述移動業務數據并且包括從所述第一節目表信息標識的信息；

對已復用的移動業務數據執行糾錯編碼處理，并且以數據包為單位將進行了所述糾錯編碼處理的所述移動業務數據與所述已復用的主要業務數據復用；以及調制和發送所述已復用的數據包。

申請人在該PCT申請進入國家階段后對權利要求書進行主動修改，重新撰寫提交了1組權利要求：

1.一種在發送器中發送廣播信號的方法，所述方法包括：

預處理移動數據，其中預處理移動數據包括：

對二維里德-索洛蒙RS幀進行編碼，通過所述二維RS幀對所述移動數據進行里德-索洛蒙-循環冗余校驗RS-CRC編碼，將編碼后的RS幀分成多個部分，其中所述移動數據包括具有業務類型信息的信令表，所述業務類型信息標識所述移動數據中承載的移動業務的類型；形成所述移動數據的數據組，其中所述數據組包括信令信息、已知數據序列、以及所述多個部分中的一個部分，其中用于主要數據、MPEG-2報頭以及非系統RS奇偶性的占位符被插入到每個數據組中；

在所述數據組中形成包括數據的移動數據包；

對所述移動數據包和包括主要數據的主要數據包進行復用；

分別對復用的數據包中的主要數據進行系統RS編碼，以及對復用的數據包中的移動數據進行非系統RS編碼；以及

發送包括RS編碼的主要數據和移動數據的廣播信號。

申請人在PCT申請進入國家階段后，根據說明書中所記載的一個具體實施例來重新概括撰寫了一組權利要求。說明書中的實施例記載了發送廣播信號時的各個具體步驟及詳細參數，但是修改后的權利要求中則僅記載了說明書中的關鍵步驟，省略了其余的次要步驟和參數等內容，因而包含了不能根據說明書的記載來直接地毫無疑義地確定的其它實施方式，這樣的修改不能被接受。假如申請人堅持修改后的權利要求，那么在發明專利的實質審查階段，本案通常得不到授權。

分析：根據本案例可以看出，在對權利要求進行修改時，假如根據說明書中記載的具體實施例來重新概括得出一個技術方案，由于省略了實施例中的某些具體步驟和參數，使得概括得出的技術方案包含了說明書中沒有記載也不能直接地毫無疑義地確定的內容，因而這樣的修改通常不符合專利法第三十三條的規定。

3 建議

根據以上案例，結合近年來實質審查過程中的修改超范圍判斷標準，筆者對于電視圖像領域的申請人在修改申請文件時提出以下建議：

1）在修改時盡量根據原說明書和權利要求書的文字記載來修改，避免修改后出現沒有充足實施例佐證的情況下而對說明書的某個實施例進行概括得出的技術方案。

2）假如申請人認為在原說明書和權利要求書中沒有文字記載的內容可以根據原說明書和權利要求書來直接地毫無疑義地確定，則應當在意見陳述中說明理由，以便更好地通過書面形式與審查員進行溝通，加快專利的審批進程。

3）申請文件的撰寫，特別是權利要求書的撰寫要慎重，避免在后續過程中對申請文件進行重新撰寫式的修改。

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南（2010）[M].北京：知識產權出版社，2011.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011.

[3]中華人民共和國專利法實施細則(2009)[EB/OL].[2012-06-20].http://wenku.baidu.com/view/4f049e176edb6f1aff001f3e.html.