如何把握好修改

龔錦玲

（國家知識產權局專利局 專利審查協作北京中心，北京 100190）

一件發明專利從申請到授予專利權，其中要經歷初審、實審、復審等不同的階段，在此期間專利申請人可以對其申請文件進行一定的修改，從而對專利申請文件予以彌補和完善。一般來說，說明書的具體實施方式部分和說明書附圖表述的內容隨著原始說明書的提交就固定下來了，基本上不太可能做比較大的變動了，然而針對說明書及其附圖中披露的發明創造，申請人在選擇保護客體的類型、尋求保護范圍的大小方面卻又較大的選擇余地，在實際的操作中，國外的申請人，尤其是圖像領域的申請人經常的做法則是一開始撰寫出保護范圍盡可能寬的權利要求書，并要求保護盡可能多的發明創造類型，說明書中寫入盡可能多的詳細的實施例，到進行實質審查時再根據審查員提出的審查意見進行相應修改，做出必要限制。這種策略的使用導致對發明專利申請的權利要求書進行修改成為十分普遍的事情。相對來說，國內圖像領域的申請人在這個方面的把握則顯得不是很自如。究其原因還是國內申請人對中國專利法中關于“修改”的各個法律條款不夠了解造成的，在專利法中對一個發明專利從申請到獲得專利權給予了不同的修改機會，但對每次修改的時間以及內容都有一定的條件限定，如何利用好上述修改時機，是申請人獲得一個更加有效的專利權關鍵。因此本文結合專利法和審查指南的相關規定，對涉及修改的規定予以解析，以幫助申請人在恰當的時機，合適的方式修改申請文件，從而獲得一個穩定有效的專利權。

1 專利法第三十三條

對專利申請文件內容與范圍的限定，根據專利法第三十三條的規定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。國際申請的申請人根據專利合作條約規定所提交的修改文件，同樣應當符合專利法第三十三條的規定。

專利法三十三條是一個根本規定，即在任何階段只要是對已經確定了申請日的申請文件進行修改則都需要滿足專利法三十三條的規定。該條款的核心是：修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。也就是修改后比較申請人所提交的文件是否滿足專利法三十三條的規定的依據是申請日提交的說明書和權利要求書。而在申請之后各個階段，權利要求書的內容都可以進行相應的修改，因此申請日申請人所提交的說明書則成為了申請人對其所要求保護的范圍是否可以修改的重中之重。所以說明書是否撰寫成功，則成為了申請人是否獲得專利權的根本。因此，在提交申請文件時，國外圖像領域的很多申請人，他們所提交的說明書都非常翔實，并且其中還囊括了盡可能多的具體的實施例，實施例中對每個其認為可以對獲得專利權保護有貢獻的特征都給出了詳盡的描述，在這樣的說明書的基礎上，申請人即使是一開始撰寫的權利要求被審查員檢索到對比文件，但其還可以通過不斷的修改權利要求獲得專利權。然而，國內圖像領域的申請人，在這方面顯然是有一些不足，一份申請文件中一個構思的實施例只有一個，除了自己認為的有貢獻的技術特征詳細描述外，對其他有可能獲得專利權的技術特征，則考慮較少，在這種情況下，一旦審查員檢索到對比文件，再可以修改權利要求的余地則少之又少，從而導致最后無法獲得專利權。所以從這個法條的分析筆者認為申請人應該在一開始就非常重視專利申請說明書的撰寫，并適當學習國外申請人撰寫說明書的技巧。

2 專利法第五十一條第一款

專利法實施細則第五十一條第一款規定，發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，可以對發明專利申請主動提出修改。

該條款的核心是兩個時間點和一個修改的類型，兩個時間點是提出實質審查請求時和收到國務院行政部門發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起，而修改的類型是主動修改。這兩個時間是申請人對申請文件中的權利要求保護范圍、類型做出修改的最恰當，最合適的時機。中國專利法中實質審查請求的提出是在從申請確定申請日之后的三年內提出都可以。并且在專利法實施細則第五十一條第一款中并未對修改內容做出其他特別的規定，因此申請人可以有3年的時間去考查其申請所存在的缺陷，從而根據原始提交的說明書補充或者修改權利要求。例如在該次修改中，如果申請人發現了申請說明書中所記載的設備并未寫入權利要求要求保護，則可以依據說明書的內容撰寫相應的設備的權利要求以彌補申請提交時的缺陷。

另一方面，如果申請人提出實質審查請求的時間較早，或者在提出專利申請的同時就一并提交了實質審查請求，則難以利用上述修改機會，所以專利法又規定在收到國務院專利行政部門發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內也可以提出主動修改。從該法條可以看出，中國專利法給予申請人在申請之后的較長的一段時間后至少一次再次撰寫權利要求的機會。而這個條款是發明專利唯一可以進行主動修改的條款，因此，這個修改機會實質上對于申請人彌補申請時未曾考慮全面的問題是非常重要的。在這兩個可以修改的時間段中，申請人的修改只要滿足專利法三十三條的規定，在權利要求書中可以增加獨立權利要求，可以增加從屬權利要求，可以增加與原來權利要求保護類型不同的權利要求，而上述這些修改在此之后則都是不被允許的。

3 專利法第五十一條第三款

專利法實施細則第五十一條第三款的規定，申請人在收到專利局發出的審查意見通知書后修改專利申請文件，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。

該條款核心在于只能針對通知書的缺陷進行修改，即這樣的修改已經不能完全根據申請人自己的意愿進行修改了。對此，審查指南中列出了以下幾種修改的情形作為不接受的情形：

1）主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍。

2）主動改變獨立權利要求中的技術特征，導致擴大了請求保護的范圍。

3）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題。

4）主動增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。

5）主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求中未出現過。

從上述法條可以看出，在針對審查意見通知書進行修改時，專利法已經對權利要求可修改的尺度做了一個比較嚴格的規定，申請人的修改內容，僅限于針對通知書的缺陷進行。也就是說申請人對申請文件的修改，僅限于如何保證申請的專利權更加穩定，而不能再隨意增加所要求保護的專利權，使得審查意見通知書隨著申請人的隨意改動而改動，這樣的規定實質上是為了保證了實質審查程序的高效運轉。

綜合上述專利法實施細則第五十一條第一款和專利法實施細則第五十一條第三款的規定，中國專利法在專利審批過程中，既給予了申請人主動修改申請文件彌補錯誤的時機，又做出了保證專利權相對穩定的修改的限制，這兩個條款相輔相成，一方面保證了申請人有足夠的修改時機，一方面又保證了實質審查程序的高效運轉。

4 專利法第六十一條第一款

根據專利法實施細則第61條第1款的規定，請求人在提出復審請求或者在對專利復審委員會的復審通知書做出答復時，可以修改專利申請文件；但是，修改應當僅限于消除駁回決定或者合議組指出的缺陷。下列情形通常不符合上述規定：

1）修改后的權利要求相對于駁回決定針對的權利要求擴大了保護范圍。

2）將與駁回決定針對的權利要求所限定的方案缺乏單一性的技術方案作為修改后的權利要求。

3）改變權利要求的類型或者增加權利要求。

4）針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權利要求或者說明書進行修改。但修改明顯文字錯誤，或者修改與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷的情形除外。

在修改階段，對權利要求的修改要求基本與實審階段相對應，但有一點需要注意的是其所限定的技術方案中要求權利要求的保護范圍不能相對于駁回決定的權利要求擴大其保護范圍。例如，在駁回決定中實質審查部門是以權利要求不具有創造性駁回了申請，申請人在提交復審請求時反而提交了比駁回決定所針對的權利要求范圍更大的權利要求，顯然這樣的修改是不能被復審階段所接受的。即這樣的修改是不符合專利法實施細則第六十一條第一款的規定的。

5 小結

綜合上述幾個法條的分析比較得出，筆者建議申請人在提交申請文件到審批獲得專利的整個過程中，應該注意：1）申請日提交的申請文件的撰寫中，說明書以及說明書附圖的內容非常重要，只有說明書中記載了翔實而又全面的技術手段，之后的階段才有可能依據說明書這個根本，在對權利要求進行不同的修改的同時滿足專利法第三十三條的規定，從而獲得專利權；2）在提交實質審查請求和進入實質審查程序的3個月內，是申請人再次對所申請的權利要求進行斟酌考慮，修改彌補申請時未曾考慮到之處，這時候的修改只要是滿足了專利法第三十三條的規定，其可以增加新的權利要求，可以對權利要求進行重新撰寫等各種類型的修改；3）在實質審查程序中，可以對申請文件進行修改，但這時候的修改，已經多了很多的限制，只能是申請人針對審查意見通知書的缺陷進行修改，而不能增加新的權利要求；4）在復審程序中，申請人可以再次進行修改，但修改中除了與實審程序中相同的問題之外，還需要使修改之后權利要求的范圍不能比修改前寬。

綜上所述，主動修改考慮全面，被動修改做好配合，申請人才能在整個的申請過程中加速專利權的審批程序，快速有效的獲得專利權。

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011.

[3]中華人民共和國專利法（2008修正）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html.