功能性限定的得與失

龔錦玲，張素卿

（國家知識產權局 專利局專利審查協作北京中心，北京 100190）

責任編輯:任健男

1 功能性限定特征的介紹

1.1 功能性限定的定義與實例

在電視技術領域的權利要求中經常出現功能性限定的權利要求，那么什么是功能性限定的權利要求呢？以下是其定義“如果在一項產品權利要求中不是采用結構或者組合的技術特征來限定該產品，在一項方法權利要求中不是采用步驟或者操作方式的技術特征來限定該方法，而是采用產品的零部件或者方法的步驟在技術方案中所起的作用、功能或者所產生的效果來限定其發明創造，則稱為‘功能性限定特征’”。申請人之所以采用功能性限定特征，一般是希望如此撰寫的權利要求能夠覆蓋實現其所述功能的所有方式，從而使其權利要求具有更寬的保護范圍。

例如，電視技術領域中有以如下方式撰寫的權利要求：“一種數字廣播接收機，包括：解調器，接收并解調雙傳輸流，所述雙傳輸流包括正常數據、強健數據和指定的已知數據；已知數據輸出單元，從解調的傳輸流檢測已知數據的位置；均衡器，使用已知數據對解調的傳輸流進行均衡；解碼器，對均衡的傳輸流進行解碼；去交織器，對解碼器的輸出數據進行去交織；去隨機化器，對去交織的輸出數據進行去隨機化。其中，在廣播發射機中對傳輸流執行網格編碼，并且所述網格編碼步驟包括：在已知數據的起點執行存儲器初始化。”

上述權利要求中均衡器，解碼器，去交織器并未記載它們的具體電路構成，而是在表述部件的用途或者是采用這些部件的目的，實質上都是指出部件在要求保護的技術方案中所起的作用或者功能，這是功能性限定特征的典型表述方式。

1.2 功能性限定特征的保護范圍的解釋

對上述功能性限定的特征通常有廣義和狹義的兩種的解釋方式：一是在專利審批過程和侵權判斷中都認為這類技術特征涵蓋了能夠實現所述功能的一切方式；二是在專利審查過程和侵權判斷中都將功能性限定特征解釋為僅僅涵蓋了說明書中記載的具體實現方式及其等同方式。而這兩種解釋則對專利審批和侵權判定產生了重大影響。

2 結合實例介紹功能性限定的權利要求在我國所采取的立場

中國在審查實踐中通常采取廣義的解釋方式來審查權利要求。例如，在審查指南中規定：“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。”但如果到了侵權判定的過程，我國法院則采取狹義解釋的立場。如《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條規定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。”

如電視領域中最經常出現的顯示裝置，申請人對其限定可以采取兩種不同的方式，一種使用顯示裝置的內部結構特征，一種使用其可以完成的功能來進行限定。如果使用前一種方式，則在審批或者侵權判定中都會以權利要求中限定的具體結構作為判斷的依據；如果使用后一種方式，則會出現兩種不同的標準，如某權利要求中的某個技術特征是“顯示裝置，以將目標畫面和電視畫面同時顯示于該顯示裝置”。該特征屬于典型的功能性特征。對于這個特征實質上在說明書的實施例中是具體描述了顯示裝置一邊顯示正在播放的視頻，一邊顯示用戶選擇好的正在編輯的畫面，從而使得用戶在實時觀看電視節目的同時，可以進行對所選擇畫面的編輯操作。這樣的特征如果在審查過程中，通常認為電視領域中常見的“畫中畫”、“畫外畫”等方式都屬于上述功能性特征所涵蓋的范圍，如果對比文件中具有“畫中畫”功能，則可以認定該特征已經被對比文件所公開。但顯然如果在侵權判定中，則“畫中畫”等方式與該特征兩者不等同。

但在專利審批的過程中，申請人經常混淆這兩種解釋，將其所撰寫的功能性特征按照狹義解釋的立場作為判斷權利要求是否具備創造性的依據，從而在權利要求是否具有創造性中為此問題扯起了拉鋸站，例如上面這個實例中，審查員認為“畫中畫”已經公開了權利要求中的功能性特征，而申請人從說明書實施例的角度出發，認為畫中畫不能完成所選擇畫面的編輯，因此“畫中畫”與以上特征無法等同，其本質就是一方在使用廣義解釋，一方使用狹義解釋，但因為我國在審批過程中規定是按照廣義解釋來進行的，因此申請人如果想要獲得專利權，則應該在尋求修改上述功能性限定的特征著手則更為有利。

從上述這個簡單的實例中可以看到，功能性限定的特征，如果使用廣義的解釋，則其范圍都比較寬，在審批過程中容易被找到影響新穎性和創造性的對比文件。反之，如果審查員沒有找到相應的對比文件，使得帶有功能性特征的權利要求獲得了專利權。則其所獲得的專利權范圍會比較寬。而這樣的權利要求到了司法程序中進行侵權判定時，則會由于我國在侵權判定中狹義解釋的立場，并不是完全以廣義解釋的范圍來確定的。這種情形并不是申請人、公眾所樂于見到的。

因此在《專利審查指南2010》[1]對功能性限定則采取了應當予以限制和嚴格審查的立場，其中規定：

“通常，對產品權利要求來說，應當盡量避免使用功能性或者效果特征來限定發明。只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書規定的實驗或者操作或者所述技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發明才可能是允許的。

對于權利要求中所包含的功能性限定的特征的權利要求，應當審查該功能性限定是否得到說明書的支持。如果權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術領域的技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則權利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發明或者實用新型技術問題的方式的功能性限定。

此外，如果說明書中僅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能適用，但對所屬技術領域的技術人員來說，并不清楚這些替代方式是什么或者怎樣應用這些替代方式，則權利要求中的功能性限定也是不允許的。”

可以看出，中國專利法使用了一個限制和嚴格審查的立場，在可能的情形下不要使用功能性限定，即使沒有辦法使用了這種方式，也應該得到說明書的支持，其實質上則是在盡量與我國法院所采取的立場所得出的結果之間縮小差距[2-3]。以避免出現太多具有爭議的權利要求，給公眾一個適當穩定的權利要求。

3 功能性限定各有利弊

在電視技術領域，由于其領域的特殊性，大多數專利申請人都非常喜歡采取功能性限定來撰寫權利要求，期望獲取一個比較寬的保護范圍的權利要求。因為在實際的應用中，很多專利并沒有真正的走入司法程序，而只是成為了談判桌上的一個重要砝碼。對此策略，筆者仍然希望專利權人有一個比較清醒的認識，這樣的權利要求實質上存在著很多的泡沫，并且泡沫的多少完全取決于我國法院結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式所確定的該技術特征的內容，反而不如以其他形式撰寫的權利要求完全以權利要求的內容為準來確定其保護范圍來的明確。因此筆者認為，我國申請人應該盡量避免撰寫功能性特征，如果要撰寫這樣的權利要求，也應該在說明書中寫入足夠的實施例予以支持，以避免因為實施例的單薄而被引入太多個別實施例中的特征反而得到了一個范圍比較窄的權利要求，成為一個沒有實用價值的專利。同時，在被控侵權時，尤其是碰到被控侵權的權利要求屬于功能性限定時，不要被權利要求中過寬的保護范圍所迷惑，其真正的保護范圍其并不完全是以權利要求的內容為準的。

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010[M].北京：知識產權出版社，2010.

[2]中華人民共和國國家知識產權局.審查操作規程·實質審查分冊[M].北京：知識產權出版社，2011.

[3]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011.