主觀性元素在創造性審查中的影響

張素卿，龔錦玲

（國家知識產權局專利局 專利審查協作北京中心，北京 100190）

創造性是衡量一件專利申請能否授權專利權的重要標準之一，其在專利法中的地位至關重要。創造性判斷理應是客觀公正的，然而專利審查的特性決定了其必然包含一些主觀性的元素。如何使得創造性審查更加客觀公正一直是業內人士努力的目標。創造性標準的把握是極難的，其也是審查員與申請人持續爭論的焦點。

1 我國專利法規的相關規定及其中的主觀性元素

我國《專利審查指南2010》[1]（以下簡稱指南）對創造性判斷采用“三步法”：1）確定最接近的現有技術；2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；3）判斷要保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

對于第3步，指南進一步給出了判斷“是否顯而易見”的標準，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。

而對于是否存在技術啟示，指南規定了三種特別情況，其中第i種情況通常最為引人關注：

所述區別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披漏的解決該重新確定的技術問題的技術手段。

上述規定在多處體現了創造性判斷的主觀性元素：

1）根據區別特征確定發明實際解決的技術問題時，如果申請文件中對該區別特征的作用和所解決的技術問題沒有做明確詳細的記載，審查員和申請人會因為立場不同而產生分歧，進而不能確定是否存在技術啟示；另外，區別特征是基于審查員所檢索的對比文件確定的，對比文件不同所認定的區別特征也就不同，進而所確定的發明實際解決的技術問題也會隨之改變。

2）本領域技術人員，指南中對其定義如下：是指一種假設的人，“假定他知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力，但他不具有創造能力。很明顯，“本領域技術人員”是一個抽象的概念，在審查實踐中，創造性的評判是由一個個活生生的人來執行的，這就必然會將其自身的知識背景和主觀想法引入其中，而這也是不可避免的。

3）公知常識，指南中對其的定義是開放式的，其可通過教科書、工具書等對其進行佐證，但沒有明確具體哪些信息來源可作為公知常識的證據，甚至會出現為公眾所知的一些技術并未記載在任何文獻中，這很容易導致公知常識的濫用。

4）專利審查的特性決定了，審查員必然是在已經獲知了發明內容之后才對發明的創造性進行判斷的，在進行創造性判斷時，對發明內容的了解必然會影響到判斷的結果，這也就是常說的“事后諸葛亮”。

由此可見，在創造性判斷中，主觀因素起到了不可忽視的作用，而這正是需要我們在審查過程中盡量避免的。

下面我們通過實際案例來對主觀性元素在審查過程中的影響有一個更深刻的認識。

【案例1】權利要求1.一種再現媒體內容的方法，所述方法包括：接收主內容；以第一顯示速率將所述主內容顯示在顯示器的第一區域上；存儲來自所述主內容的被標識部分的重放內容以便時移顯示所述主內容；在所述顯示器的第二區域上以不同于所述第一顯示速率的第二顯示速率顯示所述重放內容，所述重放內容的所述顯示與所述主內容的所述顯示同時發生；基于由用戶選擇的顯示所述重放內容的持續時間和要被顯示的所述重放內容的量來確定所述第二顯示速率。

對比文件1公開了一種媒體內容再現方法，為最接近的現有技術，權利要求1與對比文件1的區別特征為“基于由用戶選擇的顯示所述重放內容的持續時間和要被顯示的所述重放內容的量來確定所述第二顯示速率”。

對比文件2公開了用戶可以修改重放內容的顯示速率。

現有技術中沒有公開或暗示用戶直接設置重放內容的持續時間，由再現裝置計算速率的技術方案。

案例分析：對比文件2所公開的“由用戶設置重放速率”的技術特征可以說是媒體再現領域的一種慣用手段，例如，計算機、手機上的各種媒體播放器中往往具有“調整重放速率”的功能，即用戶直接通過調整重放速率來快速或慢速地進行播放，但是所屬領域中并沒有公開或啟示“用戶直接設置持續時間，由再現裝置計算速率”的技術方案，即所屬領域存在“因為涉及播放速度，所以由用戶直接調整速度”的技術慣例，而本發明恰恰是克服了上述技術慣例，在現實應用中非常便于用戶快速便捷地安排時間，能夠更加適應現代人的快節奏生活，具有非常強的實際應用性，具有意想不到的技術效果。因此，權利要求1請求保護的技術方案具備創造性。

而如果對權利要求1的技術方案簡單地套用“三步法”，可能會得出完全相反的結論：

對比文件1公開了一種媒體內容再現方法，權利要求1與對比文件1的區別特征為“基于由用戶選擇的顯示所述重放內容的持續時間和要被顯示的所述重放內容的量來確定所述第二顯示速率”（這里采用S=C÷T來表示持續時間T、量C和顯示速率S之間的關系）。對比文件2公開了用戶可以修改重放內容的顯示速率，顯然，對于一段具有一定大小的重放內容，用戶設定了其顯示速率，其顯示持續時間也就相應地確定了，既然可以由用戶設定其顯示速率，那么也可以由用戶來設定其顯示持續時間。雖然對比文件2沒有明確公開上述區別特征，但本領域技術人員可以由對比文件2所公開的上述特征獲得啟示，即由對比文件2公開的T=C÷S很容易得到S=C÷T。因此，在對比文件1的基礎上結合對比文件2得到權利要求1的技術方案是顯而易見的，即權利要求1不具備創造性。

【案例2】[2]權利要求1.一種印刷設備，其特征是部件A采用不易變形的材料B。

說明書背景技術部分說明了現有印刷設備的缺陷是印刷時紙張跑偏，發明人發現紙張跑偏的原因是印刷機使用一段時間后其中的部件A產生變形。

對比文件1公開了類似的印刷設備，具有部件A，權利要求1要求保護的技術方案與現有技術的區別在于部件A使用材料B制造。

使用材料B制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識。

現有技術中沒有公開或暗示印刷機使用一段時間后其中部件A產生變形會造成紙張跑偏。

案例分析：發明所要解決的技術問題是克服“印刷時紙張跑偏”問題，引起“印刷時紙張跑偏”的根本原因是“部件A的變形問題”。雖然解決“部件A的變形問題”的技術手段非常簡單，但認識該根本原因“部件A的變形”是不容易的，從而提出解決“部件A的變形問題”的技術手段對所屬領域技術人員來說是非顯而易見的，因此權利要求1請求保護的技術方案具備創造性。

需要說明的是，如果對該案例簡單地套用“三步法”，也可能得出完全相反的結論：

對比文件1公開了一種印刷設備，權利要求1要求保護的技術方案與對比文件1現有技術的區別在于部件A使用材料B制造，由此確定發明實際解決的技術問題是部件A的變形問題。而對于本領域技術人員來說，為防止部件變形，在一定的橫截面條件下使用不易變形的材料B制造是慣用的技術手段，因此在對比文件1的基礎上得到權利要求1的發明是顯而易見的，即權利要求1不具備創造性。

公知常識的引用所體現的主觀性已為審查員和申請人所熟知，這里不再舉例說明。

分析以上案例，可以很明顯看出，“三步法”標準看似簡單，但由于審查員和申請人立場不同，所掌握的背景知識和思維方式不同，對區別特征的作用和解決的技術問題，以及公知常識的認定往往持不同觀點，在審查實踐中很容易產生較大的分歧。

2 建議

基于以上分析，筆者就如何使“創造性”判斷更加客觀提出一些自己的想法。

首先，需要明確的是，發明的技術方案簡單并不能說明沒有創造性，這一觀點也已在指南中多處作了例證，然而，面對申請文件和現有技術，審查員往往會忽略這一點。因此，審查員應重視并盡可能客觀的評價區別特征的作用及其解決的技術問題，當審查員在面對是否有技術啟示的困惑時，不妨和其他審查員多多交流，采取大多數的更為合理的意見，以最大程度削弱個人主觀性的影響。

其次，審查員對其所認定的區別特征涉及公知常識的，應盡可能給出其證據，例如，舉例說明該公知常識在日常生活或某一技術領域常見的應用方式，或者引用多篇文獻進行佐證。

再其次，建議申請人對其發明技術方案所能解決的技術問題，以及各主要技術特征所起的作用作盡可能詳細明確的記載，這些內容會在后續的創造性判斷方面起到至關重要的作用。

最后，審查過程中審查員的主觀因素不可能完全避免，申請人可以采取針對性的意見答復策略，例如，1）在對審查員確定的技術啟示提出質疑時，可以從以下角度進行辯解：區別特征認定是否合理；區別特征的作用及其解決的技術問題是否與本發明的本意有出入；除審查員認定的作用及其解決的技術問題之外，區別特征是否還有相對于現有技術更有益的技術效果，這也許是本發明能否獲得專利權的關鍵；2）在對審查員認定的公知常識及其證據提出質疑時，可以提供證據說明目前解決該類技術問題常用的技術手段是什么；或者采用反證的方式，如將審查員認定的技術手段應用至所屬領域其他技術方案中，證明其不能實施或者極難實施，以說明該技術手段并非所屬領域技術人員常用的技術手段[3]。

以上是筆者個人的一些想法，如有不妥之處，敬請指正。

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]中華人民共和國國家知識產權局.審查操作規程（2011）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2011/201104/t20110413_597578.html.

[3]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011.