關于中國專利法第二十六條第四款與日本專利法相關規定的比較（上）

文 / 袁穎

前言

在專利申請文件的撰寫過程中，權利要求書的撰寫是非常需要技巧的，既要滿足專利法和專利細則的各項形式規定，還要為申請人爭取最大的保護范圍，又要保證不能超過說明書的原始記載內容，同時最好還要為后續的程序，比如審查意見答復及復審等程序保留修改的空間。因此筆者在下文中通過對中國和日本兩國在權利要求書撰寫規定上的比較使各位更好地了解如何撰寫權利要求書。

第一部分：中國專利法第26條第4款的規定

中國專利法第26條第4款規定“權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限制要求專利保護的范圍”，專利審查指南第二部分第二章對權利要求書撰寫的規定進行了更具體的說明，并對第26條第4款中的“以說明書為依據”，“清楚”，“簡要”的要求進行了詳細的解釋。

一、“以說明書為依據”

權利要求書應當以說明書為依據，是指權利要求應當得到說明書的支持，具體的規定可參見審查指南，在此不再贅述。

在實踐中，當收到關于“權利要求得不到說明書支持”的審查意見時，代理人在答復時要非常小心。如果是說明書中有支持，那么通過合理的爭辯即可以克服上述缺陷；如果說明書中沒有明確的公開，那么代理人在答復時就要格外地注意，因為如果在答復時引入新的說明書未公開的內容，那么根據專利法第33條會導致“修改超范圍”的缺陷，而如果爭辯未公開的內容是公知常識，那么就要小心審查員利用代理人的答復意見質疑權利要求的創造性，而根據“禁止反悔原則”，如果一旦所涉及發明的發明點就在于上述權利要求的相關特征時，情況就會對申請人和代理人非常不利。

所以權利要求書的撰寫與說明書的撰寫都非常重要，是要結合在一起的，說明書要為權利要求書提供必要的支持，以避免公開不充分，避免權利要求得不到說明書的支持，同時盡量多地添加實施例，為概括得出的權利要求提供足夠的支持，以避免審查員認為權利要求不能從說明書中概括得出，而造成權利要求的不必要的范圍縮小。同時還要注意“捐獻原則”，如果某技術特征或者技術方案在說明書中已公開，而由于發明人或者代理人的失誤沒有寫到權利要求中，那么就相當于為公眾做了貢獻，在后續的維權中是不可以再要求保護這些捐獻了的技術方案。可見權利要求書與說明書的撰寫是非常的重要，權利要求應該以說明書為依據是必須要滿足的重要規定，因為在后續程序中，如果出現此缺陷，代理人在答復時是比較被動的，而且此條不僅是駁回條款，也是無效條款，因此代理人應當格外的注意。

二、“清楚”

權利要求書應當清楚，一是指每一項權利要求應當清楚，二是指構成權利要求書的所有權利要求作為一個整體也應當清楚。具體的要求可參見審查指南，在此不再贅述。

在實踐中，我們經常會碰到審查員發出關于權利要求不清楚的審查意見，其中有形式的缺陷，也有涉及實質內容上的缺陷。形式上的缺陷，有些是因為沒有引用基礎，有些是因為出現了上述提到的導致保護范圍不清楚的用語，有些是因為權利要求之間的引用關系不清楚等等，而這些形式上的缺陷一般通過修改都可以克服。而實質上的缺陷，比如有些是因為技術特征描述得不清楚，導致審查員認為通過該描述無法清晰表述該權利要求所要保護的技術方案，而如果說明書中的相關描述也是同樣不清楚時，代理人在答復時同樣會比較被動，因為同樣會面臨修改超范圍或者沒有創造性的問題。實質上的缺陷還有這種情況，因為權利要求中僅簡單羅列技術特征，而沒有各技術特征之間的關系，造成權利要求要保護的技術方案不清楚，而如果說明書中或者附圖中同樣沒有做出描述，那么代理人在答復時同樣面臨尷尬的處境。因此在撰寫權利要求書和說明書時，同樣要注意清楚地描述技術特征和技術方案，清楚的要求不僅僅是指形式上的清楚，同時要求實質上的清楚，通過用語和具體描述清楚地表達技術特征和技術方案，避免造成不清楚的缺陷。

三、簡要

權利要求書應當簡要，一是指每一項權利要求應當簡要，二是指構成權利要求書的所有權利要求作為一個整體也應當簡要。審查指南中明確指出，一件專利申請中不得出現兩項或兩項以上保護范圍實質上相同的同類權利要求。

在實踐中，一般比較少收到關于權利要求不簡要的審查意見，當申請人撰寫的權利要求過于詳細，包含了很多不需要的技術特征時，審查員一般不會發出審查意見要求申請人修改，因為這是申請人自己要求的保護范圍。而代理人在撰寫時，應當合理的控制出現在權利要求中的技術特征，避免對權利要求做出過多的不必要的限制，避免損害申請人的利益。

第二部分：日本專利法的第36條第5、6款的規定

日本專利法第36條第5款規定，第36條第2款中權利要求的范圍，必須區分權利要求項，按照各項權利要求記載欲獲得專利的發明的所有必要事項；此時，某一權利要求限定的發明與另一項權利要求限定的發明可以是相同的。

而對比中國專利法關于“簡要”的要求，“一件專利申請中不得出現兩項或兩項以上保護范圍實質上相同的同類權利要求”，因此可以看出上述中國專利法中不允許出現的情況，在日本專利法中是允許的。

與中國專利法第26條第4款直接對應的條款就是日本專利法第36條第6款，其中規定，第36條第2款中權利要求范圍的描述，必須符合下列各項規定：1、欲獲得專利的發明在說明書中有記載；2、欲獲得專利的發明是清楚的；3、各項權利要求的描述是簡潔的；4、描述應當符合經濟貿易產業省的條令。

一、“在說明書中有記載”

關于“在說明書中有記載”的規定，審查員在審查時遵循以下規則：

1、判斷權利要求的描述是否滿足第36條第6款i項的規定，應當基于對要求保護的發明及在說明書中記載的發明的對比和審查。對比和審查應當以要求保護的發明為基準，研究哪些在說明書中有記載。在判斷的同時，應當注意不能根據說明書中記載的特定實施例來過度限制權利要求的范圍。

2、在進行上述對比和審查時，對要求保護的發明和在說明書中記載的發明之間的實質對應關系的審查，不是單純考慮表達的一致性。因為如果只要滿足表達一致，即使實質上未向公眾公開的發明也可以獲得專利權，則將違背第36條第6款i項的意圖。這一條原則與中國審查指南中相關規定一致，均指明不僅僅因為權利要求與說明書在表達上是一致的就判斷權利要求是得到說明書支持的。

3、對于實質上對應關系的審查是通過如下方式進行的，即，調查權利要求的發明是否超出在發明詳細說明中本領域技術人員能夠認識的發明課題能解決的范圍。判斷為超出本領域技術人員能夠認識到的發明課題能解決的范圍時，無法說發明詳細說明中作為發明記載的內容與權利要求的發明為實質上對應，因此違反第36條第6款i項的規定。

以下是一些不滿足此項的典型示例。

1、在說明書中既未記載也未暗示的事項在權利要求中有記載。

2、權利要求中使用的術語與說明書中不一致，并導致權利要求與說明書之間的關系不清楚。

3、說明書中公開的內容既不能被擴展成也不能被概括成權利要求保護的范圍，即使根據公知常識。

以上三種典型示例與中國審查指南的相關規定一致，不需過多解釋。

4、如果說明書中描述的用于解決技術問題的技術手段沒有在權利要求中體現出來，那么權利要求的保護范圍則超出了說明書的記載范圍。

其中，如果說明書中記載了若干個技術問題，那么權利要求中必須記載解決至少其中一個技術問題的技術手段。這里技術問題的確定應符合以上第三條判斷原則的規定，即不僅僅是發明記載內容中明確指出的，也可以是本領域技術人員根據說明書記載內容和公知常識可以推出的。

關于此第四種情況，在中國專利審查中，一般不會以違反26條第4款為理由，一般會采用缺少必要技術特征為理由。而在實質上均是因為權利要求沒有記載解決技術問題的技術方案。

（未完下期續）