知識產權海外維權可能涉及的管轄問題——以美國法院近期的兩個案件為例

唐廣良

隨著我國企業及其產品逐步走向國際市場，涉及知識產權的“海外維權”問題已經被提上議事日程。但與美日歐等發達國家和地區的企業相比，我國企業面臨的“維權”問題不僅涉及如何保護自己的知識產權，而且更多的是要考慮如何應對來自海外的侵犯知識產權指控。本文將以近期美國法院審理的兩起涉及我國企業的知識產權案件為引線，集中討論中國企業在海外遭遇知識侵權指控時的應對策略。

一、兩個參照案例①文中引用的案例來自WESTLAW數據庫。對案件的描述系筆者個人的歸納，不一定全面和準確；案件涉及的我國公司名稱是筆者通過互聯網查詢后標注的。因此，對相關案件感興趣者請自行查找案件的源信息。

第一起案件發生在傳統產業領域——輪胎產業。案件起因是我國山東招遠的玲瓏輪胎股份有限公司與阿聯酋迪拜的Al Dobowi, Ltd.公司合作生產一種礦山機械用橡膠輪胎并銷往美國，被美國佛羅里達州的TIRE ENGINEERING AND DISTRIBUTION, LLC, d/b/a Alpha Tyre Systems, d/b/a Alpha Mining Systems以侵犯版權、侵犯商標權、商業共謀等為由訴至美國弗吉尼亞州東區聯邦地區法院。在陪審團裁定各項指控均成立的前提下，一審法院判決支持了原告的訴訟主張，判令兩被告共同向原告承擔2600萬美元的賠償及高達63萬美元的律師費。兩被告不服一審判決，上訴至美國聯邦第四巡回法院。上訴法院經過審理，部分撤銷了一審法院的判決，包括一審法院關于被告侵犯原告商標權及構成商業共謀的指控，但仍然支持了一審法院判決的2600萬美元的損害賠償判決。

第二起案件發生在服務業領域。原告是美國的LABTEST INTERNATIONAL, INC., d/b/a Intertek Consumer Goods North America,簡稱Intertek，是一家在美國特拉華州注冊的，向消費品產業提供產品檢驗、測試及認證服務的公司。被告是我國深圳的CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORP.（深圳華測鵬程國際認證有限公司，簡稱“華測認證”或“CTI Certification”，原為CQC深圳評審中心），簡稱CTI，與原告同屬于產品檢測與論證服務提供商。原告在我國舉辦的博覽會上發現，被告散發的一些資料實際上是未經許可復制原告享有版權的培訓資料。與此同時，被告網站上還聲稱提供一些培訓課程，其中使用的教材也是未經許可復制的原告的資料。于是，原告便向美國康涅狄格地區的聯邦地區法院提起訴訟，指控被告侵犯了其受美國版權法保護的資料。被告以其行為發生于中國，因而美國聯邦地區法院沒有管轄權為由提出異議。法院經審理支持了被告的管轄異議。原告不滿康涅狄格州聯邦地區法院的一審判決，又以相同訴因向位于美國伊利諾斯州的聯邦地區法院提起訴訟。被告在提出管轄權異議的同時提出反訴，以原告的行為構成“濫訴（vexatious litigation）”為由，請求法院判決原告賠償其為在康涅狄格州應訴而支出的律師費。伊利諾斯州聯邦地區法院判決支持了被告的管轄異議，但以沒有證據證明原告的行為構成濫訴為由，駁回了被告要求原告承擔其前訴律師費的主張。

以上兩個案件的被告均涉及我國企業，而且被指控的侵權行為都發生在我國。雖然被告均提出了管轄異議，但第一個案件的管轄異議未獲法院支持，第二個案件兩次立案后，法院均以美國法院沒有管轄權為由駁回了原告的訴訟。針對兩個案件的不同結果，本文將作出以下梳理。

二、美國關于對人管轄的法律與判例

法院的管轄可分為對人的管轄（或稱“屬人管轄”）和對物的管轄（或稱“屬地管轄”）兩類。本文只涉及對人的管轄問題。

美國法上關于對人的管轄的基本原則來源于美國憲法。根據美國《憲法》1791年第5修正案及1886年第14修正案的規定，非經“正當的法律程序”，不得剝奪任何人的生命、自由和財產。這一原則規定要求美國法院審理的任何案件都必須建立在“正當程序”基礎之上。

至于何為“正當程序”，必須將聯邦立法、行政條例及相關的判例結合在一起方能確定。根據美國《聯邦民事訴訟條例》第12條(b)的規定，作為被告，除了與原告辯論以爭取勝訴外，還可以對案件本身提出異議，理由包括：（1）對標的物沒有管轄權；（2）對人沒有管轄權；（3）審理地點不合適；(4) 程序不充分； (5)文書送達有缺陷；(6) 缺少明確的訴訟請求；(7) 有獨立請求權的當事人未加入訴訟。

就本文涉及的兩個案件而言，被告均以受案法院沒有“對人管轄權”為由提出抗辯。因此，下面將集中討論美國法院如何確定“對人管轄權”。

美國最高法院在一些判例中②參考判例：Helicopteros Nacionales de Colombia v.Hall, 466 U.S.408, 414-416, 104 S.Ct.1868, 80 L.Ed.2d 404 (1984); 以及Hyatt Int'l, 302 F.3d at 713。將對人的管轄的確立區分為一般管轄與具體管轄兩種情況。按照該院的解釋，只要被告與法院地之間有“連續且系統的聯系”，一般管轄即可成立。但究竟什么樣的聯系屬于“連續且系統的聯系”，則還要考查多種因素。在一般管轄得以成立的情況下，法院能否對具體的案件主張“具體管轄”，則除了要求被告與法院地有此種聯系之外，相關的訴由還必須是源自這種聯系，或者與這種聯系有直接的關聯性。

通常情況下，對人的管轄的確立首先要考查的是被告的國籍與住所。一旦案件涉及的被告不是法院地的國民（包括公民及居民），從主體上說，該案就屬于“涉外”案件；法院要主張對人的管轄，就構成了美國法上的“域外管轄”或“長臂管轄”。雖然美國各州關于長臂管轄的立法并不完全相同，但都必須與美國憲法確立的“正當程序”原則相一致。某些案件的法官甚至解釋說，判斷長臂管轄能否成立，最終實際上就是要看法院行使管轄權是否符合美國《憲法》第14修正案確立的“正當程序”原則。③參見美國法院判例：682 F.3d 292, 2012 Copr.L.Dec.P 30,263, 103 U.S.P.Q.2d 1183（682 F.3d 292）。

由于域外管轄或長臂管轄的初始目的是方便本國國民的訴訟，并且通過本國法院的管轄，最大限度地保護本國國民的利益，所以在傳統上，美國法院在接到原告起訴后，都會盡可能找到其得以行使管轄權的理由。為此，“最低聯系”原則逐漸被確立。

所謂“最低聯系”，就是要求法院在行使對案件的管轄權時，至少應當有一個起碼的門檻。前面所述的美國最高法院在相關案件中確立的標準通常會被美國法院援引來認定最低聯系，即“一般管轄”+“具體管轄”的雙重審查。只有當兩個標準都符合時，法院才可以行使管轄權。當然，具體到每一個案件時，法院判斷最低聯系時考慮的因素并不完全一樣。

在前述第一個案件中，法院并沒有找到被告在當地擁有或租賃房產，亦或者擁有生產設施的證據，也沒有證據表明被告在當地雇用了直接從事生產或銷售的雇員，僅僅發現被告曾在當地與原告的前雇員進行接觸，并從其手中獲得了原告的設計圖，并發現該雇員從原告公司離職后自己在當地開辦了事務所，且與被告之間存在實質性的聯系。除此之外，被告與法院地的聯系就是將侵權產品銷售給當地的用戶。這意味著被告與法院地之間的聯系實際上并沒有達到“連續且系統”的程度。

在第二個案件中，伊利諾斯州聯邦地區法院考慮的因素包括：被告是否在該州擁有或者租賃有房產？被告在該州是否擁有固定的設施？以及被告在該州是否雇用了雇員？經審理，法院認定，這三個問題的答案都是否定的。

當然，為了傾向于行使管轄權，美國法院還發展起一種被稱為“影響主義”或稱“后果主義“的標準，即只要發生在外國的行為實際上影響了美國的商業，即可認定行為人與美國法院所在地之間具備了最低聯系。正是基于這樣的理論與相應的司法實踐，美國法院審理了許多以外國公司為被告，且以被告在美國之外實施的活動為審理對象的案件，并做出了對外國被告公司非常不利的判決。④在網絡搜索引擎中輸入“長臂管轄”，可搜索到許多與美國法院長臂管轄相關的文獻、案例等。

隨著國際市場一體進程的加快，以及社會成員跨國活動的日益頻繁，美國法院的一些法官們發現，如果按照前述原則行使管轄權，許多發生在外國的案件都有可能會被提交美國法院審理。這樣的結果對美國國民可能是最有利的，但卻因為有可能對外國人非常不利而遭到其他國家的反對。為此，自20世紀80年代開始，在不涉及國家和政府利益時，美國法院在涉及包括知識產權在內的“侵權”案件時，引入了另外一個考量標準，即“意欲受益（purposefully availment）”標準。

在前述第一個案件中，美國上訴法院首先認定，兩被告的行為均屬于有意利用在弗吉尼亞開展活動的優勢。而在第二個案件中，法院認定，被告沒有通過借助互聯網向伊利諾斯州提供侵權復制件的方式在該州實施故意的侵權行為。結果，法院不僅對第一個案件行使了管轄權，而且作出了不利于被告的判決；第二個案件則以不應行使管轄為由而被美國兩個法院駁回。更重要的是，從兩個案件的資料上看，是否有意利用法院地的優勢或好處實際上是法院最終決定是否行使管轄權考慮的首要因素。

在第一個案件中，由于法院已經認定被告有意利用在弗吉尼亞州開展活動的優勢，所以在涉及對人管轄問題時，法院特別強調，被告系外國公司這一事實本身并不能說明對其實施管轄構成對被告的負擔。在這一論斷的前提下，法院又刻意指出，被告是在弗州會見的原告前雇員；該雇員從弗州竊取了原告的輪胎設計；被告還雇用該雇員在弗州開設了設計事務所，并與該雇員之間有著實質性的往來。這一切都是為了最終認定被告具備了與該州的最低聯系，從而允許該允州的聯邦地區法院對其實施“屬人管轄”。

而在第二個案件中，法院認為，只有以下三個條件都具備時，法院才能對被告行使“屬人管轄”權：（1）被告實施了愿意的侵權行為；（2）該行為的目標明確指向了法院地；（3）被告知道其行為將會導致原告受傷害。由此可見，法院在該案中對被告的主觀狀態給予了非常高度的關注。審理過程中，原告也曾提供若干證據，試圖證明被告與法院地存在各種各樣的聯系，但法院最終卻以沒有管轄權為由駁回了原告的起訴。

另外，兩個案件的法院還考慮了另外一個問題，即對被告行使“屬人管轄”是否符合“合理原則”或“傳統的公平正義”原則。

如前所述，第一個案件的法院認為，被告系外國公司這一事實并不能說明其對實施管轄會給被告造成負擔，對被告實施管轄并不違反美國憲法確立的“正當程序”原則，且與合理原則的本意并不相悖。法院認為，雖然被告是外國公司，但其完全可以啟用當地律師參加訴訟，從而維護其自身的正當利益。

在第二個案件中，法院認為，即使已經認定該案件符合具體的屬人管轄要求，且當事人與法院地之間具有最低程度的聯系，法院也不能必然主張行使管轄權，還要考查這樣做是否符合“公平與實質性正義”的精神。法院進一步認為，在被告與法院地幾乎沒有聯系的情況下，僅僅因為原告聲稱自己的利益受到了損害就強迫被告來此參加訴訟是不行的。“意欲獲益”原則作為最低聯系的標準，可以保證被告不至于因為其與法院地之間的或然性聯系（random contacts）而基于原告的單方面起訴就不得不接受管轄。

三、知識產權海外維權應注意的幾個細節問題

從對兩個案件的評介中可知，雖然兩個案件的案情確有些不同，但從旁觀者的角度來看，兩個案件之間的區別也并非很大，但美國法院的判決結果卻大相徑庭。本文認為，這兩個案件的實質性區別就在于：第一個案件中被告的行為后果直接影響了美國的商業，即被告的侵權產品直接替代了原告的產品，從而使原告喪失了大量的營利機會。這也是陪審團在法官并不完全同意的情況下支持了原告全部指控的根本原因，并直接導致了法院在駁回原告部分侵權指控的情況下幾乎全部支持了原告的賠償請求。第二個案件的被告雖然也未經許可而復制了原告享有著作權的資料，但這種復制的后果并沒有直接影響到美國的商業，因而法院認定被告與法院地之間缺乏足夠的聯系，對被告實施管轄有違公平正義原則。

另外，從現有資料上看，兩個案件的當事人在訴訟過程中向法院提供的證據都非常細致和具體，尤其是原告方面的證據幾乎觸及到被告商業活動的全部細節，包括公開的和秘密的活動。如第一個案件中，被告如何與原告的前雇員接觸并獲取原告的設計藍圖，以及兩個實行之間系何種關系、如何各自發揮自己的作用并最終搶奪原告的市場等情形，均有原告方提供的證據加以證明。在第二個案件中，被告在美國參與何種商業組織、商業活動等，均屬于原告方面調查的對象。與之相對抗，被告方面之所以在兩個法院都打贏了管轄權訴訟，也是因為其證據準備非常充分，包括其在美國參與活動的內容、性質、規模等，最終讓法官相信，其與法院地之間的聯系非常少，幾乎等于不存在。

根據以上介紹和分析，本文特提醒我國企業，當遭遇外國企業在外國提起的知識產權訴訟時，應當注意以下幾個細節方面的問題：

一是判斷能否就案件本身的合法性提出質疑，尤其是能否打贏管轄權訴訟。只要我們自己通過評估確認，自身商業行為的后果并沒有直接影響原告在法院所在地的商業利益（以具體的州為界⑤所謂有域外管轄或長臂管轄，最初就是指“跨州”管轄，后來才被延用至“跨國”管轄。），即使企業在該地有房產或者其他設施，或者與該地存在其他商務聯系，仍然可以打管轄權訴訟。當然還需要說明的是，打贏國外的管轄權訴訟也并不等于萬事大吉，因為權利人在我國起訴同樣可能勝訴。

二是不論提出何種抗辯，必須做到實話實說，不能說謊，也不能隱瞞事實。西方文化中有兩句話是必須牢記的：一句是講實話的成本最低；另一句是說出事實的一半無異于撒謊。而不論是直接撒謊，還是隱瞞部分事實，一旦被認定，都會給自己帶來直接的不利后果。這一點與中國的爭議解決機制完全不同。在中國，即使一方當事人直接撒謊，裁決機構也不能直接據此作出對其不利的裁決結果，而只能是基于現有證據進行裁決。

三是訴訟準備工作一定要做實、做細。更重要的是，各項證據準備工作一定要在開庭前完成，而不能像擠牙膏一樣根據所謂的“需要”臨時拼湊或分時提交證據。在美國法院審理的案件中，相當一部分案件的事實部分是需要陪審團作出裁決的。不但撒謊會被裁決敗訴，提供的證據或者闡明的事實不充分、不及時，也可能給陪審團留下不誠實、不負責任的印象，從而在事實裁決部分作出不利的結論。

四是根據實際需要選擇在海外設立辦事機構或開展商業活動。不要盲目進入海外市場，尤其是自己沒有足夠的知識產權儲備，基本上基于模仿甚至抄襲生產產品時，更不要急于走向所謂的國際市場。雖然知識產權保護具有嚴格的地域性，我國企業可以理直氣壯地在國內使用那些不受我國專利法保護的外國專利，但如果相關產品被輸出到專利保護國，生產者的行為同樣會被指控為侵權。而涉及到著作權與商標權時，在“自動保護”及制止不正當競爭已經成為各國普遍接受的法律制度的情況下，所謂的“地域性”已經變成學理意義上的知識產權保護邊界。加之許多國家的法院都已經開始實施長臂管轄制度，在任何國家完成的侵權行為都有可能成為權利人所在地法院審理的對象。