國際知識產權保護的最新變化：歐洲、美國和澳大利亞/新西蘭的比較研究

丹.吉芬克　克里斯汀.柯斯特　約翰.沃爾克

在全球經濟中，發明人需具備在世界范圍保護自己知識產權的能力。如果缺失“全球性”專利或商標，那么當一家公司的發明涉及復雜技術和創建品牌時，則需要在多個轄區進行保護。如果這家公司決定提交外國申請或者進入國際申請的國家階段，則很有可能委托專利代理人或外國代理人在每個指定轄區分別提交申請。因此，專業的知識產權律師事務所和服務提供商起到重要作用，并且在這一過程中扮演兩種角色：一方面，他們必須在當地的專利商標局代理該案件；另一方面，他們還必須就如何在外國市場提高成功可能性，向這家公司提出建議。

不過，不同轄區之間存在各種差異，最近制定的法規和出現的變化可能對外國申請人及其申請策略帶來重要影響。以下各節分別介紹了歐洲、美國、澳大利亞和新西蘭的近期申請策略變化及其影響。中國的知識產權權利人已經在海外注冊專利、外觀設計和商標的，必須注意所有這些變化，以增加外國申請的成功機率。

一、歐洲的最新變化

歐洲政治和歐洲專利并不是一回事。一方面，歐洲有歐盟——政治經濟聯盟，目前共有27個成員國。另一方面，歐洲專利組織在《歐洲專利公約》的制約之下進行專利授權。歐洲專利組織目前共有38個成員國，但是歐洲專利組織是獨立組織，而不是歐盟的下屬組織。當前，根據《歐洲專利公約》授予的專利，必須在每個所需成員國進行確權（Validation）。為簡化這一流程，長期以來，各方努力與有關當局建立一個統一的組織和一致的程序，以便在整個歐盟范圍內，對專利進行一般法律權利的授權與確權。最近，這一方面出現了突破。

早在2011年，歐盟理事會就已批準在創建統一專利保護制度領域加強合作。通過加強合作，歐盟制定了兩項創立統一專利保護制度的法規（2012年12月17日歐盟法規第1257/2012 號，以及2012年12月17日歐盟理事會法規第1260/2012號），這兩項法規于2013年1月 20日生效。這兩項法規的開始實施時間為2014年1月1日，或者在另外一項協定——《統一專利法院協定》的生效之日（以時間在后者為準）。事實上，《統一專利法院協定》（歐盟理事會文件 16315/12 （PI 148， COUR 77））已經由歐盟25國（不包括波蘭和西班牙）于2013年2月19日在布魯塞爾簽署。該協定可能于2014年1月1日生效，但也可能延后，因為包括法國、德國和英國在內的13個成員國必須首先批準該協定。該協定的生效將需要進一步修改相關歐盟法規，分別涉及司法管轄權以及民事和商事判決的認可與執行（歐盟法規第 1215/2012號）。

統一專利法院將有權審理侵權訴訟和撤銷專利權訴訟。不過，所有這類訴訟都要基于歐洲專利組織審查和授權的專利，即訴爭專利都要符合《歐洲專利公約》規定的專利性要求。

起草人希望按照《歐洲專利公約》起草專利申請文件的，不會再出現其他問題。當然，有些方面仍然與當前情況相似，例如，權利要求的數量、第二種醫學用途權利要求的格式、特征組合的原始披露等，這些內容仍然非常重要，應當適當考慮。

建立統一專利保護制度所引發的更多變化可能出現在提交與申請策略上。例如，如果申請人要求專利保護的歐洲國家數量有限，則統一專利保護制度可能沒有必要，并且可能實際成本高昂。在這種情況下，已經提交國際申請（PCT）的中國申請人可以只考慮進入相應的國家階段，而不進入歐洲階段。不過，如果尋求的是《歐洲專利公約》之下的專利授權，則在授權之后，還會出現另一個問題：相關專利是做成統一專利，還是在選定的《歐洲專利公約》成員國內，通過確權程序，將該專利做成歐洲專利的國家組成部分。此外，在至少7年的過渡期間（最長可延至14 年），專利權人還可選擇放棄統一專利法院的專屬管轄。因此，將來會出現各種策略問題，當然也會有各種解答。

二、美國的最新變化

在過去十年間，美國知識產權法律的各個領域——專利、商標、版權，甚至是聯邦法院都在實務和執法上出現了法律變化。

多數變化是因為電子商務和互聯網的興起，后者從根本上改變了美國乃至世界的商業進程以及相鄰知識產權體系之間的法律協調。

美國專利商標局是統一的專利商標管理部門，管轄范圍包括美國的50個州以及屬地（波多黎各、關島、所羅門群島等）。專利商標系統的法律專屬于聯邦政府的職權范圍。

由于電子商務的變化，美國商標系統幾乎成為流動的在線注冊與更新系統。互聯網時代的開啟改變了商標法的許多方面，提高了品牌使用與保護的重要作用。全國性商標注冊所帶來的收益遠遠超過一個州或屬地的注冊，包括：公開通報對相關標識的所有權主張；法律上推定對相關標識的所有權以及在全國范圍內或者在注冊商品/服務上使用相關標識的專屬權利；能夠在聯邦法院提起涉及相關標識的訴訟；以美國注冊為基礎，在其他國家獲得注冊；能夠將在美注冊資料在美國海關與邊境保護部備案，以阻止進口侵權的外國商品；有權使用聯邦注冊標志以及加入美國專利商標局的在線數據庫。

最近，美國專利系統也發生重大變化。美國專利分為三個大類：實用新型專利、外觀設計專利和植物專利。實用新型專利涵蓋的是發明的功能方面，最近幾年，盡管受到法院判決的一些限制，但是美國仍然是世界上專利保護范圍和多樣性最為廣泛的國家之一。如果發明中使用了機械或者改變了物質形態，則可申請專利。外觀設計專利的范圍很廣，涵蓋了物體的裝飾性方面，而植物專利則涵蓋了通過有性生殖創造的植物。

版權涵蓋了各種著作權行為，包括著作、音樂、視覺藝術、建筑設計作品、雕塑等。美國版權制度是一種登記制度，這種登記制度已經因為數字化時代的現實而慢慢發生改變。在美國，版權登記對保護版權權利并非必需，但可提供額外保護和增加損害賠償；如果是法定賠償，則不必進行實際傷害估價。

所有專利、商標和版權案件幾乎都在聯邦法院系統提起訴訟。聯邦法官在美國聯邦法律的各個方面對相關法律的含義進行解釋，這樣雖然美國法律有成文法典，但是法律的含義并非一成不變，甚至可以根據相關事實和當前情況，以不同方式做出解讀。專利案件一般在美國地區法院進行審理，然后上訴到美國聯邦巡回法院上訴法庭，最后上訴到美國最高法院。這種審理系統因為訴訟費用過高而受到批評，而產生訴訟費用的主要原因是證據開示程序；最近由于采用電子證據開示程序，電子郵件、文本和其他通信方式獲得認可，訴訟費用領域出現了變化。

如上所述，知識產權實務領域的最新變化指向專利系統——由于《美國發明法案》的通過和目前的完整實施，專利系統已經發生急劇變化。

美國專利法變化綜述

《萊希——史密斯發明法案》也被稱為《美國發明法案》（P.L. 112-29），于2011年9月16日獲得批準，目前已經完全成為美國法律。《美國發明法案》的關鍵要點和條款包括：

（1）使美國過渡到“申請優先”制度。目前美國偏向“發明人優先申請”，但是仍然允許對第一申請人是否是發明人提出異議。

（2）延長發明人的寬限期，即使發明人在有效申請日期之前一年以內做出披露，也可對專利權進行保護，這樣發明人在與潛在買家或投資人進行決定性談判時，不必擔心喪失專利權。

（3）美國為發明人提供披露之后為期一年的申請寬限期；在先技術判斷標準的變化也對做出披露的發明人提供幫助。

（4）與國際慣例保持一致。現在，“在先技術”的定義包括在世界任何地區做出的公開披露，包括口頭披露等非印刷方式披露。這使得美國與現實的在先技術情況更趨一致，但是由于非公開以及非書面形式的披露，專利更容易遭遇異議。

（5）從外國優先權日期起，為美國專利申請提供在先技術的效果。過去，專利法律只表明專利申請在美國公開之后才具有在先技術效果。

（6）不再要求發明人提出最佳發明實施模式，作為侵權訴訟或授權后期復審抗辯。不過，提出最佳實施模式仍然是明智的做法，因為如果沒有披露最佳實施模式，則美國法院仍然只關注保護內容。

（7）對符合微型實體資格的全體申請人，提供75%的專利費折扣。要證明符合這一標準可能并不容易，需要提供文件資料。

上述內容依據的是美國專利商標局對美國專利法律范圍變化的解讀。如前所述，在某些時候，聯邦法院系統將按照當前實際存在的系統進行法律解讀，這樣執行人員將能更加清楚地了解范圍變化以及美國專利的今后優勢。

三、澳大利亞和新西蘭的最新變化

澳新地區重點關注2013年4月15日生效的《2012 年知識產權法律修正案（提升標準）》對澳大利亞帶來的最新影響以及《2008 年專利法案》的即將生效可能對新西蘭產生的影響。

澳大利亞專利法的變化

澳大利亞有許多以“提升標準”形式通過的修正案，但是以下內容可能讓外國申請人尤其關注。

澳大利亞取消了公知一般常識的地區限制（目前僅限澳大利亞），從而提升了“創造性”標準。在“實用性”上，目前要求說明書披露“具體、實質、可信”的使用發明的方式，這更加接近美式要求。此外，根據新的充分性要件（基于歐洲專利（英國）條款），在披露方式上，說明書必須“足夠明確和足夠完整，以使相關發明能夠被熟練技術人員實施”。另外，“公平基礎”要求也被新的“說明書證明”要求取代。

除了專利性標準，現在又有一些其他程序變化，要求申請人在收到審查請求指令后2個月（先前6個月）內提交審查申請。此外，從首個審查報告之日起，12個月（先前21個月）內將會獲得受理。另外一項重要變化是要求申請人在提交審查申請的同時提交權利聲明——先前可以在受理之前任何時間提交權利聲明。

澳大利亞商標法的變化

其中一個主要變化涉及修訂后的第41條，該條是關于審查期間的可登記性假定。簡而言之，如果登記官不能確定一件商標是否能夠有所區別，則應當采用可登記性假定。其他重要變化集中在商標異議程序及執行程序。雖然異議程序的變化是為加快審理，但是執行程序的變化卻是為了強化權利的執行。異議時限已經從公告之日起的3個月減為2個月。

此外，在新的異議程序下，所有訴訟的展期也更加嚴格。總之，由于現在門限要求更加嚴格，因此展期的取得將更加困難。更為重要的是，現在展期期限的授予將由登記官自行決定，以登記官認為適當的期限為基礎。

新西蘭專利商標法律的預期變化

《2008年新西蘭專利法案》經過議會二讀，目前可能于2013年開始生效。該法案帶來的主要變化包括過渡到絕對新穎性標準（而不是目前使用的地方新穎性標準），并且審查范圍除了新穎性，還包括創造性和實用性依據。

該法案的先前一大障礙是如何處理軟件專利。目前可能的情況是，在計算機程序的排除方面，新西蘭的法律系統將實質基于英國（和歐洲）法律。新西蘭希望設置一個指向“計算機軟件本身”的計算機軟件除外條款。這樣除外范圍要小于先前計劃范圍，并且將對設備中的軟件應用程序提供相當程度的專利保護。

在計算機程序和商業方法范疇，讓我們再回到澳大利亞，在科研聯盟有限公司訴專利專員（[2013] FCA 71）一案中，澳大利亞專利局拒絕對一項計算機實施的發明授予專利，該案的最新判決支持了澳大利亞專利局的決定。

法院認為，一項計算機實施的發明要獲得專利，需要具有“物理效果”。此外，法院結論認為，這種物理效果不得僅僅包括使用計算機生成該類信息。申請人已向聯邦全席法院提交上訴申請書。目前，各方正在焦急等待本項判決在上訴程序中的進展，以確定澳大利亞商業方法專利的明確原則。

作為一個關鍵性的“商標”事件，新西蘭于 2012 年 12 月加入《馬德里公約》。由于澳大利亞也是該公約的成員國，因此現在外國申請人在制定商標申請策略時，可以把澳大利亞和新西蘭更加作為“單一市場”看待。

結論

隨著歐洲可能建立統一專利法院，以及因此可能在多個歐盟成員國國內取得統一專利法院的授權專利，申請人將可能根據自身需要修改保護性權利。與此同時，完善的起草和申請策略將成為關鍵。在歐洲專利申請和訴訟程序的中央化和去中央化方面，能否獲得相關法律專利知識極為重要。

關于美國，盡管過去幾年大量知識產權法規都發生了重大變化，但是基礎并沒有改變，對于各種類型的知識產權，美國的保護仍然是一項不錯的投資。美國是世界上最大的商品和服務市場之一，知識產權保護仍然是該國的一個重要目標。

雖然澳大利亞和新西蘭在多數方面非常相似，但是目前兩國的專利法律和實務仍然相對獨立。根據一項協定，兩國將共同建立“單一申請流程”，以實現對于同一項發明，申請人可在兩國一次性在線提交專利申請。

盡管如此，申請人還是提交兩個單獨申請，而非單一“跨國”申請。兩國的另一個目標是由同一名審查員同時審查兩份申請，以減少重復性，但在推出這種審查系統之前，新西蘭需要通過《專利法案》，以更新該國的專利法律和實務。

因此，對于外國專利申請人和權利人，當涉及國際申請以及其他知識資產管理的問題時，像丹尼麥爾 （Dennemeyer & Associates）這樣的律師事務所將成為他們的首選，本所在歐洲、美國、亞洲以及澳大利亞/新西蘭等轄區都聘有專利律師，并且全球辦事處超過10 個。我們丹尼麥爾律師事務所隨時在這一領域提供全面的法律建議和支持。我們的律師經過完善培訓，并且不斷提升技能，以確保隨時跟進國際知識產權法律領域的最新變化，尤其是關鍵轄區的最新變化。

隨著歐洲可能建立統一專利法院，以及因此可能在多個歐盟成員國國內取得統一專利法院的授權專利，申請人將可能根據自身需要修改保護性權利。與此同時，完善的起草和申請策略將成為關鍵。在歐洲專利申請和訴訟程序的中央化和去中央化方面，能否獲得相關法律專利知識極為重要。