專利創造性判斷中輔助因素的使用時機

1876年美國最高法院審理的Goodyear Dental案，被認為第一次采用了后來被稱為的專利創造性判斷的“輔助因素”。從此以后，圍繞輔助因素在專利創造性判斷的作用以及使用時機產生了大量爭議。時至今日，不同國家對輔助因素在專利創造性判斷中的使用時機仍然有不同認識，我國也缺乏統一的認識。筆者認為，輔助判斷因素的作用決定了其使用時機，不同作用的輔助因素應當有不同的使用時機。為了規范我國專利授權確權審判實踐中專利創造性判斷輔助因素的使用時機，筆者擬在本文中簡要論述上述觀點。

一、對輔助因素的不同態度

我國1993年《審查指南》關于創造性判斷“審查基準”中規定了四種“參考性判斷基準”，包括發明解決了人們一直渴望解決、但始終未能獲得成功的技術難題，發明克服了技術偏見，發明取得了預料不到的技術效果，發明在商業上獲得成功。1993年《審查指南》規定：“這些判斷基準僅是參考性的，不要生搬硬套。”2001年《審查指南》第一次明確了上述四個方面只是“輔助性審查基準”。2006年《審查指南》規定：發明是否具備創造性，通常應當根據本章第3.2節所述的審查基準進行審查。應當強調的是，當申請屬于以下情形時，審查員應當予以考慮，不應輕易作出發明不具備創造性的結論。2010年《專利審查指南》沿用了上述規定。從上述規定來看，我國對于輔助因素是否只是輔助性的、輔助因素的使用時機等沒有明確的態度。日本的情況與我國的相同。

與我國情況不同的是，歐洲專利局的態度非常明確，認為輔助因素只是輔助性的。歐洲專利局上訴委員會認為，根據現有技術從技術上判斷是否具備創造性是無可替代的專利創造性判斷方法。在T645/94、T877/99等案件中，歐洲專利局上訴委員會認為，只有在有疑問的案件中，例如，對現有技術啟示的客觀分析仍然不能提供清晰的結論時，輔助因素才具有重要性。輔助判斷因素只是補救性的創造性判斷考量因素。

美國對輔助因素的態度有過變化。美國最高法院早年不予理睬輔助因素相關證據，認為“只有要在對本發明是否顯而易見有疑問”時，這些證據才能夠“放在天平上衡量”。這種思路被美國最高法院在1966年的Graham案中推翻。克拉克（Clark）法官在Graham案判決中認為：為了進行專利創造性判斷，現有技術的范圍和內容應當被確定；現有技術與有爭議的權利要求之間的區別應當被明確；相關技術領域中的一般技術水平應當被確認。在這一背景下，就可以確定有關技術方案是否是顯而易見的。在聯邦巡回上訴法院的努力下，所有的聯邦地區法院在創造性判斷中都全面考慮Graham四要素，將輔助判斷因素的證據也考慮進去。美國《審查指南》規定，雖然輔助性判斷因素對創造性的判斷并不必然起到決定作用，但輔助判斷因素相關證據如論何時提交，都應當予以考慮。

二、輔助因素的主要作用

為什么對輔助因素是否只是輔助性以及輔助因素的使用時機有不同意見呢，美國和歐洲的觀點哪一個更合理呢？筆者認為，上述問題的核心在于正確認識輔助因素在專利創造性判斷中的作用。輔助因素在專利創造性判斷中的作用主要有兩項，第一個作用是幫助專利創造性判斷者獲得與發明創造相關的完整的技術信息，從而有利于判斷者認定發明創造相對于現有技術是否顯而易見。發明創造相對于現有技術，對本領域技術人員而言是否顯而易見，是其是否具備創造性的決定因素。既然是否顯而易見的判斷是以現有技術為出發點和參照物，本發明相關的技術需求存在了多久、有多少人嘗試尋找解決方案、背景的和附屬的技術領域中是否提示了解決方案等輔助因素，能夠幫助判斷者更加全面地掌握發明創造作出的背景信息，幫助判斷者更加準確地判斷相對于現有技術而言，作出發明創造的難度有多大，發明創造的技術方案相對于現有技術是否顯而易見。在輔助因素能夠幫助判斷者獲得更加完整的信息，從而有利于其更加準確地判斷是否顯而易見的這個角度上來講，輔助因素并不只是補充性的考量因素，而是必需的考量因素。另外，在評價發明是否具有創造性時，審查員不僅要考慮發明技術解決方案本身，而且要考慮發明要解決的技術問題和所產生的技術效果，將其作為一個整體來看是否顯而易見。

輔助因素的第二個作用，是成為影響自由裁量的籌碼。專利創造性判斷不是一個單純的事實問題，是一個事實問題與法律問題結合的綜合性問題，其中最重要的部分是法律問題的判斷。在法律問題的判斷過程中，如果專利是否具備創造性的結論比較模糊，判斷者不可避免地要運用其自由裁量權作出決定。自由裁量權的行使，本質是進行利益平衡和價值選擇。判斷者應當思考的根本問題是給不給發明人具有壟斷性的專利權，授予專利權產生的社會收益更大還是社會成本更大。專利制度的一個重要功能是通過給予專利權而激勵有價值的發明創造，從而達到促進技術進步的目標。什么是有價值的發明創造，可以通過其是否取得商業成功的角度來進行評價。在技術層面上難以判斷發明創造是否具備創造性時，商業成功這一輔助因素可以也應當成為判斷者是否授予專利權的考慮因素。

三、不同作用的不同使用時機

在正確分析輔助因素不同作用的基礎上，我們才能進一步分析不同輔助因素的不同使用時機。前面的分析表明，發明是否解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題，發明是否克服了技術偏見，發明是否取得了預料不到的技術效果，這些輔助因素的主要作用是幫助專利創造性判斷者更加完整地掌握是否顯而易見的相關信息，因此在是否顯而易見的判斷過程中就應當予以考慮。按照我國實踐中的專利創造性判斷步驟，上述信息雖然對于最接近現有技術的確定、區別技術特征的認定、客觀技術問題的認定沒有直接幫助，但對于是否存在技術啟示的判斷卻有直接的幫助。在美國，專利創造性判斷的主要步驟包括理解本專利和現有技術、認定區別特征、認定是否顯而易見，最后一步主要運用“教導—啟示—動機”（TSM）檢驗法。上述輔助因素能夠給判斷者提供更加完整的信息，因此能夠直接幫助判斷者認定是否存在“教導—啟示—動機”。在歐洲，歐洲專利局在專利創造性判斷中通常應用“問題—解決”方法，其中最后一步常用所謂的“客觀能—主觀能”方法。上述輔助因素同樣能夠通過提供更加完整的信息，直接幫助判斷者準確地判斷到底是“客觀能”還是“主觀能”。總之，上述輔助因素提供的信息，能夠也應當在常規的專利創造性判斷步驟中予以采用，因此上述輔助因素在創造性判斷的一開始就應當予以考慮，而不是等到有困難時才使用。

但是否取得商業成功，并不直接地對是否顯而易見的判斷產生影響，因此在常規的專利創造性判斷步驟中可以不予考慮。只有在按照常規的專利創造性判斷步驟難以判斷是否顯而易見時，是否取得商業成功就能夠作為影響自由裁量權行使的因素發揮作用了。最高人民法院在（2012）行提字第8號“女性計劃生育手術B型超聲監測儀”實用新型專利權無效行政糾紛案中認為，一般情況下，只有利用“三步法”難以判斷技術方案的創造性的評價時，才將商業上的成功作為創造性判斷的輔助因素。由于商業成功在專利創造性判斷中主要是產生第二項作用，最高人民法院的上述意見是非常正確的。在該案中，最高人民法院還認為，利用“三步法”得出無創造性的評價時，也可將商業上的成功作為創造性判斷的輔助因素。這一觀點值得商榷。因為，越是有商業價值的顯而易見技術方案越不能被個別人壟斷，在非顯而易見的結論已經比較明顯的情況下，商業上的成功只能作為拒絕授予專利權的籌碼而不是相反。

四、結論

上述分析表明，對于能夠提供更加完整的技術信息從而有利于直接判斷是否顯而易見的輔助因素，應當借鑒美國的做法，在專利創造性判斷的一開始就予以考慮；對于在是否顯而易見比較模糊時有助于判斷者決定是否授予專利權的輔助因素，則應當借鑒歐洲的做法，將其作為補救性的考量因素在專利創造性判斷有困難時才予以考慮。美國和歐洲的做法都有一定道理，也都有一些缺陷，我國應當批評性的借鑒，區別不同的作用在不同的時機使用輔助因素。

對于能夠提供更加完整的技術信息從而有利于直接判斷是否顯而易見的輔助因素，應當借鑒美國的做法，在專利創造性判斷的一開始就予以考慮；對于在是否顯而易見比較模糊時有助于判斷者決定是否授予專利權的輔助因素，則應當借鑒歐洲的做法，將其作為補救性的考量因素在專利創造性判斷有困難時才予以考慮。