新《商標法》的代理行業視角

《商標法》第三次修正案既已通過，即將實施。雖然在法律文本上已無爭論空間，但在實施過程中一些具體條文的理解與適用，以及相關配套條例的制訂與完善，則是目前國內商標實務界，尤其是商標代理行業最為關心的問題。

為此，本刊記者專門采訪了北京集佳律師事務所的部分律師及商標代理人。作為商標代理工作一線的工作者，他們結合長年的商標代理工作實踐經驗，對于新《商標法》的部分相關內容持有不同觀點和解決意見。本文歸納整理了其中相對比較集中的幾個問題，力求以點帶面，反映國內商標實務界對于此次《商標法》修改存在爭議較大的主要內容。

關于商標異議程序修改

從立法目的來看，本次《商標法》修改擬從制度設計上促進經濟發展，更多的立足于保護商標權利人的利益。然而，新《商標法》的部分條文內容尚值得推敲。

新《商標法》第三十五條第二款規定，“商標局在審查商標異議申請后做出準予注冊決定的，發給商標注冊證，并予公告。異議人不服的，可以依照本法第四十四條、第四十五條的規定向商標評審委員會請求宣告該注冊商標無效”。同時，第三十五條第三款規定，“商標局在審查商標異議申請后做出不予注冊決定，被異議人不服的，可以自收到通知之日起十五日內向商標評審委員會申請復審……”。

周新艷律師用“驚愕”一詞來表達她對此項新規定的強烈不認同：“這就等于將商標異議設置成行政一局終審制模式。從該法條來看，中國的商標異議程序被修正為異議人將僅有一次異議申請機會，如果異議申請得不到商標局的支持，被異議的商標將被核準注冊，商標局的裁定對于該異議本身就成為了終局裁定。而縱觀各國商標異議程序，鮮有此行政一局終審制度！”

周新艷強調，雖然在本法條中同時規定，異議失敗后，異議人還可啟動無效程序將注冊商標無效。縱有此異議程序的補救措施，也改變不了我國《商標法》對異議程序的“行政一審終局”的定性，因為無效程序畢竟是另外一個新的法律程序。結合我國《商標法》的實施現狀，重“注冊”，一切商標保護以“注冊”為中心，一旦商標被核準注冊，商標申請人獲得的將是具有無比威力的“尚方寶劍”，各行政機關將對該商標申請人及其產品大開方便之門，該商標下的商品也將在市場上暢行無阻。此刻，真正受損的也將是商標權人（異議人），他們的商譽被他人肆意攀附。我們能理解“農夫山泉”所有人在他的商標于1999年被惡意異議時，如遇到如此簡化的異議模式，可能會欣喜，惡意異議將不久被裁定，其商標有望迅速注冊。但同時，“農夫山泉”所有人也將看到，在他尚未充分發表其反對時，無數個“農夫山泉”將很快被他人在相關的商品上注冊。由此可見，商標異議制度是一把雙刃劍，稍有偏頗，將砍向真正權利人一方。

李春亞律師也認為，新法中關于商標異議制度的此番調整，由此衍生的一些問題將會接踵而來：首先，新法中的異議制度缺乏質證環節，異議人的權利不能得到全面釋放；其次，商標異議程序中的舉證責任將會大大增加；最后，異議人作為商標被搶注人的風險將會加大。

“設置商標異議制度的最終目的，是為了盡量讓商標權這種通過書面審查、行政授權的獲得方式盡可能的公平、公正，從而設計了商標異議公告，將行政機關的對商標申請的審查結果公之于眾，讓與此商標有利益沖突的人有機會向行政機關證明公告的商標與自己已有的權利有沖突，不能授以商標專用權。從而保護真正的權利人，減少錯授權的情況發生，也保證了行政機關授權的公平、公正，以及權威性。因此，商標異議理應成為商標審查、核準中非常重要的一個環節，其程序模式的設計，理應保證商標異議人有充分的機會保護自己的權利。否則，商標注冊制度將成為‘一堂言’，完全由行政機關說了算，這與中國民主法制的發展趨勢將背道而馳。”周新艷表示。

周新艷同時提出建議，可借鑒歐美發達國家的做法，從異議程序上入手，提高異議門檻。可以考慮設置更為精細的異議程序，也可以在異議程序中引入自動退出制度，或者在異議程序中引入賠償制度。

關于在先使用抗辯權

2009年5月1日起施行的《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條規定：“原告以被訴商標的使用侵犯其注冊商標專用權為由提起民事訴訟，被告以原告的注冊商標復制、摹仿或者翻譯其在先未注冊馳名商標為由提出抗辯或者提起反訴的，應當對其在先未注冊商標馳名的事實負舉證責任。”

新《商標法》保留了現行《商標法》第三十一條的內容，即在第三十二條中規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”該內容主要是商標注冊的審查和核準的行政授權階段體現了對在先使用權的保護。

另外，新《商標法》第五十九條是新增了“在先使用抗辯”制度的內容，該條第三款規定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識”。

新《商標法》對于在先使用權抗辯的明確規定，被業界普遍認為具有重要的意義。

在桂慶凱律師看來，在先使用抗辯權規定在第七章“注冊商標專用權的保護”名下，從基本法的角度，將在先使用作為侵權抗辯的事由給予了明確地規定，其不但吸納了上述最高法院司法解釋的精髓，同時也將這種抗辯推廣至一切商標，而非未注冊的馳名商標。

桂慶凱同時認為，在先使用抗辯權在實踐中可能也面臨一些新問題：（一）在先使用權的抗辯是否僅僅限于在先使用人，而作為承繼人、受讓人、受許可人是否是適格的在先使用抗辯權的主體？如果是企業的改制、分立、合并情形下，新的主體可以承繼原主體因為先使用而產生的抗辯權，但許可的情形是排除的。（二）在先使用權能否通過其他在先使用權人的追認而獲得，進而來對抗商標注冊人的侵權主張？基于注冊制度是我國商標權取得的基本制度，保護在先使用人真實的在先使用是這種制度下的例外，如果將這種在先使用的權利擴大到可以通過轉讓、許可、追認的方式讓他人所享有，將會顛覆商標注冊制度。（三）“原有使用范圍”之界限模糊可能產生法律適用問題。例如一個企業對其使用了未注冊商標的商品在平面媒體上作了廣告，或在網絡、電視上有宣傳，或其產品在中國大部分省市有實體店的銷售，這種全國范圍的在先使用，是不是就獲得了在全國范圍內繼續使用而可以無視在后的注冊商標權呢？如果如此，那么在全國范圍內在相同或類似商品上就有兩個相同或近似的商標，相關公眾如何識別二者的商品來源。（四）真假難辨的使用證據大量提供，會增加案件審理的難度。未來，商標局、商評委，尤其是法院和代理律師在商標侵權案件中可能都要奮力去辯別在先使用證據的真偽。（五）對于基于先申請而獲得注冊的注冊商標權利人，其獲得的注冊商標權應當是一種絕對權利，而不應還存在法律規定上的相對性，先使用抗辯權的設立對其是不公平的，會造成對商標注冊制度的沖擊。（六）新《商標法》對在先使用抗辯權規定的要件里沒有提及關于誠實信用或善意的要求，未包含主觀因素的考量對實踐中一些新問題無法進行規范。（七）新《商標法》第五十九條也沒有對在先使用是否要求其具有連續性做出規定。僅僅因為其使用時間點早，而不考慮其中間具有多年連續不使用的事實而仍給予其在先使用抗辯權的保護，則使得未注冊商標享有了超注冊商標的保護，對我國的商標注冊制度是一種破壞。

因此，目前有關在先使用抗辯權制度尚存在許多具體適用問題，則有待新法實施后，在實踐中通過法院的判例亦或最終的司法解釋去明釋。

關于懲罰性賠償制度

新《商標法》第六十三條明確規定：對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。……權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予三百萬元以下的賠償。

據趙雷律師介紹，此次《商標法》修改引入針對惡意侵權進行懲罰性賠償的制度，是有歷史原因的。長久以來，根據我國現行商標法的有關規定，自然人、法人侵犯了他人享有的商標權并且造成損害的，應當予以賠償。但是，由于現行法律采取實際損失原則，對于特別嚴重的侵犯商標權的行為仍然束手無策。這導致了兩方面的問題：一是對于商標侵權人來講侵權代價太小，由于賠償額不高，有些侵權人在被工商部門處罰或者法院判決賠償后，仍然可以輕易的重新開始侵權行為，致使侵權假冒商品屢禁不止。二是對于商標權利人來講維權的成本過高，經常出現“贏了官司賠了錢”的現象，對于很多復發性、地域性的侵權行為，很多商標權利人心有余而力不足，只能“選擇性打擊”，這又間接造成了部分假貨的生存空間。

李永波律師對此感同身受，他向本刊記者舉例說：“本人在代理諸多商標權利人商標侵權與不正當競爭案件中，特別是針對單個銷售商的侵權案件，由于很多時候無法找到真正的生產商，法院對單個銷售商的判賠數額都在5萬元人民幣以下，而根據銷售商租賃門面的情況，或許其一個月的獲利就可以超過5萬元，但由于無法找到相應得獲利證據，法院就不能推定其利潤進行裁判，這樣賠償額不僅無法真正依照侵權者的獲利進行判賠，就是很多時候連律師費用都沒有辦法覆蓋！當法院針對侵權行為判賠低于合理賠償數額時，無異于在鼓勵侵權者繼續侵權或刺激其他潛在的侵權者來實施侵權，從而造成了商標侵權人對中國保護商標專用權不力的印象，降低了商標權利人維權的意愿，也造成了市場中商標侵權行為‘春風吹又生’的局面。因此在商標領域引入懲罰性賠償十分必要和有意義的。”

李永波同時提醒，在法律實踐中適用懲罰性賠償時應當遵循合法、合理、公正性原則，避免形成商標權利人利用懲罰性賠償來獲取不當利益的情形發生，打破商標權利人利益與公眾利益之間的平衡。此次新《商標法》修正案明確規定了適用懲罰性賠償的兩個要件：即侵權行為人在主觀上為惡意且侵權行為情節嚴重，才可以采取懲罰性的賠償。其中，主觀惡意是考量的最重要因素，惡意侵權是指侵權人對于侵權行為具有主觀故意，且在動機上是惡劣的，即商標侵權行為人在明知或者應知其不享有使用相關商標權利的情況下，仍然故意或者具有重大過失地實施商標侵權的行為：如針對馳名商標，國外知名奢侈品牌、針對同一商標在律師警告、行政查處或法院判決侵權后繼續實施侵權行為等商標侵權的情形應該都視為惡意侵權。惡意侵權的侵權人的實施動機、目的在法律上具有違法性，在道德上具有應受譴責性，因此應承擔懲罰性賠償。另外一個要件是侵權行為情節嚴重，要適用懲罰性賠償，商標權利人還須證明侵權者實施的侵權行為對其造成了嚴重的損害，例如如果針對馳名商標的權利人發現侵權者后，其銷售侵權產品的行為剛剛開始，銷售數額也不高，雖然具有主觀侵權的惡意，但如果適用高額的懲罰性賠償也會顯失公允。所以一般在判斷是否要需要適用懲罰性賠償，要考慮侵權人的主觀惡意，還應當對侵權人的經營情況、侵權行為持續時間、造成的社會影響等諸多因素進行綜合考慮，合理確定懲罰性賠償的數額。

可見，此次新《商標法》中增加懲罰性賠償，對維護公平競的市場秩序，建立誠信社會體制、營造尊重知識產權、尊重創新的良好氛圍，具有非常重要的意義。