2014年1月22日,美國聯邦最高法院針對申請人Medtronic公司與Mirowski公司確認不侵犯專利權案作出終審判決,撤銷了二審法院聯邦巡回上訴法院的判決并發回重審。該案的基本案情:Medtronic公司與Mirowski公司簽署了一份專利權許可使用協議,Mirowski公司系專利權人,Medtronic公司系被許可使用人,在協議履行期間,Mirowski公司發現Medtronic公司未經許可使用了自己享有專利權的幾項技術方案,遂向Medtronic公司發出警告,要求其立即停止侵權行為并支付許可使用費。Medtronic公司不認為自己的行為構成侵權,并且認為Mirowski公司主張權利的幾項專利應當被宣告無效,遂向聯邦地區法院提起宣告式判決(Declaratory Judgement Action)之訴,請求法院確認自己的行為不構成侵權,并宣告Mirowski主張權利的專利權無效。對于不構成侵權一節,地區法院將舉證責任分配給宣告式判決案件的被告,即專利權人Mirowski公司。聯邦地區法院認為Mirowski公司作為專利權人系主張專利侵權的主體,因此其應當對Medtronic公司構成專利侵權承擔舉證責任;然而聯邦巡回上訴法院改變了這種舉證責任的分配方式,并認為宣告式判決案件的原告,即專利被許可人Medtronic公司應當承擔沒有侵犯專利權的舉證責任。
聯邦最高法院首先分析了管轄權問題,認為美國《專利法》授權聯邦地區法院受理所有與專利相關的民事案件,聯邦巡回上訴法院當然有權審理聯邦地區法院的上訴案件。雖然本案系宣告式判決案件,但由于本案避免了本來可能出現的由專利權人提起的侵權之訴,而該侵權之訴是根據《專利法》的規定提起的,因此本案本質上屬于與專利有關的民事訴訟,可以由聯邦地區法院管轄;其次,聯邦最高法院認為在確認不侵權之訴中,專利權人負有證明構成專利侵權的舉證責任,原因主要有三點:1、之前的判例中,專利權人在專利侵權案件中通常負有證明侵權的舉證責任;2、確認不侵權之訴只是一種訴訟策略的選擇,該訴訟中的實質問題仍然是專利侵權問題;3、舉證責任的分配是訴訟中的實體問題,而非程序問題。
我國司法實踐中已經出現了多起比較典型的確認不侵權之訴案件,從北京市第一中級人民法院于2003年6月受理的中國社會科學出版社訴費德里克.沃恩有限責任公司確認不侵犯注冊商標專用權案開始,我國司法實踐中對該類案件進行了有益的探索,并在最高人民法院專利侵權案件司法解釋中對這類案件的立案條件進行了立法意義上的規定,該司法解釋第十八條規定:“權利人向他人發出侵犯專利權的警告,被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權,自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內,權利人不撤回警告也不提起訴訟,被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的,人民法院應當受理?!逼渌愋偷闹R產權案件,包括商標侵權、版權侵權和不正當競爭案件可以類比適用該規定。
根據我國《民事訴訟法》和最高人民法院民事證據規則的規定,民事訴訟堅持“誰主張、誰舉證”的原則,即當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實負有舉證義務,沒有提供證據或者提供證據不足的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。學界的主流觀點認為,待證事實包括積極性事實和消極性事實,主張積極性事實者承擔舉證責任,而主張消極性事實者不承擔舉證責任。按照該觀點,原告有關自己沒有侵犯被告合法權利所依據的事實屬于消極性事實,不負舉證責任,而被告則需對于原告侵犯自己合法權利所依據的積極性事實承擔舉證責任。原告作為起訴方,在舉證證明起訴符合確認不侵權案件受理條件之后,舉證責任即轉移到被告,被告需要承擔證明原告侵犯其合法權利的舉證責任。
由此可見,美國聯邦最高法院對這類案件舉證責任的分配意見與我國的立法與司法實踐基本一致,筆者也贊同這種透過現象追求本質的審理態度,這也符合這類案件從根本上仍然是侵權案件的本質特征。