要素省略發明的隱含限定特征

石必勝

2015年1月，筆者在《中國知識產權》雜志上發表了專欄文章《專利侵權判定方法在新穎性判斷中的適用》一文，對筆者在審理北京市高級人民法院（2014）高行終字第1180號“用于碼分多址（CDMA）通信系統的自動功率控制系統”的發明專利權無效行政糾紛案中歸納的新穎性判斷方法進行了論述，認為新穎性判斷應當進行正向比較而不能進行反向比較。有專家對該文的觀點提出了質疑，認為該文所提出的正向比較方法并不適用于省略發明的新穎性判斷。筆者認為，這樣的觀點值得商榷，在理解要素省略發明的保護范圍時，應當注意其權利要求還隱含了這樣一個限定特征：發明人意圖省略的要素所對應的技術特征是被明確排除在外的。如果考慮了這樣一個隱含限定特征，正向比較方法同樣能夠適用于要素省略發明的新穎性判斷。正是基于對這個問題的思考，筆者認為有必要較為系統地論述一下對要素省略發明的正確理解，并在此基礎上提示大家注意，應當全面理解要素省略發明，注意其權利要求中存在的隱含限定特征。

一、實踐中可能存在的問題

筆者在《專利侵權判定方法在新穎性判斷中的適用》一文中的核心觀點是：第一，專利侵權判定的方法和思路可以適用于專利新穎性判斷，如果現有技術方案落入訴爭技術方案的保護范圍，則訴爭技術方案不具備新穎性；第二，在進行新穎性判斷時，應當用訴爭技術方案與現有技術方案進行正向比較而不是反向比較，即訴爭技術方案相對于現有技術方案不存在的技術特征，不能作為二者的區別特征來認定訴爭技術方案具備新穎性；只有訴爭技術方案相對于現有技術方案多出來的技術特征，才能作為二者的區別特征，可以據此認定訴爭技術方案具備新穎性。值得注意的是，由于專利創造性判斷一般適用的三步法需要認定訴爭技術方案相對于最接近現有技術的區別技術特征，因此正向比較方法不僅僅適用于專利新穎性判斷，同樣適用于專利創造性判斷中的區別技術特征認定。

正向比較方法是否能夠普遍適用于新穎性判斷，確實值得討論。其中一個質疑理由是，對于要素省略發明而言，其技術特征少于現有技術方案。假設省略發明的權利要求為A+B+C，與省略要素對應的特征是D，那么現有技術方案為A+B+C+D。如果按照正向比較方法來判斷新穎性，由于要素省略發明相對于現有技術不存在區別技術特征D，那么應當認定省略發明的保護范圍包括了現有技術方案，因此應當認定省略發明不具備新穎性。顯然，這個僅僅因為要素省略發明的技術特征少于現有技術方案就認為要素省略發明不具備新穎性的結論是錯誤的。質疑者認為，之所以得出這個錯誤結論，是因為正向比較方法不適用于要素省略發明的新穎性判斷。

如果正向比較方法能夠普遍用于新穎性判斷，那么質疑正向比較方法的上述觀點就應當有問題。上述質疑觀點有什么問題呢？筆者認為，上述觀點沒有完整地、準確地理解要素省略發明的技術方案。

二、如何正確理解要素省略發明

要素省略發明源自于專利審查指南對專利創造性的相關規定。《專利審查指南2010》第二部分第四章第4.6節規定：“要素變更的發明，包括要素關系改變的發明、要素替代的發明和要素省略的發明。”第4.6.3節規定：“要素省略的發明，是指省去已知產品或者方法中的某一項或多項要素的發明。”如果發明省去一項或多項要素后其功能也相應地消失，則該發明不具備創造性。如果發明與現有技術相比，發明省去一項或多項要素（例如，一項產品發明省去了一個或多個零、部件或者一項方法發明省去一步或多步工序） 后，依然保持原有的全部功能，或者帶來預料不到的技術效果，則具有突出的實質性特點和顯著的進步，該發明具備創造性。

從我國專利審查指南的相關規定可以看出，要素省略發明的技術方案相對于現有技術方案相比，省去了一項或多項要素，而且這樣的省略是發明人故意而為之，那么在省略發明的說明書中一定有相應的記載，明確地表明要素省略發明的技術方案明確排除了與故意省略的要素對應的一項或多項技術特征。假設現有技術方案是A+B+C+D，發明人故意省略了技術特征D，那么雖然表面上看要素省略發明的技術方案是A+B+C，但本領域技術人員在閱讀說明書后卻可以直接地、毫無疑義地確認，要素省略發明還隱含了另外一個限定條件，即不包括技術特征D。正因為如此，在確定要素省略發明的保護范圍時，絕對不能忘記該技術方案是不包括有技術特征D的情形的，否則，在專利侵權糾紛中，按照全面覆蓋原則，就可能將技術方案A+B+C+D認定為落入要素省略發明的保護范圍。

三、是否包含隱含限定特征

由于要素省略發明的特點恰恰在于相對于現有技術省略了部分要素，因此本領域技術人員在說明書和權利要求書基礎之上可以直接地、毫無疑義地確定，要素省略發明的技術方案除了權利要求中記載的技術特征之外，還包含這樣一個技術特征，即該技術方案必定排除了被省略的那些要素所對應的技術特征。這個沒有體現在權利要求書文字表述中的技術特征，就是所謂的隱含限定特征。

正如筆者在2013年第12月的《中國知識產權》雜志的專欄文章《隱含特征在權利要求解釋中的作用》中所界定的那樣，隱含限定特征是指，權利要求中沒有文字表述予以限定，但本領域技術人員在閱讀說明書和權利要求書之后可以直接地、毫無疑義地確定該權利要求隱含地具有的限定特征。在權利要求解釋中認定是否存在隱含限定特征時，應當注意以下幾個方面：對技術方案的綜合理解原則是認定隱含特征的理論基礎，本領域技術人員是認定隱含限定特征的主體標準，直接地、毫無疑義的確定是認定隱含限定特征的限制條件，激勵專利申請人清楚明確表述專利權保護范圍是認定隱含限定特征的引導方向。

我國專利審查指南也在多處規定，在理解和確定技術方案時應當考慮隱含限定特征。例如，在判斷是否具備新穎性時，專利審查指南也規定，不要忽略對比文件中存在的隱含限定特征。《專利審查指南2010》第二部分第三章第3.2.1節規定，在判斷新穎性時，如果要求保護的發明或者實用新型與對比文件所公開的技術內容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，則應當認定該發明或者實用新型不具備新穎性。《專利審查指南2010》特別規定，上述相同的內容應該理解為包括可以從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術內容。筆者認為，這個所謂的“可以從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術內容”即包括對比文件的技術方案中的隱含限定特征。

在對要素省略發明進行新穎性判斷時，不僅僅應當考慮對比文件中的隱含限定特征，也應當考慮訴爭技術方案的隱含限定特征。前面的分析表明，由于要素省略發明的特點就在于相對于現有技術省略了部分要素，因此本領域技術人員在說明書和權利要求書基礎之上應當能夠直接地、毫無疑義地確定，要素省略發明的技術方案除了權利要求中表述的技術特征之外，還包含這樣一個隱含限定特征，即該技術方案排除被省略的那些要素所對應的技術特征。如果說要素省略發明相對于現有技術省略的要素對應的技術特征是D，那么雖然要素省略發明的權利要求在文字表述上的技術方案是A+B+C，本領域技術人員在看到該權利要求時，卻應當明白，該權利要求的完整表述應當是A+B+C+D，這個技術特征D的意思就是，該技術方案已經排除了技術特征D，不能將技術方案A+B+C+D納入該要素省略發明的保護范圍之中。

四、隱含限定特征有何作用

在正確理解了要素省略發明的技術方案包括了隱含限定特征D之后，才可以正確地對要素省略發明的保護范圍作出準確認定。這將會對要素省略發明的專利侵權判定、新穎性判斷和創造性判斷產生重要的影響。

在專利侵權糾紛中，在對要素省略發明的技術方案A+B+C的保護范圍進行確定時，如果考慮到了省略發明的隱含限定特征D，則會更加完整和準確地理解要素省略發明的保護范圍為A+B+C+D。如果被控侵權產品或方法的技術方案是A+B+C+D，則可以基于被控侵權技術方案不具備技術特征D，而按照全面覆蓋原則認定被控侵權技術方案沒有落入要素省略發明的保護范圍。

在新穎性判斷糾紛中，在對要素省略發明的技術方案A+B+C和現有技術方案A+B+C+D進行新穎性判斷時，如果認識到要素省略發明的完整技術方案應當表示為A+B+C+D，按照正向比較方法，不會誤認為要素省略發明相對于現有技術方案具有更少的技術特征，也不會誤認為要素省略發明的保護范圍包括現有技術方案進而認為要素省略發明相對于現有技術方案不具備新穎性。

在創造性判斷糾紛中，按照三步法，在認定要素省略發明相對于現有技術方案是否存在區別技術特征時，正向比較方法仍然適用，因為要素省略發明的完整技術方案不是A+B+C，而是A+B+C+D，一旦考慮了D以后，要素省略發明具有的隱含限定特征D很有可能相對于現有技術方案而言構成一個重要的區別技術特征，這個對技術方案具有實質性限定作用的區別技術特征的存在，可能會影響到要素省略發明是否具備創造性的判斷結論。

五、小結

前面的分析表明，在專利授權確權行政糾紛或專利侵權糾紛的處理過程中，對技術方案的理解應當是綜合的、全面的，應當站在本領域技術人員的角度來理解，無論是對于訴爭專利或專利申請的技術方案還是對比文件中的技術方案，都應當以真正地理解和掌握相關技術內容為前提，否則就容易受到相關文字表述的限制，對相關技術方案文字表述的機械解讀可能導致對技術方案的理解偏差。前面的分析還表明，準確把握住隱含限定特征在有的時候對正確理解相關技術方案從而正確進行專利侵權判定或專利權有效性判斷具有重要影響，對于本領域技術人員能夠直接地、毫無疑義地確定的技術內容和隱含限定特征，在確定相關技術方案時應當予以考慮。前面的分析還表明，在考慮了要素省略發明的隱含限定特征之后，才能正確地對其保護范圍進行認定，在正確認定其保護范圍的前提下可以發現，從專利侵權判定方法中推導出來的正向比較方法同樣可以適用于要素省略發明的新穎性和創造性判斷。因此，尚無相反證據表明正向比較方法不能普通適用于實用新型和發明的新穎性和創造性判斷。