龐雪 李淇耀


2014年6月24日,工業和信息化部公布了《國家集成電路產業發展推進綱要》,明確集成電路產業是信息技術產業的核心,是支撐經濟發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。
2014年11月3日,最高人民法院發布《最高人民法院關于北京、上海、廣州知識產權法院案件管轄規定》,將布圖設計糾紛案件列為知識產權法院的一審案件。
早在2001年,國家就頒布實施了《集成電路布圖設計保護條例》(以下簡稱“條例”)及其實施細則(以下簡稱“細則”),賦予具有獨創性的集成電路布圖設計(以下簡稱“布圖設計”)享有專用權。
以上政策及規定彰顯了國家對集成電路產業的重視,然而,與轟轟烈烈的集成電路發展事業相比,在布圖設計登記量逐年上升的同時,卻少見布圖設計侵權糾紛訴至法院,在整個司法活動中,與其他類型的知識產權案件相比,布圖設計方面的案件則屈指可數。據不完全統計,自條例頒布實施14年來僅有6起訴訟發生。
本文將選取其中的兩起布圖設計訴訟案件進行簡要介紹,并淺析IC設計企業應如何進行布圖設計管理。
一、布圖設計案件統計
限于篇幅,本文僅選取天明案和鉅銳案進行簡要介紹,并嘗試總結案件對企業布圖設計管理的啟示。
二、天明案
(一)案情簡介
1、起因
原告天微公司于2009年2月26日向國家知識產權局專利局(以下簡稱“國知局”)申請了名稱為TM9936的布圖設計登記,并于2009年5月13日獲得了登記號為BS.09500108.5的登記證書。天微公司于2009年6月4日公證購買了明微公司SM9935B芯片,天微公司認為SM9935B芯片中的布圖設計與其在國知局登記的布圖設計相同,遂將明微公司起訴至法院,請求法院判令被告明微公司承擔侵犯其布圖設計專有權的民事責任,即停止復制該布圖設計或生產、銷售含有該布圖設計的集成電路,并賠償經濟損失人民幣50萬元。
2、審理
針對原告天微公司的侵權指控,被告明微公司抗辯稱,其生產、銷售的SM9935BG片用的是其自主研發的布圖設計,且該布圖設計于2008年12月9日向國知局申請了布圖設計登記并于2009年6月24日獲得了登記證書,登記號為BS.08500671.8,該布圖設計申請登記的時間早于原告天微公司的上述TM9936布圖設計申請登記的時間,SM9935B芯片中的布圖設計與原告天微公司登記的TM9936布圖設計不同,請求法院駁回原告天微公司的訴訟請求。
本案證據交換后,原告天微公司提交了合同、發票等證據證明其涉案登記的布圖設計在2007年9月就開始投入商業利用,因此,其對該布圖設計專有權在2007年9月就開始享有,故即使被告明微公司銷售的芯片中的布圖設計與被告申請登記的布圖設計相同,被告明微公司仍構成侵權。
廣東省深圳市中級人民法院一審認為,本案天微公司申請了布圖設計登記,并獲得了國知局頒發的BS.09500108.5布圖設計登記證書。但明微公司也申請了布圖設計登記,并也獲得了國知局頒發的BS.08500671.8布圖設計登記證書。明微公司的BS.08500671.8布圖設計申請登記時間早于天微公司BS.09500108.5布圖設計申請時間2個多月,且經過技術鑒定比對,被控SM9935B芯片中的布圖設計與明微公司在國知局申請登記的BS.08500671.8布圖設計完全一致,因此,明微公司生產SM9935B芯片的行為,不侵犯天微公司BS.09500108.5布圖設計專有權。法院判決駁回原告天微公司的訴訟請求。
一審宣判后,天微公司不服,向廣東省高級人民法院提起上訴。二審判決維持原判。
(二)評析與思考
根據《條例》第八條的規定,布圖設計專有權經國務院知識產權行政部門登記產生,未經登記的布圖設計不受本條例保護。《細則》第二十條規定,本布圖設計專有權自申請日起生效。可見,我國對布圖設計保護實行登記保護的原則,保護的起始時間為布圖設計申請日。對布圖設計專有權的保護期限,《條例》第十二條規定,布圖設計專有權的保護期為10年,自布圖設計登記申請日或者在世界任何地方首次投入商業利用之日計算,以較前日期為準。值得特別注意的是,《條例》第十二條是對布圖設計專有權保護期限的計算,并不是對布圖設計專有權生效的起止時間的規定,布圖設計申請人在申請日前并不享有布圖設計專有權。
對于本案,按照上述規定,明微公司申請的BS.08500671.8布圖設計專有權早于天微公司的BS.09500108.5布圖設計專有權,根據鑒定結果,明微公司銷售的SM9935B芯片中的布圖設計與其在國知局備案的樣品之布圖設計完全一致,所以明微公司并未侵犯天微公司的布圖設計專用權。
《條例》第十七條規定,布圖設計自其在世界任何地方首次商業利用之日起2年內,未向國務院知識產權行政部門提出登記申請的,國務院知識產權行政部門不再予以登記,該規定也體現了立法督促權利人及時將布圖設計予以登記的本意。試想如果天微公司在完成涉案布圖設計后及時向國知局申請登記,本案也許會有不一樣的結局。
本案直觀的告訴企業IPRer,在布圖設計創作完成后要及時到國知局進行登記,以免發生延遲登記導致權利無法受到保護的情形。
三、鉅銳案
(一)案情簡介
1、起因
2008年,鉅泉從國知局獲得了ATT7021AU的布圖設計專有權。
2009年,鉅泉發現銳能微研制的RN8209系列芯片,抄襲了鉅泉的布圖設計。更引起鉅泉注意的是,銳能微的現任總經理和設計總監,居然是鉅泉的離職員工。
2010年,鉅泉將銳能微告上法庭,訴稱銳能微生產的RN8209、RN8209G兩顆芯片侵犯了鉅泉ATT7021AU的布圖設計專有權,請求賠償經濟損失1500萬元。
2、審理
在訴訟過程中,銳能微堅稱RN8209系列芯片的布圖設計系自主開發,并認為鉅泉的布圖設計不具有獨創性,屬于常規設計。
對此,鉅泉向一審法院提交了自己芯片中10個部分的“獨創點”。經鑒定機構鑒定,得出的結論是鉅泉提交的“10個獨創點”中有2個點具有獨創性。
一審法院判決銳能微構成侵權,賠償鉅泉經濟損失320萬元。雙方不服均提起上訴。
銳能微認為鉅泉公司的“2個獨創點”屬于常規設計,而且即便這2個點具有獨創性,其在整個布圖設計中的占比也不到1%,因此不構成實質性相似,不應當判定為侵權。
針對鉅泉的“2個點”是否具有獨創性,二審法院認為,鉅泉已經對自己的“獨創性”提供了權利登記證書,而且專利復審委經審查后也終止了撤銷程序,維持布圖設計登記有效,鑒定機構的結論也表明其布圖設計中的“2個點”具有獨創性。反之,銳能微提交的證據材料不足以證明其所稱的“常規設計”之說,故法院認定鉅泉“2個點”具有獨創性。另外,法院認為,即使是占整個布圖設計比例很小的非核心部分布圖設計,其獨創性也應得到法律保護。本案中,銳能微未經許可直接復制了鉅泉公司布圖設計中的“2個點”并進行商業銷售,故構成侵權。
據此,二審法院作出了駁回上訴、維持原判的終審判決。
(二)評析與思考
鉅銳案打造了布圖設計侵權判定的“中國標準”,將布圖設計侵權判定要件中的“實質性相似”量化為如下兩點:
1、比對是在雙方集成電路布圖設計的相似部分之間進行,而不是去比較兩個完整的布圖設計。
2、即使是占整個集成電路布圖設計比例很小的非核心部分布圖設計,其獨創性也應得到法律保護。
在案件審理過程中,法官問被告是否曾經對原告布圖設計做過反向工程,被告回復沒有。主審法官馬劍峰在二審宣判后如是說:法律禁止直接復制通過反向工程獲得的布圖設計,自然更會禁止不通過反向工程直接復制權利人具有獨創性的集成電路布圖設計。
本案帶給布圖設計工程師如下啟示:
1、不能抄襲他人享有布圖設計專用權的集成電路布圖設計的全部或局部。
2、日常設計工作中要注意保留開發記錄、保留反向工程記錄。
對于企業IPRer來說,應該及早將具有獨創點的布圖設計到國知局進行登記,哪怕獨創點占整個布圖設計的百分比很小。

四、總結
《集成電路布圖保護條例》及其實施細則并非花瓶,只要巧妙運用,布圖設計的保護力度不亞于專利保護,從判賠金額來看,甚至超過專利。IC企業在積極進行專利申請與布局的同時,不妨也從布圖設計層面多尋求自身知識產權保護。