從一個案例出發淺談“缺乏必要技術特征”法條必要性

夏銘梓

（430205 國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心 湖北 武漢）

從一個案例出發淺談“缺乏必要技術特征”法條必要性

夏銘梓

（430205 國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心 湖北 武漢）

本文從一個案例出發，從審查員與申請人溝通有效性的角度探討了 “缺乏必要技術特征”法條在提高我國專利申請的質量過程中的重要作用。

缺必特；不支持；有效性

一、前言

1984年制定的《專利法實施細則》寫入了缺必特的法條，2010年修改《專利法實施細則》時，關于此條法則，出現了較大的爭議，有人提出該款法條與專利法第二十六條第四款（以下簡稱A26.4）存在競和與重疊，權利要求中同樣的缺陷，也能通過A26.4來指出，專利法實施細則第二十條第二款（以下簡稱R20.2）并無存在的必要。本文試圖從一個案例出發，探討R20.2法條存在的必要性。

二、問題的思考

1.一個案例引出的問題

案例1

具體案情：該申請針對現有技術中發球機器人發遠球和近球以及整個球場覆蓋難實現的問題，提供了一種毽球訓練機器人。

權利要求1如下：“毽球訓練機器人，其特征在于：它由電機、蝸牛式殼體、漏斗、支撐架、槽輪及道軌組成，蝸牛式殼體經法蘭與電機、漏斗連接，支撐架經支撐軸與電機、漏斗連接，電機經螺栓與支撐架連接，槽輪經軸承與支撐架連接，槽輪在道軌上滾動”

在說明書中具體記載了本申請毽球訓練機器人的工作原理和使用方法：在毽球場地設置兩道同心半圓弧形道軌，半圓弧形道軌開口朝向球網，將該機器人放在道軌上，然后啟動該機器人，機器人具有三臺電機，第三臺變頻電動機驅動機器人的槽輪在半圓弧形道軌上往返移動，傳動桿連續調節發球口發球角度；第二臺步進電機使得毽球經漏斗下口落入蝸牛式殼體內的發球器內，發球器在第一臺變頻電動機的驅動作用下產生的離心力使毽球從發球器傳動到第二臺步進電機軸上的擊發器，并觸碰到控制開關使得毽球脫離發球器經蝸牛式殼體出球口飛向訓練員場區。如果對訓練員某個動作進行訓練，可將該器材設定在道軌上某個位置，再用傳動桿上調節孔調節即可。

對于案例1有兩種觀點：

觀點一：說明書中披露了完整的技術方案，但是獨立權利要求沒有反映這樣的技術方案，因此獨立權利要求現有的技術方案與說明書中的技術方案不一致，本領域技術人員并不能從說明書公開的內容中得到或概括得出這樣一個不完整的技術方案，導致該權利要求囊括了過大的保護范圍，那么也必然存在不支持的問題，因此可以簡單指出權利要求1所限定的技術方案并不能解決本申請所要解決的發球以及調節發球角度的技術問題，該權利要求沒有以說明書為依據，不符合專利法第二十六條第四款的規定。

觀點二：獨立權利要求中應當完整地反映發明的技術方案，而不能僅僅反映其中的幾個組成部分，權利要求1中僅記載了毽球訓練機器人的部分構件以及各個構件之間的連接關系，權利要求1的技術方案并不能解決申請人聲稱要解決的任何技術問題，不能體現出申請人的發明構思，且技術方案是不完整的，因此權利要求1缺少必要技術特征。

2.從后續程序角度出發分析

2010年版《審查指南》具體舉例說明了權利要求得不到說明書支持的幾種情形。從立法本意上分析，A26.4的初衷是避免申請人以較小的公開內容，換取較大的保護范圍，從而損害了公眾的利益。在具體審查實踐中，引入上述法條，審查員一般會指出上位概括包含的下位概念或功能性限定所包括的某種方式不能解決發明所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果。申請人克服缺陷的主要方式一般是“將特定的實施方式、下位概念”補入獨立權利要求。具體到本案，其不屬于指南中舉例說明的幾種情形，權利要求的最終癥結，并不是上位概括、功能性限定概括過寬的問題，那么在經過檢索發現本申請權利要求具備新創性的情況下，如果審查員想以A26.4來指出本申請獨立權利要求的缺陷，在引入法條時，如果僅從權利要求1所限定的技術方案并不能解決本申請所要解決的發球以及調節發球角度的技術問題，則該權利要求沒有以說明書為依據，不符合A26.4的規定的角度來進行說理。申請人在收到通知書時，并不能明了獨立權利要求缺陷的癥結是缺少了使得權利要求完整的技術特征，而會一直困惑本申請現有獨立權利要求究竟如何不能解決技術問題，為何會不支持。在后續答復過程中，可能會盲目地進行權利要求的合并，或者直接將說明書中具體實施例的內容全盤抄寫到獨立權利要求中，此時極其容易造成添加的技術特征依舊不能使得權利要求技術方案完整，或者申請人保護范圍過小的問題，造成后續審查流程的拉長。

2010年版《審查指南》指出“必要技術特征是指發明或實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發明或者實用新型的技術方案，使之區別于背景技術中所述的其他技術方案”。由此可知，R20.2的立法本意是指權利要求本身應當是一個能夠解決技術問題的完整技術方案。而技術方案的完整性缺失，恰恰是本案獨立權利要求存在的真正問題。

如果還原本申請的發明構思，則可以發現，本案中現有的毽球訓練機器人存在發球覆蓋面不廣，遠球近球調節難以實現的問題。基于這個實際需求，發明人提出了解決該技術問題的想法：蝸牛式殼體通過內部離心作用，并配合發球器和擊發器發射毽球，殼體通過安裝在其上槽輪在道軌上的移動以及殼體上發球口的上下移動，實現球落點位置的全場可調節。而本申請現有的獨立權利要求僅記載了部分特征及部分特征的連接關系，關于蝸牛式殼體內部的發球器通過怎樣的結構來實現離心，擊發器與發球器怎樣與蝸牛式殼體連接與作用實現發球功能，體現這部分的特征在獨立權利要求中均未記載。如果引入R20.2，從發明構思角度出發，從解決技術問題入手，通過分析向申請人說明獨立權利要求中記載了某些部件以及某些部件之間的關系，但是，體現發明構思的某些部件及它們部件之間的關系缺失，申請人并未完整記載解決技術問題的技術手段。申請人也能夠更明確自己現有權利要求技術方案與可授權技術方案之間的差距，明確修改方向。

三、結論

從上述案例出發，可以發現，從審查員與申請人溝通有效性的角度，在技術方案不完整的情況下，R20.2比A26.4更加具有指引性。此款規定能夠在一定情況下保證獨立權利要求技術方案的完整，也在一定程度上反映出“缺乏必要技術特征”法條在提高我國專利申請的質量過程中的必要性。