文/賀保平 田小伍

上海某公司訴田某、劉某侵害注冊商標專用權及不正當競爭糾紛案

文/賀保平 田小伍

一、基本案情

原告：上海某投資管理有限公司

被告：田某，系鄭州某醫療器械營業部的實際經營者

被告：劉某，系鄭州某醫療器械營業部的登記業主

案由：侵害注冊商標專用權及不正當競爭糾紛

一審案號：（2014）鄭知民初字第556號

原告訴稱其成立于2010年1月6日，主要從事視光學領域內的技術咨詢、醫療器械、眼鏡等產品和服務，其主營產品名稱為“菁視角膜塑形鏡”以及“菁視RGP”。原告于2011年8月19日申請注冊第9868805號“菁視”商標與第9868793號“ESSENCE”商標，核定使用商品包括“眼科檢查鏡、檢眼鏡、眼科器械、人造眼睛、外科移植用眼球晶體（眼內假眼球）、外科移植用假眼（水晶體）、矯形用物品、醫療器械和儀器、醫用診斷設備、殺菌消毒器械”商品，該兩個商標于2012年10月21日核準注冊。通過原告及其代理商對“菁視”及“ESSENCE”商標的使用，該兩個商標在行業內享有較高的知名度和影響力，在視光學行業內，“菁視”及“ESSENCE”與原告已經建立了緊密的、唯一的對應關系。

被告田某曾經為原告的產品代理商，于2013年7月3日以劉某為登記業主，惡意注冊“鄭州某醫療器械經營部”個體工商戶，其經營范圍包括“第三類醫用光學器具，儀器及內窺鏡設備，銷售框架眼鏡、鏡片”。田某以該個體工商戶為經營主體，進行角膜塑形鏡、隱形眼鏡、帶框眼鏡等產品的銷售與服務經營行為，并且未經原告許可，在門面裝潢、宣傳冊子、名片、網站等商品與服務上大量使用與原告注冊商標相同或相近似的商標，誤導消費者，使相關公眾產生混淆與誤認，侵犯了原告的注冊商標權。被告田某未經許可將原告“菁視”注冊商標的漢語拼音做為域名的主要部分進行注冊，并且通過網站宣傳、銷售角膜塑形鏡等產品；被告惡意注冊“鄭州某醫療器械經營部”個體工商戶，不規范使用為企業名稱，故意造成混淆；被告在明知原告注冊商標的情況下，惡意在第9類商品、第35類服務上搶注“菁視”商標、在第44類服務上搶注“菁視眼視光”商標。前述行為證明被告明顯具有攀附原告商譽的惡意，違反誠實信用與公平競爭的商業習慣與商業道德，構成不正當競爭行為。

綜上，原告認為被告的行為侵害了其注冊商標權并構成不正當競爭，要求被告停止侵害注冊商標權、停止不正當競爭行為、賠償損失、在大河報的顯著位置賠禮道歉、消除影響。

被告田某抗辯其在第9類“護目鏡、防眩光眼鏡、眼鏡、眼鏡架、太陽鏡、眼鏡框、眼鏡片、眼鏡盒、隱形眼鏡”商品上注冊有第12460808號“菁視”商標，在第44類“醫療診所服務、醫療設備出租、眼鏡行”服務上注冊有13395054號“菁視眼視光”商標，在第35類“廣告、貨物展出、商業管理咨詢、替他人推銷”服務上注冊有第12805652號“菁視”商標，所以有權在眼鏡行服務、眼鏡商品、隱形眼鏡商品、角膜塑形鏡商品上使用“菁視”標識，鄭州某醫療器械營業部是被告依法向工商行政管理機關申請注冊成立，其企業名稱依法核準登記，該營業部享有自己的名稱權，該權利受法律保護，故而其在該營業部場所使用“菁視眼視力”標識具有權利基礎，并不侵害原告任何權利，也不構成不正當競爭，請求法院駁回原告全部訴訟請求。

二、法院判決

該糾紛經鄭州市中級人民法院開庭審理，在法院的主持下原被告達成調解協議。1、被告自簽訂調解協議之日起三個月內停止在門頭裝潢、產品宣傳冊、產品包裝、網絡等商品（服務）上使用“菁視”和“ESSENCE”標識；2、被告田某自簽字之日起一個月內支付原告方24 000元人民幣；3、被告自簽字之日起三個月內，辦理完結變更“鄭州某醫療器械經營部”企業名稱的事宜，變更后的企業名稱不得含有“菁視”二字；逾期不予變更，甲方有權向法院申請執行撤銷“鄭州某醫療器械經營部”字號。

三、爭議焦點

1.被告是否侵害了原告注冊商標專用權

被告在其角膜塑形鏡產品宣傳冊上使用“菁視”及“ESSENCE”標識，在其名片上使用“菁視”標識，在其網站http//www.jingshieye.com上使用“菁視”及“ESSENCE”標識。其中的“菁視”標識與原告的注冊商標相對比，僅是在原告“菁視”商標的“視”字上方添加較小尺寸的樹葉形圖案，屬于細微的區別，二者在視覺上基本無差別，與原告的“菁視”商標構成相同商標。“ESSENCE”標識與原告的“ESSENCE”注冊商標相對比，僅是將原告英文商標下方的網址信息進行刪除，在字母“S”上方添加小尺寸的樹葉形圖案，構成近似商標。其使用方式屬于在角膜塑形鏡等眼科器械、醫療器械上使用，屬于相同商品。商標法第57條第1項、第2項規定“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標的。”依據此法律規定，被告前述行為顯然是侵害了原告的注冊商標專用權。

本案的一個特殊之處在于被告將原告“菁視”注冊商標的漢語拼音“jingshi”作為主要部分申請www.jingshieye. com域名，并且通過該域名進行角膜塑形鏡商品交易的電子商務，這是商標侵權呈現出來的一種新型的典型行為，最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第三項明確規定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的屬于侵害注冊商標專用權的行為，依據此司法解釋的規定，本案中被告的前述行為屬于侵害原告注冊商標權的行為。

本案的另一個特殊之處是被告將與原告“菁視”注冊商標相同的文字作為企業的字號，在鄭州注冊“鄭州某醫療器械營業部”個體工商戶，并且在經營過程中不規范使用為“菁視眼視光中心”，在被告網站、名片、宣傳材料、門店裝潢上突出使用“菁視”二字。針對此使用行為，被告抗辯聲稱其個體工商戶是經過工商行政管理機關核準依法登記的，持有工商局頒發的營業執照，依據民法通則第99條規定“法人、個體工商戶、個人合伙享有名稱權，企業法人、個體工商戶、個人合伙有權使用自己的名稱。”被告標識“菁視眼視光中心”的行為是依法行使名稱權的行為，原告無權禁止被告使用“菁視眼視光中心”標識。這一爭議點涉及到企業名稱權與注冊商標權的沖突問題，最高人民法院對于已經比較明晰的行為進行了規范，《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項“將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的……”依據司法解釋該條款規定，本案被告前述行為屬于侵害原告注冊商標權的行為。

2.被告是否實施了不正當競爭行為

1993年實施的《反不正當競爭法》第5、9、10、14條規定了幾種不正當競爭行為，其中沒有規定兜底條款，第2條是對不正當競爭行為的一種概括性原則規定，實踐中第5、9、10、14條列舉的內容并不能涵蓋全部的不正當競爭行為，司法審判活動引用第2條進行審理宣判的案例非常多，本案既存在此種情形。

原告提交的證據證明被告田某曾經是原告的產品代理商，原告的產品在被告注冊成立鄭州某醫療器械營業部之前已經進入鄭州市場，原告的涉案注冊商標具有一定的知名度。被告田某知悉原告的注冊商標與企業字號，其于2013年4月在第9類”眼鏡、隱形眼鏡”商品上申請注冊“菁視”商標，在第44類眼鏡行服務上申請注冊“菁視眼視光”商標，在第35類替他人推銷服務上申請注冊“菁視”商標；田某于2013年6月在鄭州申請設立“鄭州市菁視醫療器械營業部”個體工商戶，其字號與原告在先的企業字號及注冊商標完全一樣，經營與原告相同的商品。被告田某的這些行為，表明其企圖借原告多年積累的商譽及品牌進行搭便車行為，從而混淆原被告之間的商品與服務來源，違背了商業競爭中誠實信用的商業道德，屬于不正當競爭行為。

四、引申討論

變更企業名稱的法律責任承擔

如果被告使用企業名稱侵犯他人的注冊商標專用權或者企業名稱權，是否要承擔變更企業名稱的法律責任？

此類糾紛的被告在答辯時候，往往會引用民法通則第99條關于企業名稱權的規定進行抗辯，并且引用《企業名稱登記管理規定》第六條“企業只準使用一個名稱，在登記主管機關轄區內不得與已登記注冊的同行業企業名稱相同或者近似。”被告據此抗辯原告應當以當地的工商行政管理機關為合適的被告進行行政訴訟，只有確認工商行政管理機關的行政行為違法，才可以變更或者注銷被告的企業名稱。本案中，被告注冊的個體工商戶在鄭州市，原告企業在上海，被告注冊鄭州某醫療器械營業部的行為并不違反《企業名稱登記管理規定》，那么是否據此可以認定被告無需變更企業名稱呢？

本文認為需要分情況而論，應當對被告使用企業名稱的行為以及注冊企業名稱的行為分別進行審查。如果被告注冊企業名稱行為不違反《企業名稱登記管理規定》，僅是被告使用企業名稱的行為侵犯了原告的注冊商標專用權或者企業名稱權，則被告無需變更企業名稱，需要承擔合法、規范使用企業名稱的法律責任。如果被告不正當將他人已經具有一定知名度的企業名稱（字號）注冊為自己的企業名稱并使用，此行為侵犯了在先企業名稱權，構成不正當競爭，即使被告注冊企業名稱的行為不違反《企業名稱登記管理規定》，被告仍需承擔變更企業名稱的停止侵權責任。本案中，原告提供證據證明其在全國開設有眾多辦事機構，其產品在全國范圍內都有銷售，企業名稱在角膜塑形鏡領域內具有一定的知名度，被告田某作為原告的代理商，知曉原告的注冊商標、企業名稱情況，其在鄭州注冊“鄭州市菁視醫療器械營業部”的行為應當認定主觀上存在惡意搭便車的故意，該注冊行為本身顯然具有不正當性。本案經過開庭審理，針對被告注冊“鄭州某醫療器械營業部”行為，原告提供了該注冊行為不正當性的證據，雙方針對該注冊行為進行了論辯，法院也對此作為審理焦點進行了全面的審查。最終本案雖然是以調解結案，調解的結果是被告在一定期限內變更企業名稱，變更后的企業名稱中不得有“菁視”字樣，該調解結果與被告應當承擔的法律責任是一致的。

（作者系北京大成〔鄭州〕律師事務所律師）