諾基亞與上海華勤專利權糾紛案解析及啟示

郭　剛　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級咨詢師李文宇　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心主任周　潔　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級咨詢師

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諾基亞與上海華勤專利權糾紛案解析及啟示

郭剛中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級咨詢師
李文宇中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心主任
周潔中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級咨詢師

摘要2010年，諾基亞公司以上海華勤通訊技術有限公司侵犯其專利號為ZL200480001590.4的專利權為由，向上海第一中級人民法院提起侵權訴訟。由于本案的影響力比較大，在近5年的時間里引起了社會廣泛的關注。因此，對本案進行深入研究非常有必要和意義。本文基于對本案的解析和探討，試圖挖掘出更多有價值的東西，最后還揭示了本案對專利侵權風險預警的啟示意義及專利侵權訴訟的應對策略。

關鍵詞諾基亞華勤專利侵權風險預警

1　引言

2010年12月，諾基亞公司向上海市第一中級人民法院提起訴訟，控告上海華勤通訊技術有限公司（以下簡稱上海華勤）在未得到諾基亞公司授權許可的情況下，侵犯了諾基亞公司的8件專利權，要求上海華勤立即停止侵權并賠償損失，其中，針對發明專利ZL200480001590.4，諾基亞提出2000萬元人民幣的侵權訴訟賠償要求。專利ZL200480001590.4的發明名稱為“數據選擇傳送方法”，于2008年7月9日獲得國家知識產權局的授權，該專利包括10個權利要求，其中，權利要求1-5的主題名稱為方法，權利要求6-10的主題名稱為終端設備。獨立權利要求6請求保護一種終端設備，被配置為基于從用戶接收的輸入來確定待傳送的消息，所述終端設備還被配置為：檢查涉及正在被輸入或已經被輸入的消息的至少一部分特性信息；以及所述終端設備被配置為：為了傳送所述消息，選擇在預定選擇條件下與所述消息的特性信息相關聯的數據傳送方法，其特征在于，所述特征信息是下列信息之一：信息類型，其指定所述消息中輸入的和/或為所述消息選擇的信息的格式；接收方的標識符；接收方標識符的類型。權利要求7為權利要求6的從屬權利要求，權利要求7進一步限定：所述終端設備被配置為：將所述數據傳送方法選擇應用于用于輸入消息的消息編輯器；所述終端設備被配置為：基于在所述消息編輯器中執行的所述數據傳送方法的選擇，將所述消息傳送到支持所選擇的數據傳送方法的數據傳送應用程序以及所述終端設備被配置為：根據所述數據傳送應用程序所使用的數據傳送協議，將所述消息傳送到電信網絡。

（1）上海華勤發起兩次無效宣告請求

針對諾基亞的侵權訴訟，上海華勤于2011年3月向國家知識產權局專利復審委員會（簡稱專利復審委員會）提起第一次無效宣告請求，專利復審委員會2012 年4月以不具有創造性為由做出宣告部分專利權無效的審查決定，北京市第一中級人民法院2012年12月和北京市高級人民法院2013年6月都維持了專利復審委員會的無效宣告審查決定。在找到新的無效證據的基礎上，上海華勤又于2012年6月第二次向專利復審委員會提起無效宣告請求，專利復審委員會2013年11月以不具有創造性（《專利法》規定，創造性是指發明相對現有技術具有突出的實質性特點和顯著的進步，即發明相對現有技術不是顯而易見的和具有有益的技術效果）為由做出宣告全部專利權無效的審查決定，北京市第一中級人民法院2014年12月和北京市高級人民法院2015年7月都維持了專利復審委員會的無效宣告審查決定。

（2）諾基亞向最高法申請侵權訴訟再審

上海第一中級人民法院于2013年6月做出一審判決，認為權利要求7的保護范圍不清楚，駁回了諾基亞的侵權起訴請求，上海高院在2014年2月的二審中維持了一審判決，駁回了諾基亞的侵權起訴請求。2015 年2月，諾基亞向最高法院申請侵權訴訟再審，諾基亞申請再審稱：權利要求7的保護范圍是清楚的。考慮到涉及計算機程序發明專利的特殊性，用步驟限定權利要求最合適；對于本領域技術人員來說，說明書充分公開了權利要求7的實施方式；與本案有關的專利無效行政確權程序的三級審理決定和判決也支持權利要求7的保護范圍是確定的結論。

為了能夠聽取各方的意見，最高人民法院于2015 年7月組織了針對本案的研討會，參會代表涵蓋司法界、學術界、企業和中介機構，筆者也應邀參加了本次研討會，并發表了個人觀點。

針對本案，本文首先從多個角度對權利要求7的保護范圍是否清楚這一問題進行了案件解析；然后，本文認為諾基亞訴華勤專利侵權一案已經為國內企業敲響了警鐘，國內企業應認識到專利侵權風險在不斷加大這一趨勢，應提前進行專利布局和專利風險預警，并制定專利侵權風險應對策略。

2　案件解析

就本案而言，由于北京市高級人民法院維持了專利復審委員會的全部專利權不具有創造性的無效宣告決定，根據《專利法》的規定，被宣告無效的專利權自始即不存在。因此，諾基亞的侵權訴訟請求已經沒有了專利權有效性的基礎支撐，從這個角度而言，諾基亞的侵權訴訟賠償難以獲得支持，2000萬元人民幣的訴訟賠償也就成了泡影。

對于最高法院而言，可以專利權無效為理由，駁回諾基亞的侵權訴訟再審請求。但是，筆者認為，最高法院可能不會這么簡單地以專利權無效因而不構成侵權為由判決此案，最高法院對權利要求7的保護范圍是否清楚的判決才會是本案判決上比較圓滿的結局，這也是業界希望看到的結果。因此，最高法院的本次判決對后續此類專利的侵權訴訟的判決具有非常重要的指導和借鑒意義。

針對權利要求7的保護范圍是否清楚，本文首先從功能性限定和現有技術（《審查指南》指出現有技術是指專利申請日以前在國內外為公眾所知的技術）對權利要求保護范圍的界定分析兩個角度進行展開。此外，本文還從《專利法》平衡專利權人和公眾利益的角度，引出權利要求7的保護范圍是否清楚的問題，以供大家探討。

（1）功能性限定對權利要求保護范圍的界定分析

具體到權利要求7技術方案本身而言，權利要求7引用權利要求6，權利要求7請求保護一種終端設備，權利要求7中采用了“被配置為”的功能性限定，對于功能性限定，2010年版《審查指南》的表述是“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。對于含有功能性限定的特征的權利要求，應當審查該功能性限定是否得到說明書的支持”。2010年1月1日起施行的最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條規定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容”。具體到本案，我們要考慮權利要求7的功能性限定是否在說明書中有相應的實施方式的描述。事實上，本案的說明書中主要是以方法、流程對權利要求7的技術方案進行解釋，并未涉及到實現權利要求7的功能性限定的具體實施方式，權利要求7保護的是一種終端設備，說明書中也未對終端設備的產品結構進行相應的描述。因此，權利要求7的保護范圍是不清楚的。

（2）現有技術對權利要求保護范圍的界定分析

判斷一件專利申請的保護范圍是否清楚，能否獲得授權，必須考慮專利的申請日期和申請日之前的現有技術。隨著技術的飛速發展，相關領域的技術人員掌握的現有技術越來越多，一件十年前的專利申請的技術方案以現在的標準看起來可能比較簡單且保護范圍非常清楚。但是，回到該專利申請日，該專利的技術方案就一定看起來很簡單？保護范圍一定很清楚嗎？答案是否定的，因為專利審查過程中，是以申請日之前的現有技術作為參考依據來判斷權利要求是否清楚的，今天的現有技術明顯要多于專利申請日之前的現有技術，如果以今天的現有技術標準來審查的話，明顯是不合適的。因此，判斷一件專利的權利要求是否清楚，一定要結合專利的申請日期和申請日期之前的現有技術。具體到本案，涉案專利的申請日是2004年8 月17日，那么，判斷權利要求7的保護范圍是否清楚，應當充分考慮涉案專利的申請日期和申請日期之前的現有技術，而不能完全依據今天掌握的現有技術去判斷。目前來說，支持權利要求7的保護范圍是清楚的人中，部分人是以今天掌握的現有技術作為判斷依據的，擴大了涉案專利的現有技術的認定范圍，不符合《專利法》的有關規定。

（3）專利權人利益和公眾利益的平衡對權利要求保護范圍的界定分析

從制定《專利法》的初衷而言，《專利法》既要保護專利權人的合法利益、鼓勵發明創造、促進創新，又要防止對專利權人利益的“過度”保護、阻礙創新、影響到公眾利益，因此對專利權人的利益保護要與其對社會的貢獻相一致。對于一件專利中記載的一種新的功能和實現該功能的具體實施方式，如果將能實現所述功能的所有實施方式都納入到專利保護范圍，則在該專利申請日之后，他人提出的能夠實現所述功能的專利記載的實施方式之外的新的實施方式，也會落入在先專利的保護范圍。這樣可能會導致專利的保護范圍過大，與專利權人對社會的貢獻不一致，阻礙了他人發明創造的積極性，不利于鼓勵創新和推動社會進步。就本案而言，也需要考慮涉案專利對社會的貢獻度有多大，權利要求7包括了能夠實現權利要求7功能的所有終端設備，也會將說明書沒有記載的實現權利要求7功能的新的實施方式納入權利要求7的保護范圍，這樣會不會導致權利要求7的保護范圍過大？與權利要求7對社會的貢獻不一致？

3　專利侵權風險預警及應對策略

隨著信息通信產業的快速發展，有關信息通信領域的知識產權訴訟案件日趨增多，諾基亞訴上海華勤專利侵權糾紛案是眾多知識產權訴訟中的冰山一角，事實上，國外通信巨頭已經在國內進行了多年的專利布局，積累了強大的專利彈藥庫，暫且不論諾基亞、上海華勤到底誰會勝訴，但是有一點需要引起我們的注意，以后會有越來越多的通信巨頭在國內向國內的企業發起專利侵權訴訟。此外，隨著中國通信企業市場拓展步伐的日益加快，越來越多走出去的企業在國際市場上也同樣面臨著專利侵權訴訟的壓力。例如，近幾年，我國的信息通信企業中興、華為、聯想都在美國遭遇了國際貿易委員會（ITC）發起的“337”（“337”調查是指美國國際貿易委員會根據美國《1930年關稅法》（TariffActof1930）第337節（簡稱“337條款”）及相關修正案進行的調查，禁止的是一切不公平競爭行為或向美國出口產品中的任何不公平貿易行為）專利侵權訴訟調查，中興遭遇的“337”調查至少有6起。

（1）專利布局和風險預警建議

面對日益嚴峻的專利侵權訴訟糾紛，國內企業應該提早進行專利布局，在技術/產品研發的整個階段都要引入專利評估分析體系。在研發前，應對準備研發技術領域的現有專利進行全面的檢索，分析技術的發展趨勢和生命周期，跟蹤有研究潛力的技術方向，挖掘出可以進行專利布局的技術方向，規避他人已經進行大量專利布局的技術方向。在研發過程中，應當及時對已經產生的成果進行專利布局申請，重要的專利技術，可以考慮進行PCT（《專利合作條約》（PatentCooperationTreaty）的英文縮寫，是有關專利的國際條約，根據PCT的規定，專利申請人可以通過PCT途徑遞交國際專利申請，向多個國家申請專利）國際申請、專利組合申請等。在產品上市前，企業同樣也應該對產品要上市的國家/地區進行專利侵權預警分析。如果產品上市后存在侵權的風險，看看是否可以規避設計，尋找可以替換的技術方案，也可以對存在侵權可能性的專利進行專利無效評估，對于無法繞開且專利權比較穩定的專利技術，應該提早進行策略制定。可以與無法繞開的專利技術的專利權人進行談判，包括專利的許可、轉讓。如果握有一定分量的專利，可以考慮與專利權人進行交叉許可談判，降低許可費率。

（2）專利侵權訴訟應對策略

對于國內企業而言，如果遇到了專利侵權訴訟糾紛，應該冷靜分析，沉著應對，不要因為面對的是通信巨頭就表現得沒有自信心，除了積極應訴之外，同時也要展開對涉案專利的無效分析，如果無效的可能性非常大，可向專利復審委員會提起專利無效宣告請求。一件專利如果被判無效，其專利權自始即不存在，相應的訴訟請求也沒有支撐基礎。如果存在侵權行為且涉訴專利的權利非常穩定，可以積極主動與專利權人進行許可、轉讓的談判，可以參照專利權人將同樣的專利權許可給他人時的許可收費標準。信息通信領域的專利許可往往涉及標準必要專利的許可。對于標準必要專利的許可，要確認專利權人是否按照FRAND原則進行了公平、合理、無歧視的許可，如果不是按照FRAND原則對標準必要專利進行許可，可以考慮向法院提起反壟斷訴訟進行應對。在華為公司訴美國交互數字公司（InterDigital Group，IDC）一案中，IDC要求華為公司支付的標準必要專利許可費率為2%，遠超過其向蘋果、三星收取的許可費率，是IDC向蘋果收取的標準必要專利許可費率的百倍左右，廣東高院在終審判決中認為IDC針對不同公司收取不同的標準必要專利許可費率明顯違反了FRAND原則，判決IDC在中國的標準必要專利許可費率不超過0.019%，華為公司獲勝。

（3）建立專利訴訟風險聯合預警機制

信息通信產業是一個知識產權密集型產業，一臺智能終端就可能涉及上萬件涉及幾十萬件的專利，面對海量的專利信息，以及越來越多的專利侵權訴訟糾紛，國內任何一家企業很難有實力和精力去關注信息通信領域國內外所有的專利侵權訴訟信息和專利許可交易轉讓信息，更難以根據這些信息去預測存在專利風險的專利并進行風險預警。中國信息通信研究院2014年6月對外發布了如圖1所示的美國智能終端和移動互聯網領域的專利訴訟量增長趨勢圖，可見2004—2013年，在美國發生的智能終端和移動互聯網領域的專利訴訟量從326件增長到了2986件，2013年的專利訴訟量是2004年的9倍多，專利訴訟量呈逐年增加的趨勢。

圖1　美國智能終端和移動互聯網領域專利訴訟量增長趨勢圖

因此，面對信息通信產業日益增加的系統性專利風險，如果能夠聯合國內的企事業單位、中介機構等各方力量，建立一種專利訴訟風險聯合預警機制，通過該預警機制，將高風險的專利進行及時預警并發布，各方參與力量或許都會從中受益。

4　結束語

對于諾基亞訴上海華勤侵犯專利權一案，本文從功能性限定對權利要求保護范圍的界定、現有技術對權利要求保護范圍的界定，以及專利權人利益和公眾利益的平衡對權利要求保護范圍的界定3個方面進行了分析，針對專利侵權風險問題，本文給出了專利布局建議、風險預警建議和訴訟應對策略，并建議建立專利侵權訴訟風險聯合預警機制，以提高對高風險專利的聯合預警防御能力。

參考文獻

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9謝順星.專利咨詢服務.知識產權出版社. 2013年第1版

專家視點

Analysis and Implication on Nokia and Shanghai HUAQIN Patent Dispute

AbstractIn 2010，Nokia corporation charged Shanghai HUAQIN Telecom Technology Co.，LTD patent infringement of ZL200480001590.4 in Shanghai first intermediate people's court. Due to the influence of the case is relatively large，in the past five years，the case has aroused widespread concern，therefore，in-depth study of the case is necessary and significant. Based on the case analysis and discussion，the paper try to dig out the more valuable things，the paper also reveals the case implications for patent infringement risk warning and coping strategies for patent infringement litigation.

Key wordsNokia，HUAQIN，patent infringement，risk warning

收稿日期：（2015-12-20）