醫(yī)藥領(lǐng)域美國(guó)專利法最新發(fā)展

Thomas L.Irving Stacy Lewis 王寧玲

美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院判例法在醫(yī)藥專利訴訟中，明確采用了“先導(dǎo)化合物”分析方法決定小分子醫(yī)藥專利的顯而易見性。

專利是創(chuàng)新醫(yī)藥公司的生命線。專利的有效性對(duì)于創(chuàng)新醫(yī)藥公司的生存和在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。因此，醫(yī)藥領(lǐng)域美國(guó)專利的非顯而易見性（即創(chuàng)造性）的判定也成為一個(gè)廣受關(guān)注的議題。

美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）判例法在醫(yī)藥專利訴訟中明確采用了“先導(dǎo)化合物”分析方法決定小分子醫(yī)藥專利的顯而易見性。該方法的著手點(diǎn)是，判斷專利有效性的異議人提出的在先技術(shù)化合物（“先導(dǎo)化合物”）是否是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員選擇作為后續(xù)創(chuàng)新出發(fā)點(diǎn)的化合物。

雖然人們對(duì)聯(lián)邦巡回上訴法院是否妥當(dāng)應(yīng)用先導(dǎo)化合物分析存在爭(zhēng)議，但先導(dǎo)化合物分析確實(shí)有助于避免不被允許的后見之明。后見之明可能在以下情況下出現(xiàn)：通過(guò)識(shí)別與專利主張化合物結(jié)構(gòu)相似的化合物，提出對(duì)前述化合物的適當(dāng)修改從而得到專利主張化合物，由此來(lái)選擇主要的在先技術(shù)參考文獻(xiàn)。僅靠結(jié)構(gòu)相似性本身，不能解釋本領(lǐng)域普通技術(shù)人員（即一個(gè)了解發(fā)明做出時(shí)所有相關(guān)在先技術(shù)的假想人物）為何會(huì)選擇結(jié)構(gòu)最相似的化合物作為后續(xù)研發(fā)的出發(fā)點(diǎn)。

先導(dǎo)化合物分析明確質(zhì)疑所選主要參考文獻(xiàn)是否確實(shí)是顯而易見性分析的適當(dāng)出發(fā)點(diǎn)，即考慮既有的在先技術(shù)知識(shí)，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員會(huì)選定作為后續(xù)研發(fā)出發(fā)點(diǎn)的先導(dǎo)化合物。在Otsuka Pharmaceutical Co.， Ltd. v. Sandoz， Inc.，678 F.3d 1280一案中， 聯(lián)邦巡回上訴法院于2012年明確闡述了兩步法分析：（1） 先判定普通藥劑師是否會(huì)選擇主張的在先技術(shù)化合物作為先導(dǎo)化合物或者出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行后續(xù)研發(fā)；（2） 再判斷前述在先技術(shù)是否提供理由或動(dòng)機(jī)，促使普通技術(shù)人員修改先導(dǎo)化合物以得到專利主張的化合物，且具有合理的成功預(yù)期。

案例：“先導(dǎo)化合物”分析法應(yīng)用

目前，在根據(jù)《美國(guó)發(fā)明法案》（AIA）提起的授權(quán)后專利復(fù)議程序中，尤其是雙方復(fù)議程序（IPR）和授權(quán)后復(fù)議程序（PGR）中，美國(guó)專利商標(biāo)局專利審判和上訴委員會(huì)（PTAB）也正積極采用先導(dǎo)化合物分析，并依賴聯(lián)邦巡回上訴法院判例法。

舉例來(lái)說(shuō)，在Apotex Inc. v. Merck Sharp & Dohme Corp.案， IPR2015-00419，文件14，第11頁(yè)（專利審判和上訴委員會(huì)，2015年6月25日），針對(duì)Merck對(duì)一種用于治療炎癥性疾病、疼痛或偏頭痛、哮喘和嘔吐的一類速激肽受體拮抗劑的專利權(quán)利要求，Apotex提出質(zhì)疑。Apotex依賴的主要在先技術(shù)披露了一類速激肽受體拮抗劑，該在先技術(shù)列舉了

601種屬于同類范圍的化合物。一個(gè)次級(jí)參考文獻(xiàn)據(jù)稱提供了利用亞磷酰胺前藥對(duì)福沙吡坦母體化合物（主要參考文獻(xiàn)中披露的601種化合物中的一種）做出修改以實(shí)現(xiàn)專利主張發(fā)明的動(dòng)機(jī)。

專利權(quán)人遞交了專利權(quán)人初步回復(fù)，辯稱本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不會(huì)基于所主張的主要參考文獻(xiàn)研發(fā)速激肽受體拮抗劑，而且即便本領(lǐng)域普通技術(shù)人員會(huì)基于所主張的主要參考文獻(xiàn)開始研發(fā)，也不會(huì)從601種化合物中挑選出所需的一種特定化合物。此外，專利權(quán)人還提供了在發(fā)明做出時(shí)、有關(guān)其他更有前景的先導(dǎo)化合物的大量在先技術(shù)探討的證據(jù)。

專利審判和上訴委員會(huì)基于顯而易見性駁回了雙方復(fù)議請(qǐng)求，認(rèn)定請(qǐng)求人未解釋本領(lǐng)域普通技術(shù)人員為何會(huì)從在先技術(shù)披露的601種化合物中挑選特定的一種進(jìn)行后續(xù)的研發(fā)。即便是在先技術(shù)披露的優(yōu)選替代物也包含數(shù)百種可能的選擇。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不僅必須選擇所主張的先導(dǎo)化合物的每一種替代物，還必須同時(shí)選擇所有替代物。

在Sawai USA， Inc. v. Nissan Chemical Industries Ltd.，，IPR2015-01647（專利審判和上訴委員會(huì)，2016年2月4日）中，針對(duì)Nissan對(duì)含有一個(gè)喹啉環(huán)的甲羥戊酸內(nèi)酯衍生物及其用于減輕高血脂、高脂蛋白血癥或動(dòng)脈粥樣硬化的用法主張的專利權(quán)利要求，Sawai提出質(zhì)疑。專利審判和上訴委員會(huì)因?yàn)椴煌庹?qǐng)求人做出的先導(dǎo)化合物分析，駁回了雙方復(fù)議請(qǐng)求。

請(qǐng)求人辯稱一個(gè)次級(jí)參考文獻(xiàn)為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員提供了修改請(qǐng)求人的先導(dǎo)化合物（即Picard例3）以得出專利主張化合物的動(dòng)機(jī)。專利審判和上訴委員會(huì)認(rèn)定請(qǐng)求人未提供證據(jù)證明具體功效、暗示該化合物應(yīng)充當(dāng)先導(dǎo)化合物。相反，Picard參考文獻(xiàn)披露的數(shù)據(jù)涉及的化合物與Picard例3化合物相差甚遠(yuǎn)。

請(qǐng)求人選擇Picard例3似乎是基于結(jié)構(gòu)相似性，然而僅憑結(jié)構(gòu)相似性本身根本不足以得出先導(dǎo)化合物的選擇。此外，即便假設(shè)Picard例3是適當(dāng)?shù)某霭l(fā)點(diǎn)，專利審判和上訴委員會(huì)認(rèn)定，請(qǐng)求人并未合理地解釋本領(lǐng)域普通技術(shù)人員為何會(huì)選擇做出專利主張化合物所要求的特定修改。

可選擇的專利權(quán)人初步回復(fù)

對(duì)專利權(quán)人而言，駁回雙方復(fù)議請(qǐng)求就意味著全勝——因?yàn)槌绦驔]有啟動(dòng)，被質(zhì)疑的權(quán)利要求即可保持有效。目前，美國(guó)專利商標(biāo)局專利審判和上訴委員會(huì)啟動(dòng)雙方復(fù)議程序的比率約為70%，如果程序啟動(dòng)，權(quán)利要求撤銷率接近80%。

盡管目前在醫(yī)藥領(lǐng)域，程序啟動(dòng)率和權(quán)利要求撤銷率略低（程序啟動(dòng)率和權(quán)利要求撤銷率大約為60%），但爭(zhēng)取駁回請(qǐng)求仍是專利權(quán)人面臨雙方復(fù)議請(qǐng)求時(shí)的主要目標(biāo)?？蛇x擇的專利權(quán)人初步回復(fù)是專利權(quán)人告知專利審判和上訴委員會(huì)請(qǐng)求應(yīng)予駁回的一種手段。

如果在雙方復(fù)議請(qǐng)求中面臨顯而易見性的質(zhì)疑，專利權(quán)人可利用可選擇的專利權(quán)人初步回復(fù)對(duì)請(qǐng)求人主張作為研發(fā)出發(fā)點(diǎn)的先導(dǎo)化合物提出質(zhì)疑。質(zhì)疑的理由可以是：不能證明選擇的出發(fā)點(diǎn)比其他出發(fā)點(diǎn)有更好的效果，與其他潛在出發(fā)點(diǎn)相比缺乏預(yù)期的特點(diǎn)（或者存在負(fù)面的特點(diǎn)），相比于其他潛在出發(fā)點(diǎn)研發(fā)需要更復(fù)雜的修改，或者未解釋為何會(huì)選擇特定的修改。

如果技術(shù)的不可預(yù)測(cè)性或者缺乏合理的成功預(yù)期可以幫助說(shuō)服專利審判和上訴委員會(huì)， 本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不會(huì)選擇請(qǐng)求人主張的先導(dǎo)化合物進(jìn)行修改進(jìn)而得出專利主張化合物，專利權(quán)人還可以依賴這種與某些本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可用出發(fā)點(diǎn)相關(guān)的不可預(yù)測(cè)性和成功可能性做出論證。這可能是導(dǎo)致請(qǐng)求駁回的重要依據(jù)。