淺談技術領域因素在創造性審查實踐中的把握

楊方田

摘 要：本文針對創造性審查實踐中經常的遇到的問題——如何合理考慮技術領域的差異對發明專利創造性的影響，從國家知識產權局現行規定出發，結合探討了歐洲專利局（EPO）與美國專利和商標局（EPO）的相關規定，并通過對兩個具體案例的分析研究，提出在面對此類問題時，牢牢抓住“創造性的整體審查原則”可以幫助審查員得出較為客觀和公正的結論這一觀點。

關鍵詞：創造性審查 技術領域差異 創造性的整體審查原則

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2016）07（b）-0000-00

眾所周知，專利審查質量對技術創新具有重大影響1，而創造性評判又是發明專利實質審查過程中最有可能引起爭議的一個環節，因而在創造性審查實踐中如何提高標準執行一致性一直都是局內的重要課題。發明專利實質審查員在創造性審查實踐中，特別是面對轉用發明時，經常遇到的一種情形是：權利要求的全部或主要技術特征被對比文件所公開，但該對比文件與本發明的技術領域存在差異。在這種情形下，審查員往往面臨著如何合理考慮技術領域的差異對發明專利申請創造性的影響這一難題。

1 理論探討

1.1 SIPO的相關規定

國家知識產權局頒布的《專利審查指南（2010）》（以下簡稱《指南》）第171頁規定：“在評價發明是否具備創造性時，審查員不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待”（以下簡稱“創造性的整體審查原則”）。《指南》第134頁針對“發明所屬的技術領域”給出了如下說明：“發明或者實用新型的技術領域應當是要求保護的發明或者實用新型技術方案所屬或者直接應用的具體技術領域，而不是上位的或者相鄰的技術領域，也不是發明或者實用新型本身”。

在對創造性審查實踐的具體指導部分，《指南》在“三步法”的第一步“確定最接近的現有技術”中規定：“最接近的現有技術，例如可以是，與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術。”此外，對于檢索的具體指導部分，《指南》又分別規定了“通常，審查員在申請的主題所屬的技術領域中進行檢索，必要時應當把檢索擴展到功能類似的技術領域”、“審查員應當檢索發明專利申請在中國提出申請之日以前公開的所有相同或相近技術領域的專利文獻和非專利文獻”、“對申請的其他應檢索的主題，應當在其所屬和相關的技術領域采用類似的方法進行檢索”。可見，在實操環節，《指南》要求審查員考慮“功能類似”、“相近”或者“相關”技術領域，這些領域實質上也就是《指南》第171頁給出的“所屬技術領域的技術人員”的基本定義中提到的“其他技術領域”。

從SIPO的相關規定中我們可以看到，《指南》要求審查員在評價發明的創造性時考慮發明所屬技術領域，同時審查員采用的對比文件又可以來自于“其他技術領域”。由于《指南》沒有給出對于審查實踐更具指導性的原則或建議，因而在實踐中難免出現審查標準執行不一致的現象。

1.2 EPO及USPTO的相關規定

EPO《審查指南》在第G部分第VII章第6節“現有技術的結合”中規定：“在確定兩個或者更多不同的披露的組合是否明顯時，審查員應當考慮下列情況：（1）文獻的內容對于要解決該技術問題的所屬技術領域的技術人員來說，組合是可能還是不可能；（2）文獻是否來自相似、相鄰或相遠離的技術領域；（3）如果存在可信的基礎讓所屬技術領域的技術人員把同一文獻中的不同部分組合起來，那么把同一文獻的兩部分或者多個部分組合起來就是顯而易見的。一般來說，兩份文獻相組合，其中一份文獻清楚無誤的提到了另一份文獻（提及的參考文獻被作為是披露的組成部分），該組合是顯而易見的”。更具體的建議出自Case Law中的T 176/84判例：“當審查創造性時，如果相近技術領域以及更廣泛的通用技術領域中有相同或相似的技術問題被提出，并且如果技術人員能夠被期待知道這些領域，他會像考慮所屬領域的現有技術一樣去考慮相近技術領域以及更廣泛的通用技術領域”以及T 195/84判例：“進一步說明當專利申請利用通用領域的技術手段在其所屬領域解決問題時，考慮范圍應該包括非專有領域（通用領域）。這些解決通用技術問題的手段應該是任何專有領域技術人員能夠知曉的”。

KSR 案之后，美國專利局也根據 KSR 的判決對審查指南做了修改。2007 年10 月 10 日，美國專利局公布了針對創造性審查的新的審查指南。新指南強調了非顯而易見性審查的基礎仍然是“Graham 四要素”，但其中指出，審查員在作顯而易見性判斷時應當關注相關技術領域的普通技術人員在發明當時己知道的知識，以及在了解該知識后，預期該人員能合理地做出的事項。而這些知識和技能可以來自于己記載的現有技術以及本領域的公知常識。因此，審查員在考察 Graham 第一要素，即確定現有技術的范圍和內容時，檢索范圍除了與申請文件聲稱的技術領域或者與申請文件聲稱的具體問題相關的領域以外，還包括有可能預期到的其他領域或者與具體問題不同的領域。現有技術不能僅僅限于所采用的參考文獻，還包括本領域普通技術人員的知識2。

由此可以看出，無論是EPO還是USPTO也都要求審查員在評價發明的創造性時考慮發明所屬技術領域，同時審查員采用的對比文件又可以來自于“其他技術領域”。

背景技術及缺陷：目前市場上使用的焊絲包裝用桶一般是用牛皮紙卷成圓筒狀，加上用木板制作的底板封底，上蓋用鍍鋅帶鋼制成；通過裝桶機將焊絲一圈一圈連續落入桶內，直至裝到指定重量；因焊絲是金屬材料，在貯存時對防潮性要求較高，而包裝桶是用紙質材料制作，防潮性較差，可能會導致焊絲生銹。

技術方案：一種焊絲包裝用紙桶，其包括：桶底，安裝于桶底上的桶體及桶芯，所述桶體與桶芯之間形成收容焊絲的收容空間，其特征在于：所述桶體位于收容空間內的側面及所述桶底位于收容空間內的底面均覆有一層鋁箔紙膜。

對比文件1：CN202124159U，公開了一種焊絲包裝用紙筒10，其包括：桶底，安裝于桶底上的桶體及桶芯，所述桶體與桶芯之間形成收容焊絲的收容空間，配置在前述外筒的內側及所述桶底內側使之包圍前述內筒的樹脂薄膜制的袋，從而起到了防潮的作用。

權利要求與對比文件1的區別特征是：所述桶體位于收容空間內的側面及所述桶底位于收容空間內的底面均覆有一層鋁箔紙。

對比文件2：CN2102251U，公開了一種餅干包裝桶，所述包裝桶為紙筒，其具有：桶底，安裝于桶底上的桶體，所述桶體與桶底之間形成收容餅干的收容空間，所述桶體位于收容空間內的側面及所述桶底位于收容空間內的底面均覆有一層鋁箔紙膜，其解決了用紙筒盛放餅干容易受潮的技術問題。

問題：對比文件1和對比文件2的結合是否可以用以否定本申請的創造性。

對于上述問題，有一種觀點認為：兩者領域差異較大，因此對比文件 2 不能給出結合啟示。對此，筆者認為根據《指南》對“發明所屬的技術領域”做出的說明，對比文件2與本申請確實不屬于相同的技術領域，但是二者的上位領域應該都是紙筒包裝領域，也就是說二者至少屬于“相近的領域”。基于本申請與對比文件1的區別特征（采用鋁箔紙膜替代樹脂薄膜），可以確定本發明實際解決的技術問題是：如何改善紙筒的防潮效果。而對比文件2也正是為了防止紙筒內的物品受潮，而在紙筒內壁覆上了一層鋁箔紙膜。換句話說，對比文件2與本發明所要解決的技術問題相同，并且可以產生同樣的技術效果。進一步考慮，紙桶是通用領域中常見的包裝結構，由于紙的固有物理化學性質，所有紙桶都面臨著容易受潮的技術問題，因而所屬技術領域的技術人員在面對如何改善紙筒的防潮效果的技術問題時，轉而到使用紙桶作為包裝結構的更為常見的食品領域去尋找解決該問題的技術手段是順理成章的。最后，即使采用較為嚴苛的由美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）在司法實踐中提出的“教導-啟示-動機（TSM）”方法，對比文件2在披露了“紙筒內壁覆上了一層鋁箔紙膜”這一手段的基礎上，也明確提出了采用該技術方案所要解決的技術問題（采用紙桶包裝的物品容易受潮）以及產生的有益效果（防潮），因而可以說對比文件2給出了明確的教導和啟示作用。綜上所述，本案的結論應當是沒有爭議的，即對比文件1與對比文件2的結合可以否定本發明的創造性。

[案例二]

申請號：2012101610886

發明名稱：一種現場進行真空絕熱板封裝的裝置

背景技術及缺陷：真空絕熱板是一種超絕熱保溫材料，已廣泛適用于建筑外墻保溫領域，其由外部膜材和內部芯材制造。目前，真空絕熱板在制作時， 通常是根據標準尺寸制作芯材深加工而成。然而實際施工時有部分墻體尺寸不規則，使得預先制備好的真空絕熱板無法使用。同時施工現場暫無配備適用于真空絕熱板的小型真空封裝 機，造成施工進程減緩，墻體保溫效果降低。目前的真空絕熱板封裝裝置設備體積巨大、費用昂貴、各項指標要求苛刻，僅適用于車間生產線上使用。本發明從實際應用出發，設計了一種適用于真空絕熱板現場封裝的設備。

技術方案：一種現場進行真空絕熱板封裝的裝置，其特征在于該裝置分為上下兩層，上層為真空封裝室，下層為機械控制室，該設備采用手動操作，可控制封裝蓋起落、真空度、熱封時間；真空封裝室與上蓋之間通過硅橡膠密封條密封，密封條的一半置于真空封裝室上法蘭內，一半則露出封裝蓋；該裝置外形為圓柱形或長方形，優先選用圓柱形；上層真空封裝室包括圓形封裝蓋及安裝于其上的真空壓力表和充氣閥，熱封條及安裝于其上的溫度測量傳感器；熱封條為上下兩條，上熱封條被焊于封裝蓋內部，下熱封條上帶有金屬加熱條，金屬條外包有隔熱玻纖布。

對比文件1：“壓縮式真空包裝機的設計開發”，張聰，輕工機械，2003年04期

公開了一種真空包裝機，整機主要為上下兩層，上層為真空封裝室，下層為內置于主機中的真空系統、液壓系統、電控系統等（相當于本申請的機械控制室），采用手動操作按鈕，可使室蓋作上下垂直開合運動（控制封裝蓋起落）；并且采用“真空時間繼電器”計時方式來確定真空室所需要的真空度（控制真空度）；熱封時間由“熱封時間繼電器”控制，到達一定時間后，熱封板會自動斷電使其自然冷卻（控制熱封時間），通過上述方式從而控制封裝蓋起落、真空度以及熱封時間；室蓋與室座之間采用硅膠條進行端面周邊密封（即公開了本申請的真空封裝室與上蓋之間通過硅橡膠密封條密封）；真空包裝機外形為長方形；上層蓋體（即本申請的上層封裝蓋）以及安裝于其上的真空表（即本申請的真空壓力表）和封合膠墊（即本申請的熱封條）以及安裝于真空封裝室座的氣孔A（相當于本申請的充氣閥）；熱封條為上下兩條，上熱封條固定于（對應于本申請的被焊于）室蓋內部，下熱封條上帶有鎳鉻合金加熱帶（即公開了本申請的金屬加熱條）。

權利要求與對比文件1的主要區別特征是：本申請所要求保護的是一種用于現場封裝真空絕熱板的真空封裝裝置。

申請人與審查員的主要爭議在于：申請人認為權利要求所要保護的是一種“現場封裝真空絕熱板”的真空封裝裝置，雖然與對比文件1同屬于封裝裝置，但本申請針對真空絕熱板現場施工，并且材料性能，熱封性能，抽真空度各方面的要求都不一樣，本申請產品各方面都要求較高，本申請的裝置更適合本領域（真空絕熱板）施工現場的應用。

問題：對比文件1與公知常識的結合是否可以用以否定本申請的創造性。

對于上述問題，有一種觀點認為：雖然本申請所要求保護的是一種用于“現場封裝真空絕熱板”的真空封裝裝置，而對比文件1的真空包裝機可用于真空包裝紡織品，但是，對比文件1所公開的“真空包裝機”與權利要求1所請求保護的“一種現場進行真空絕熱板封裝的裝置”都屬于“封裝裝置”領域，都是采用先將待包裝件進行可靠的抽真空再進行熱封的方式進行真空包裝，其工作原理是一致的，且帶包裝的物件都具有類似的結構；封裝裝置各方面性能是應其所封裝的產品對象而設定的，況且，根據本申請說明書所公開的內容與對比文件1所公開的內容可知：首先，兩者所公開的真空封裝裝置其具體結構組成非常相似，其控制方式相同，而且體積都比較小，都比較適合現場對產品進行真空熱封；此外，兩者所公開的真空封裝裝置的封裝步驟也是相同的；再者，兩者所公開的真空封裝裝置所應用的產品對象（真空絕熱板以及紡織品）都是采用的外包裝袋與內置芯材的復合結構；最后，在本領域中，要將封裝裝置用于某種特定的產品的時候，本領域技術人員必然要根據該特定產品要求對裝置做出相應的選擇設計，據此，在將對比文件1中的真空封裝裝置用來對真空絕熱板進行真空封裝的時候，根據真空絕熱板產品的特點以及其對封裝性能、真空度等方面的具體要求，本領域技術人員有動機對上述空封裝裝置進行改進使其應用于真空絕熱板施工現場；綜上可知，本領域技術人員將對比文件1所公開的真空封裝裝置應用于“現場進行真空絕熱板封裝”，是不需要克服技術障礙的。

對此，筆者認為根據《指南》對“發明所屬的技術領域”做出的說明，本申請屬于建筑材料領域，而對比文件1實際上是屬于紡織領域，不應當將二者都過度上位概括為“封裝領域”。表面上看主要區別特征僅在于封裝對象不同，然而一旦結合要解決的技術問題以及取得的技術效果來看，該區別特征是不容忽視的，具體理由是：對比文件1用于紡織品的壓縮定型和真空封裝，其解決的是現有紡織品體積較大，不易儲運的技術問題，其處理對象為外包裝袋與內置可壓縮的紡織品的復合結構，在處理過程中，隨著外包裝袋內壓力的降低，其內部可壓縮紡織品的體積可減小75%，即減少至原體積的1/4，另外根據被處理對象所需達到的真空度要求不同，對比文件1中記載了經過處理后的真空度達到0.097-0.0987MPa，其采用相對壓力進行表示，將其換算成絕對壓力即4325Pa-2625Pa；而權利要求1的處理對象為外部的膜材和內部的芯材共同復合而成的真空絕熱板，其解決的是現場施工過程中根據需要對真空絕熱板進行裁切后封裝的技術問題，雖然也為兩層結構，但其內部的芯材起到了支撐骨架的作用，形狀不隨環境壓力的變化而發生改變，另外真空絕熱板的通常真空度低于10Pa；二者在抽真空作用體積變化的較大差異，導致二者在裝置的體積、內部空間布局設計、以及對被處理對象的定位和夾持部件的設計均存在較大的差異，以及二者在真空度要求上的巨大差異導致二者所需設備的抽吸能力、密封效果、真空度的維持方式均大不相同。也就是一旦結合上要解決的技術問題以及取得的技術效果分析，該區別特征及其隱含信息將造成所屬技術領域的技術人員在將紡織領域的真空封裝裝置應用到建筑材料領域需要克服技術上的困難，并且也將帶來預料不到的技術效果，因而對比文件1并未給出這種技術啟示。

3 結語

經過前文的分析可知，對于轉用發明等需要考慮技術領域差異的發明，雖然我國現行專利審查體系看似規定比較松散，審查標準難以統一，但是只要牢牢把握住“創造性的整體審查原則”，還是可以得出一個較為客觀與公正的結論。同時，筆者較為贊同何家棟在其學位論文中提出的觀點，即創造性審查時應當將問題發現的重要性列為重要考慮因素3。

參考文獻

[1] 文家春.專利審查行為對技術創新的影響機理研究.科學學研究.2012-06.848-855.

[2] 曾柳.美國專利創造性判斷的調整及對我國的啟示.華東政法大學.2001-03.11-15.

[3] 何家棟.以認知心理學問題解決分析專利創造性審查. 華東政法大學.20014-04.41-43.