在專利侵權訴訟中正確理解與適用現有技術抗辯

◎劉俊梅

在專利侵權訴訟中正確理解與適用現有技術抗辯

◎劉俊梅

現有技術抗辯是指在侵犯專利權糾紛案件中，被告主張被控侵權物采用的是現有技術，因而其行為不侵犯原告所主張的專利（以下簡稱“原告專利”）的一種抗辯方式。

從現有技術抗辯制度設置的目的和性質上，正確理解和適用現有技術抗辯。

現有技術抗辯制度設置的目的及性質

現有技術抗辯制度設置目的。從現有技術抗辯的起源來理解設置的目的。現有技術抗辯起源于德國，1891年德國專利法限定5年無效宣告請求除斥期間，除斥期間經過后，即使專利存在瑕疵，比如將現有技術申請為專利，他人也無法申請將其無效。瑕疵專利無法撤銷，妨礙了公眾使用現有技術的自由，于是設置現有技術抗辯制度，使得使用現有技術的被告擁有了訴訟上的抗辯制度，1941年德國刪除了5年除斥期間的條款，撤銷瑕疵專利已經不存在制度上的障礙了，可現有技術抗辯制度卻仍然存續。

瑕疵專利的存在僅是設置現有技術抗辯制度的起因，而非目的，其目的是以此救濟使用現有技術的公眾免受侵權糾紛之苦，保障使用現有技術的自由。

從排除論、否定原告專利的觀點理解現有技術抗辯制度設置的目的。排除論的觀點：現有技術抗辯是對原告專利中屬于公知技術的部分予以排除。

否定原告專利的觀點：這種觀點認為被告提出現有技術抗辯，實質在于主張原告專利屬于現有技術，其提供的作為現有技術的對比文件，可以破壞原告專利的新穎性或創造性，因此原告專利應當被無效。

這兩個觀點實質都是要部分或全部否定原告專利權的效力，并認為既然不在原告專利的禁止權范圍內，那么被告的行為顯然不侵權。這兩個觀點混淆了現有技術抗辯制度設置的原因和目的，誤將本為該制度產生起因之一的瑕疵專利當成制度設置的目的。

現有技術抗辯的目的不在于否定原告專利的新穎性，也不在于評價原告專利保護范圍的大小，而是意在被告使用現有技術的自由在侵權訴訟中得以簡便、及時地實現，其僅關乎被告行為是否合法，關乎被告行為是否具有免責性。因此，專利權有效與否、專利權利范圍怎樣以及被控侵權行為落入權利范圍與否都不是現有技術抗辯應關注的問題。

現有技術抗辯制度的性質。現有技術抗辯是被告針對原告依據專利權提出的停止侵害、賠償損失請求權的一種防御和阻卻，它是一種防御性而非攻擊性的權利，只有被告主張時，法院才予以審查。現有技術抗辯中抗辯成立的結果是認定被告的行為不構成侵權，不支持原告的訴訟請求，而非否定原告專利權的效力，原告的請求權和實體權利專利權仍然存在。

現有技術抗辯的理解與適用

現有技術抗辯的適用范圍。有觀點主張只能在構成等同侵權時才能進行現有技術抗辯。該觀點目的是從政策導向上，賦予相同侵權的被告有提起無效宣告的義務。

但是將等同侵權和相同侵權分別予以對待，強加相同侵權者務必提起無效宣告請求的義務，并不符合現有技術抗辯制度設置的目的。提出無效宣告請求一般要求被告在答辯期內提出，但由于此時還沒有進行實體審理，被告很難判斷是構成相同侵權或是等同侵權，也就難以判斷是否能適用現有技術抗辯，更難以在法律規定的答辯期內決定是否提出無效宣告請求。被告為穩妥起見只能啟動無效宣告請求程序。如果所有被告都如此，現有技術抗辯制度也就難以實現其設置目的。因此，僅能在等同侵權中適用現有技術抗辯是不妥的。

現有技術抗辯解決的是被控技術與現有技術的關系，因此，其能否適用也不應受被控技術與原告專利關系的影響，即不管被控技術相對于原告專利是構成相同侵權，還是等同侵權，均存在現有技術抗辯適用空間。

現有技術抗辯是救濟被告的，被告不主張現有技術抗辯，而愿意提出無效宣告請求，尋求中止，可見其意在否定原告專利權的效力，這是當事人的處分范圍。

現有技術抗辯以被告的主張為適用前提，實質性抗辯要求在一審期間提出，被告在一審時未主張，視為被告放棄了抗辯的權利，對于被告在二審期間提出的現有技術抗辯一般不予審理，避免訴訟突擊和審級損失。這是在訴訟過程中，被告采用現有技術抗辯策略必須注意的問題，防止自己喪失現有技術抗辯機會。

援引進行現有技術抗辯的技術范圍。2008年《專利法》修改了專利新穎性、創造性的標準，變相對標準為絕對標準，即不管是出版物公開，還是使用公開或者其他方式公開，其地域范圍均不受限制。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十二條 對于被訴侵權人主張的現有技術抗辯或者現有設計抗辯，人民法院應當依照專利申請日時施行的專利法界定現有技術或者現有設計。

需要注意的是現有技術不包含抵觸申請，不能援引抵觸申請進行現有技術抗辯。如果被告認為有抵觸申請可以否定原告的專利，則應當提出無效宣告請求。

現有技術抗辯的具體適用。被告提出現有技術抗辯，存在原告專利、被控技術和引證技術三者之間的關系，三者之間關系進行比較有一定的順序：

先審查被控技術與原告專利之間的關系，通過相同、等同規則來判斷是否落入專利權的保護范圍，如果落入專利權的保護范圍，此時實際上已經以原告專利的技術特征為基準，抽象出被控技術的相應技術特征，在此基礎上，再以原告專利的技術特征為基準，抽象出引證技術的相應技術特征，然后再將其與被控技術進行對比，以判斷被控技術和引證技術的關系。

現有技術抗辯成立的基礎。現有技術抗辯制度設置目的是保障使用現有技術的自由得以簡便、及時實現。因此標準的確定要符合該制度的正當性基礎。如果被告使用的就是現有技術，顯然具有正當性。除此之外，如果被告使用的技術與引證技術存在一些差別，但是這種差別是本領域普通技術人員在引證技術的基礎上，無需付出創造性勞動就容易想到的，則對于公眾而言，在現有技術上作出這種改進并生產、制造出被控侵權物，也應當是正當的，也就具有抗辯的基礎。當然判斷是否容易從現有技術中得出，要考慮時間點，這個時間點應當是以被控侵權物制造日為判斷的時間點，以本領域的普通技術人員為判斷主體，來判斷是否能從現有技術中直接得到或容易從現有技術中得出。

綜上，在專利侵權訴訟中，我們從現有技術抗辯的起源及設置目的著手，深刻理解現有技術抗辯的性質，正確適用現有技術抗辯。

（作者單位：吉林信責律師事務所）