標準必要專利轉讓后FRAND承諾的法律效力
——英國“無線星球訴三星案”的啟示

袁曉東 蔡宇晨

標準必要專利轉讓后FRAND承諾的法律效力
——英國“無線星球訴三星案”的啟示

袁曉東 蔡宇晨

在技術標準被采用之后，標準必要專利權利人獲得了市場支配地位。為了防止壟斷，標準組織通常要求標準必要專利權利人，作出“公平、合理和無歧視（FRAND）”承諾。但是，專利權人將標準必要專利轉讓之后，FRAND承諾是否具有法律效力，這個問題鮮有討論。英國“無線星球訴三星案”表明FRAND承諾具有普遍約束力，該案值得我國參考與借鑒。

標準必要專利 專利轉讓 FRAND承諾 法律效力

“沒有標準化，就沒有現代經濟。”①See Jay P. Kensan and Carol M. Hayes,“‘FRAND’s Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments”, Indiana Law Journal, 2014, Vol. 89. 1, 237.經濟、技術和法律的發展，使得技術標準無可避免地允許專利技術的存在。②參見馬海生：《技術標準中的“必要專利”問題研究》，載《知識產權》2009年第2期，第35頁。如何保護和運用標準必要專利，是技術標準推廣過程中必須解決的重要問題。“公平、合理和無歧視（Fair,Reasonable and Non-Discriminatory, 以下簡稱FRAND）”是標準必要專利權利人必須遵循的準則。歐洲電信標準化協會（The European Telecommunications Standards Institute, 以下簡稱ETSI），是較早要求標準必要專利權人遵守FRAND原則（承諾）的標準化組織，即承諾在進行標準必要專利許可時遵守“公平、合理和無歧視”條款③See ETSI IPR Policy Clause 6.1.。與此同時，標準必要專利權利人仍然享有轉讓其專利權利。當標準必要專利被轉讓之后，受讓人是否需要繼續遵守FRAND承諾，被許可人是否可以依據FRAND承諾對抗受讓人的不當主張，尚待深入研究。英國“無線星球訴三星案”對這個問題進行了討論。他山之石，可以攻玉。通過分析英國最新的案例，有助于我國深入認識FRAND承諾的法律性質與效力。

一、無線星球訴三星案簡介

無線星球國際有限公司（Unwired Planet International Ltd，以下簡稱無線星球）不從事任何產品生產，是一家以獲取專利并進行專利許可或者訴訟的公司，因此是一個典型的 “專利主張實體（Patent Assertion Entity, PAE）”④See FTC, The Evolving IP Marketplace Aligning Patent Notice And Remedies With Competition，March 2011.。

2014年2月27日，愛立信公司與無線星球簽訂了一份專利轉讓協議，將愛立信擁有的2185項專利轉讓給無線星球。2014年3月10日，無線星球對華為、三星和谷歌提起專利侵權訴訟⑤See Neutral Citation Number: [2015] EWHC 1029(Pat). 在三方被告中，谷歌與原告無線星球達成了和解，而三星提出上訴申請。，認為其產品侵犯了其五項標準必要專利⑥涉案的五項專利的專利號分別為：EP(UK)1230818, EP(UK)2229744, EP(UK)2119287, EP(UK)2485514, and EP(UK)1105991.。針對無線星球的專利侵權主張，三星基于歐盟競爭法和愛立信公司的FRAND承諾提出抗辯：（1）無線星球在受讓愛立信的專利之后，提高了專利許可費，違反了《歐盟運行條約》第101條，專利轉讓應當無效；（2）無線星球應當遵循FRAND承諾。三星認為無線星球利用其市場支配地位，提供非“公平、合理和無歧視”的許可條款。⑦See Neutral Citation Number: [2015] EWHC 2097(Pat).

一審法院認為：根據歐盟委員會2011年1月14日發布的《適用〈歐盟運行條約〉第101條的橫向合作協議指南》（以下簡稱《歐盟橫向合作協議指南》）⑧See European Union, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal cooperation agreements.規定，專利權人和受讓人應當確保FRAND承諾，隨標準必要專利的轉讓一并轉讓。因此，無線星球于2014年3月6日向ETSI作出的FRAND承諾具有普遍約束力。愛立信通過轉讓專利的方式，規避了FRAND承諾。因無線星球獲得了收取更高專利許可費的機會，故該專利轉讓合同違反了《歐盟運行條約》第101條的規定，對市場競爭秩序產生負面影響。

2016年5月27日，三星針對FRAND承諾對第三方是否具有法律效力和標準必要專利在轉讓時是否轉讓了“無歧視”義務提出上訴。二審法院認為，標準必要專利的受讓人是否是技術標準組織的成員，不影響FRAND承諾的效力。ETSI的知識產權政策也有類似規定。⑨See ETSI IPR Policy Clause 6.1bis: 依據本政策第6條作出的FRAND許可承諾應被解釋為對利益繼承人有約束。在參考了華為訴中興案⑩See Neutral Citation Number: [2015] 5 CMLR 14.之后，二審法院認為：FRAND承諾不會改變專利權人享有的權利，而專利權人只需承擔不申請禁令的義務。在標準必要專利轉讓過程中，原專利權人愛立信沒有將FRAND義務完全轉移給專利受讓人無線星球。該標準必要專利轉讓合同，構成了不正當競爭。依據《歐盟運行條約》第101條，二審法院判決：愛立信與無線星球簽訂的標準必要專利轉讓合同無效。

該案不僅反映了英國法院對FRAND承諾在標準必要專利轉讓中法律效力的態度，而且也代表了歐洲的主要觀點，值得我國參考與借鑒。本文將從FRAND承諾轉讓義務和FRAND承諾的法律效力兩個方面，進行討論與分析。

二、FRAND承諾的轉讓義務

本案爭議的一個核心問題，是專利轉讓之后FRAND承諾的法律效力。對FRAND承諾法律性質的不同理解，可以認為FRAND承諾具有不同的法律效力。在美國微軟訴摩托羅拉案[11]See Microsoft Corp. v. Motorola Inc., Case No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233.中，美國第九聯邦巡回上訴法院把FRAND承諾解釋為第三人受益合同[12]參見楊君琳、袁曉東：《標準必要專利FRAND原則的解釋與適用》，載《科技管理研究》2016年第2期，第157頁。。但是，我國司法實踐并不承認FRAND承諾構成一種第三人受益合同，不宜理解為標準必要專利權人與標準實施者之間成立合同關系。[13]參見王曉曄：《標準必要專利反壟斷訴訟問題研究》，載《中國法學》2015年第6期，第217-238頁。

第二種學說是默示專利許可。它是指在一定情形下，專利權人以非明示許可的默示行為，讓專利使用人產生了允許使用其專利的合理信賴，從而成立的一種專利許可形態[14]參見袁真富：《基于侵權抗辯之專利默示許可探究》，載《法學》2010年第12期，第109頁。。在季強、劉輝訴朝陽興諾公司案中，我國法院將專利權人參與制定推薦性國家標準的行為，推定為專利默示許可[15]參見楊君琳、袁曉東：《標準必要專利FRAND原則的解釋與適用》，載《科技管理研究》2016年第2期，第158頁。。

第三種理論是單方法律行為。合同包括兩個以上的意思表示，既包括要約方的意思表示，也包括承諾方的意思表示。[16]參見陳醇：《論單方法律行為、合同和決議之間的區別——以意思互動為視角》，載《環球法律評論》2010年第1期，第51頁。ETSI知識產權政策指出，當專利被納入技術標準之后，專利權人應當作出準備對專利進行公平、合理和無歧視許可的意思表示。這正是單方法律行為的一種體現。在無線星球訴三星案中， FRAND承諾被解釋為一種單方法律行為。法院強調FRAND承諾轉讓的必要性：如果標準必要專利權利人在轉讓時沒有轉讓FRAND承諾，那么該專利轉讓合同因違反競爭法而被宣告無效。FRAND承諾是連接專利權與技術標準之間的重要紐帶。FRAND承諾既保證了專利人可以從專利許可中獲得足夠公平合理的利潤，又確保公平的競爭秩序，防止專利權人濫用市場支配地位阻礙競爭。

（一）專利轉讓人的義務

在本案中，法官認為愛立信的專利轉讓合同應當遵循《歐盟運行條約》第101條。《歐盟橫向合作協議指南》對如何適用《歐盟運行條約》第101條進行了解釋。《歐盟橫向合作協議指南》第285條規定：“為了確保FRAND承諾的有效性，應當確保所有受讓標準必要專利的任何公司，同樣受到FRAND承諾的約束。”與此同時，在ETSI的知識產權政策中，也有類似規定：“在轉讓標準必要專利時，任何根據本知識產權政策作出FRAND承諾的專利權人，應在相關轉讓協議中作出適當約定，以確保FRAND承諾對專利受讓人具有約束力。為了約束所有后繼專利受讓人，標準必要專利的受讓人應當在未來專利轉讓中作出相同規定。”

為了防止標準必要專利受讓人因濫用市場優勢地位而阻礙競爭，無論是歐盟委員會還是ETSI，都要求專利權人承擔確保FRAND承諾伴隨標準必要專利一并轉讓的義務。在標準必要專利轉讓中，專利權人應當確保標準必要專利的受讓人，以及未來的受讓人，全面、完整且有效地遵守FRAND承諾。

（二）專利受讓人的義務

作為標準必要專利的繼承者，專利受讓人的FRAND承諾對維護市場競爭秩序有著至關重要的作用。原標準必要專利權人不能通過轉讓專利規避FRAND義務，受讓人應當確保不收取比原專利許可合同更高的許可費。專利受讓人不僅需要向標準組織作出FRAND承諾，而且還應該繼受專利轉讓人的FRAND義務。因此，專利受讓人的義務包括兩個方面：履行專利轉讓合同中FRAND承諾義務，向標準組織作出FRAND承諾。

一方面，繼受原專利權人的FRAND承諾，是標準必要專利轉讓合同的必備條款。專利受讓人不得向原專利被許可人或者潛在被許可人，主張違反FRAND承諾的專利許可。根據 “非歧視”原則，專利受讓人應當確保專利許可費不會因為專利權轉讓而有所增加。如果專利受讓人違反了“非歧視”原則，那么不僅損害了被許可人的正當利益，而且扭曲了正常的市場競爭秩序。因此，在標準必要專利轉讓合同中，FRAND承諾必須與專利一起被轉讓。

另一方面，受讓人在受讓標準必要專利之后，應當在合理的時間內向標準組織作出FRAND承諾。如前所述，FRAND承諾是一種單方法律行為。受讓人不僅需要根據專利轉讓合同，履行FRAND義務；而且還需要向標準組織作出FRAND承諾。在歐盟對谷歌收購摩托羅拉專利的反壟斷調查中[17]See EU Commission, Case No COMP/M.6381 - GOOGLE/ MOTOROLA MOBILITY.，歐盟委員會將是否向標準組織作FRAND承諾，作為考量谷歌是否具有壟斷動機的一個重要因素。2012年2月8日，谷歌向各大標準組織發出FRAND承諾聲明，并承諾在未來將遵守摩托羅拉的FRAND承諾。由于向標準組織作出FRAND承諾聲明，所以谷歌不能提高專利許可費，不具有壟斷的動機。

三、專利轉讓后FRAND承諾的法律效力

在主張專利權或者進行專利許可時，專利受讓人應當遵循FRAND承諾。FRAND承諾的法律效力體現在三個方面：對原專利權人、專利受讓人和專利被許可方。

（一）FRAND承諾對原專利權人的效力

在標準必要專利轉讓過程中，原專利權人應當保證FRAND承諾全面、完整且有效地轉讓給專利受讓人。在無線星球訴三星案中，法院認為在標準必要專利轉讓過程中，原專利權人沒有確保FRAND承諾全面、完整且有效地轉讓給專利受讓人，依據《歐盟運行條約》第101條，認定該專利轉讓合同無效。因此，FRAND承諾不僅是專利轉讓合同中的必備條款，而且FRAND承諾是否被全面、完整且有效地轉讓給受讓人將影響專利轉讓合同的效力。

（二）FRAND承諾對專利受讓人的效力

在相同或者類似的情況下，專利受讓人應當確保專利許可條款遵循“公平、合理和非歧視”原則（準則）。如果在專利轉讓之前已經簽訂了專利許可合同，那么專利受讓人應當確保新的專利許可合同與原有專利許可合同基本一致，不能存在“歧視性”條款。在無線星球訴三星案中，專利受讓人無線星球準備修改原許可合同，要求被許可人三星增加專利許可費。在這種情況下，專利受讓人是否違反了FRAND承諾？根據“非歧視”原則，在專利轉讓后簽訂的新的許可合同，應當與原有許可條款相似。否則，專利受讓人不僅破壞了公平競爭秩序，而且原專利權人存在以轉讓專利達到規避FRAND承諾的嫌疑。為了規范標準必要專利轉讓行為，《歐盟運行條約》第101條第1款第4項規定：在等價交易中，如果向不同交易主體提供不同的條款，從而使其處以競爭劣勢，那么這些合同、協議或決議歸于無效。因此，標準必要專利受讓人不得隨意修改原有FRAND許可條款。

（三）FRAND承諾對專利被許可人的效力

在標準必要專利轉讓之后，原專利被許可人是否仍享有FRAND許可的權利，是該案爭議的核心。無線星球訴三星案表明：即使標準必要專利被轉讓，無論是專利轉讓人還是受讓人，均應當遵守FRAND承諾。當專利受讓人提高專利許可費，或者提出更為嚴苛的許可條款，原專利被許可人可以運用FRAND承諾提出抗辯。專利轉讓行為，不應當對FRAND專利許可產生實質影響。

四、對我國標準必要專利轉讓的啟示

無線星球訴三星案，以司法實踐的方式明確了FRAND承諾對標準必要專利轉讓各方的法律效力。雖然我國尚未出現類似案件，但是隨著技術標準的推廣和專利轉讓行為的增多，標準必要專利轉讓在轉讓之后如何適用FRAND承諾，值得我國理論界關注與研究。我國關于標準必要專利相關的制度正在完善之中。例如，國家標準化管理委員會和國家知識產權局于2013年12月19日頒布的《國家涉及標準及專利的管理規定（暫行）》（以下簡稱《管理規定》），規定了技術標準中的專利管理。國務院法制辦2015年12月2日向社會公開的《專利法修訂草案（送審稿）》（以下簡稱《送審稿》），增加了標準必要專利許可的第85條。因此，分析無線星球訴三星案，有助于我國完善與標準必要專利相關的制度。

（一）FRAND承諾在標準必要專利許可中作用

《送審稿》新增的第85條規定：參與國家標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。對于該條款，我國有學者認為彌補了我國專利法缺少專利默示許可的空白，[18]參見李文江：《我國專利默示許可制度探析——兼論〈專利法〉修訂草案（送審稿）第85條》，載《知識產權》2015年第12期，第78頁。開創性地規定了專利權人違反專利披露義務的默示許可責任。但是，也有強烈反對的聲音，認為“目前，國際標準組織知識產權政策在這個問題上并沒有作出任何解讀，也很難達成一致意見，最終是由司法機構進行個案判斷”。[19]張偉君：《默示許可抑或法定許可——論〈專利法〉修訂草案有關標準必要專利披露制度的完善》，載《同濟大學學報（社會科學版）》2016年第3期，第104頁。《送審稿》第85條的立法本意是為了約束專利權人的行為，促進標準必要專利許可；希望通過默示許可，限制“停止侵權”的適用，解決專利許可費爭議。但是，《送審稿》第85條忽略了FRAND承諾在標準必要專利許可中的重要作用。從無線星球訴三星案來看，FRAND承諾比默示許可，更能促進標準必要專利許可。

FRAND承諾對專利權人、專利受讓人和專利被許可人均具有普遍約束力。在本質上，默示許可是一種法律推定的專利許可合同。《送審稿》第85條擬運用合同理論，解決技術標準與專利許可之間的沖突。但是，合同具有相對性。《送審稿》第85條只能約束參與國家標準制定的專利權人。如果參與國家標準制定的專利權人，將標準必要專利轉讓，那么標準必要專利受讓人，將不受《送審稿》第85條的約束。《送審稿》第85條規定的“默示許可責任”，可以通過轉讓標準必要專利而輕易規避。但是，如果專利法規定參與國家標準制定的專利權人，必須提交FRAND承諾，那么即使在專利被轉讓之后，專利受讓人仍必須遵循FRAND承諾。在向標準組織作出FRAND承諾之后，專利權人不再適用“停止侵權”救濟。如果對于專利許可費存在爭議，那么專利權人和標準實施者必須依據“公平、合理與非歧視”原則進行確認。

無線星球訴三星案讓我們看到：轉讓標準必要專利，可以輕易規避《送審稿》第85條的責任。因此，我國專利法應關注FRAND承諾在標準必要專利許可中的重要作用，要求參與國家標準制定的專利權人提交FRAND承諾聲明，將更有利于標準必要專利許可和技術標準的推廣運用。

（二）標準必要專利轉讓之后FRAND承諾的效力

對于FRAND承諾的轉讓性，《管理規定》第13條作出了明確規定：“對于已經向全國專業標準化技術委員會或者歸口單位提交實施許可聲明的專利，專利權人或者專利申請人轉讓或者轉移該專利時，應當事先告知受讓人該專利實施許可聲明的內容，并保證受讓人同意受該專利實施許可聲明的約束。”該規定與《歐盟運行條約》第101條以及《橫向合作指南》非常類似，強調FRAND承諾應當與標準必要專利一同轉讓。但是，《管理規定》只是一種指導性規定，沒有明確違反這一規定的法律責任。

一方面，在標準必要專利被轉讓之后，FRAND承諾對所有當事人具有法律系效力。無論是專利轉讓人，還是專利受讓人，抑或專利被許可人，均受FRAND承諾的約束。FRAND承諾不應因為標準必要專利被轉讓而有所改變。

另一方面，如果專利轉讓人或者受讓人違反了FRAND承諾，那么應當承擔相應的法律責任。在無線星球訴三星案中，英國法院認為標準必要專利轉讓合同中的當事人，沒有履行FRAND承諾的義務，最終判決專利轉讓合同無效。為了防止專利權人濫用市場優勢地位和妨礙公平的市場競爭秩序，我國也應規定在標準必要專利轉讓過程中，因違反FRAND承諾而應承擔的法律責任。

綜上所述，我國司法政策對標準必要專利問題做出回應，不僅是理論的呼吁，更是實踐的需要[20]參見于連超、王益誼：《論我國標準必要專利問題的司法政策選擇——基于標準化體制改革背景》，載《知識產權》2017年第4期，第58頁。。標準必要專利的轉讓，使得技術標準與專利許可更為復雜。無線星球訴三星案說明：在標準必要專利轉讓與許可中，FRAND承諾發揮著重要作用。我國在修改《專利法》和完善涉及標準及專利管理規定時，應當關注在標準必要專利轉讓之后，FRAND承諾對各方當事人的法律效力。

The patent holders of Standard Essential Patents have dominant position in the relevant market since the technical standards were adopted. To prevent illegal monopolies, Standard Setting Organizations require patent holders to make a commitment of “Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND)” license.After standard essential patents were assigned to the others, however, the legal effect of the FRAND commitment should be reconsidered. The case of Unwired Planet International Ltd v. Samsung in the U.K. shows that the commitment shall be interpreted as binding on all successors-in-interest. This case is worth studying by China.

standard essential patent; patent assignment; FRAND; legal effect

袁曉東，華中科技大學管理學院知識產權系教授

蔡宇晨，華中科技大學管理學院博士研究生

國家自然科學基金“專利分散對我國戰略性新興產業自主創新的影響機理及政策選擇研究”（編號：71373088）。