論失效專利應用及侵權風險防范

文/李文江

論失效專利應用及侵權風險防范

文/李文江

專利保護期限的規(guī)定，使專利在保護期滿或其他法定原因而進入公有領域，成為社會公眾可自由使用的智力成果。截止2004年，世界上累計專利數(shù)量已達到6 000萬件左右，但失效專利達到近3 000萬件。面對仍然具有較高應用價值的失效專利，發(fā)達國家予以了極大的關注。據調查，依靠專利立國的日本，通過國際專利貿易和進一步利用失效專利，不僅縮短了近60%的研發(fā)時間，而且節(jié)約了80%的研發(fā)費用。與發(fā)達國家相比，我國對失效專利的再利用明顯落后，意識不強，一定程度上造成了資源浪費。如何有效利用低成本的失效專利，對我國專利研發(fā)和技術更新都具有十分重要的現(xiàn)實意義。

一、失效專利的涵義

所謂失效專利，顧名思義就是失去“效力”的專利。但是，此失去的“效力”并非專利效力的全部，僅指法律效力。因此，失效專利的解釋是專利法意義上的，筆者贊成從法律層面解釋失效專利。

首先，有效的專利不僅具有知識產權共有的特征，而且具有法律性、技術性、市場性三大特性。那么，失效專利雖然失去了法律性，但并非喪失了專利的全部效用，其技術性和市場性依然存在。因此，部分學者認為，對失效專利的解釋應該縮小范圍，失效專利只是到期專利及放棄專利權的專利。

其次，從失效專利的英文表達方式看，查閱我國學者的文獻，有三種表現(xiàn)形式：顧東蕾認為失效專利的英文是invalid patent；劉洪文獻中失效專利的英文表達為disabled patent；還有一種英文表達方式expired patent。上述三種方式中，invalid，disabled是指無用，沒有效用，無法使用等意思；expired是過期的意思，過期的專利只是失效專利的一種。可見，上述三種方式的表述都不準確。英國知識產權局網站上將失效專利表述為Patents Not in Force，即不受法律保護的專利。

由上分析可見，失效專利是基于該專利已經喪失專利權和申請權而言的，專利權人因為失去了壟斷性權利，專利技術進入公共領域，成為公知技術。

二、失效專利產生的原因

要弄清失效專利是否存在應用價值及其價值大小，首先應該系統(tǒng)分析失效專利產生的原因。在此，筆者分析認為有以下四個方面的原因：

（一）專利保護期屆滿失效

給專利規(guī)定保護期限，是世界各國的共性規(guī)定，既體現(xiàn)了法律對專利保護的積極態(tài)度，又可以理解為法律對專利權作出了時間限制。我國《專利法》將發(fā)明、實用新型和外觀設計三種專利的保護期限作出了區(qū)別性規(guī)定，即發(fā)明專利保護20年，實用新型和外觀設計保護10年。該保護期就是專利權存在的有效期限，超出保護期，專利技術即進入公共領域，成為任何人都可以免費使用的社會資源。《專利法》第42條、第43條和第44條分別規(guī)定了專利權的保護期限和專利權在保護期限屆滿前終止的情形。2010年《專利法實施細則》第6條還提到了已失效專利的恢復制度，填補了《專利法》的立法疏漏。

（二）專利權人主動放棄專利權

據筆者研究，讓專利權人主動放棄權利的情形有以下兩種：

1.專利申請人放棄專利申請權

此情形依據專利申請案是否公開分為兩個階段：第一階段，專利申請未公開之前申請人撤回申請，僅視為放棄申請權，因此不產生失效專利。第二階段，專利申請被公開后申請人撤回了申請，因為申請內容被公開，擬申請的專利技術自然成為公知技術，因此，產生了失效“專利”。此“專利”雖然并不是真正意義上的專利，即沒有被授予專利權，但是申請人也無法通過商業(yè)秘密進行保護。

2.專利權人放棄專利權。

此專利權的放棄劃分為被動放棄和主動放棄兩種形式：第一，被動放棄。一是因為繳納專利年費是專利權人的法定義務，如不能按時足額繳納就可能失去專利權；二是專利權因無人繼承而被動放棄。專利權轉移包括轉讓和繼承兩種方式，但部分專利無人繼承，當然也就無人繳納專利年費，此時該專利就淪為失效專利。第二，主動放棄，即專利權人以書面聲明方式主動放棄專利權。主動放棄的理由，客觀上是因為世界上技術發(fā)展日新月異，新的專利技術不斷代替舊的專利技術。據資料顯示，英國現(xiàn)有專利中，保護期限維持10年以上的不足一半，維持到屆滿者也不足18%；法國現(xiàn)有專利中，維持10年以上的僅25%，維持到屆滿者不足5%；德國專利的實際保護壽命，平均不足9年，維持屆滿者僅占4%。我國發(fā)明專利保護期限維持到屆滿的幾乎沒有。這些被放棄的專利就是失效專利。

（三）未在我國申請的國外專利

依據專利的地域性和《世界保護工業(yè)產權巴黎公約》，《專利法》屬于本國法，在國外已經申請的專利，只有在我國成功申請才能受到我國的專利法保護。在國外享有專利權的專利權人，即使在我國申請專利，也需要在優(yōu)先權期內進行，否則，也可能喪失在我國申請專利的機會，使國外的有效專利成為我國的失效專利。現(xiàn)實中，部分外國專利權人甚至跨國公司并沒將在國外享有專利權的專利全部在我國申請，也就是說，我國企業(yè)免費使用外國專利成為可能。但值得強調的是，我國企業(yè)利用該專利生產的專利產品在本國銷售沒有問題，但如果出口到該專利權人享有專利權的國家，勢必構成侵權。

（四）專利因被宣告無效而失效

為了消除問題專利，我國《專利法》規(guī)定了7項理由，任何人、任何時候都可以請求專利復審委員會宣告專利權無效。被宣告無效的專利，意味著自始都不存在，自然淪為失效專利。

此外，基于我國實施“及時公開和延遲審查”的專利審查原則，因此，一些專利申請出現(xiàn)已公開但未獲授權。嚴格意義來講，此類專利申請并應該視為失效專利，但是，被公開的非專利技術，類似于被無效的專利。對于此類技術，需要具體分析，一是屬于存在技術缺陷的，應該分析缺陷原因，其應用價值或許存在局限性；二是如果因為申請文件本身問題致使申請失敗，那么，該申請案可能存在較大的利用價值。

三、失效專利應用的價值和策略

通過分析失效專利產生的原因，我們知道這些專利雖然失去了法律保護，但仍然具有一定的應用價值，我國企業(yè)應珍惜并研究應用策略。

（一）失效專利的應用價值

首先，專利失效后，其核心技術進入公共領域。我國企業(yè)直接實施，不僅不會構成侵權，而且可以省去一大筆使用或轉讓費用。

其次，應用失效專利有利于了解行業(yè)技術動態(tài)。一般情況下，失效專利并非意味著專利技術處于落后狀態(tài)，實際上看，失效專利仍然代表本行業(yè)技術的領先水平。因此，通過分析失效專利的技術特征、技術分布和專利產品的走向，有利于投資者作出科學的投資取舍。

其三，利用失效專利進行深度開發(fā)。分析、研究失效專利的一個重要目的就是對失效專利進行二次開發(fā)，有利于現(xiàn)有技術的升級換代。進一步說，部分失效專利的技術應用比較成熟，市場對專利產品的銷售環(huán)境和消費者反饋情況也比較明朗，因此，有利于投資者充分利用失效專利技術，在較高的起點上開發(fā)出更實用、更具有前瞻性的技術方案。

其四，失效專利的價值不僅包括專利本身的應用，其價值評估結果也具有一定的借鑒意義。其已有的價值評估結果，不僅有利于確定相關專利的價值，而且對相關專利許可使用費、專利轉讓費及侵權賠償數(shù)額的確定都具有重要的參考價值。

（二）失效專利實際應用的方法與策略

面對尚存在應用價值的失效專利，我國企業(yè)如何充分利用并挖掘其潛能，筆者認為，應該從4個方面研究應用方法和策略：

第一，如果未充分實施的專利淪為失效專利，這是我國可以直接實施的對象。一方面，全面分析失效專利技術所處的技術狀態(tài)和市場周期，充分應用失效專利；另一方面，面對高于失效專利產品的新產品，企業(yè)可以依靠消費習慣和市場認可度，維持失效專利產品相對較高的市場占有率，例如失效的藥品專利，雖然醫(yī)藥技術在不斷的發(fā)展，但人的病痛并沒有太多的改變，仍然可以通過使用藥品失效專利產生經濟利益。

第二，對于尚有技術潛能的失效專利，其應用價值更為可觀。部分失效專利，或因暫時專利產品不被市場接受，或因國外專利失去了在我國申請的有利時機等，在我國市場尚有較大潛能，必然成為我國企業(yè)角逐的對象。如2003年，通用公司狀曾起訴我國奇瑞公司汽車對其旗下SPARK汽車外觀侵權，最后卻因為原始車型是韓國現(xiàn)代公司的一款車型，而且該車型并沒有在中國申請專利，那么對中國來講就是失效專利，最后不了了之。

第三，為本企業(yè)產品升級換代提供技術依據。企業(yè)將與自身產品相關的失效專利產品進行分析，即使失效專利已經不具有繼續(xù)實施的現(xiàn)實價值，但其技術特征仍然可以為企業(yè)技術革新提供技術依據，促進企業(yè)技術創(chuàng)新和產品升級換代。如荷蘭飛利浦公司曾經申請了錄音機系列的一些專利，但由于市場原因放棄了相關專利，從而成為了失效專利，但此后日本將其失效專利產品進行技術改善，不僅申請了新的專利，而且研制并推出了適銷對路的專利產品。

第四，解決了從屬專利的麻煩。我國《專利法》第50條規(guī)定，如果一項專利的實施有賴于他專利的實施，而且此項專利的實施比所賴專利具有顯著經濟意義的，可以請求強制許可。所賴于實施的專利稱為從屬專利。如果通過檢索發(fā)現(xiàn)從屬專利已經屬于失效專利，那么，專利權人不僅免去了請求專利強制許可的麻煩，而且節(jié)約了許可使用費用。

四、獲取失效專利的途徑

便查詢。

以上3個途徑都是通過網絡數(shù)據庫獲得失效專利及其法律狀態(tài)，但是，如果我國的企業(yè)真的選準了失效專利，在實施之前，仍然需要進一步核實該專利的真實法律狀態(tài)，確保不存在侵權風險。

五、應用失效專利的風險及防范

面對全球龐大的專利信息，如何查詢失效專利的具體情況。筆者據考察認為，主要有3個途徑：

（一）通過官方網絡數(shù)據庫獲得失效專利

通過此途徑查詢有三步：第一步，查詢對應專利。我們可以選擇世界知識產權組織或主要國家的專利數(shù)據庫及網絡檢索入口進行查詢，因為這些官方網站及檢索主頁均面向社會公開。依據查詢主題，通過相應的檢索方法，得到檢索結果。第二步，依據檢索結果，判斷專利的法律狀態(tài)，即判斷所檢索的專利是否為失效專利。一般歐洲專利局數(shù)據庫中的專利有以下幾種法律狀態(tài)標示中一種的，即為失效專利：Withdrawn，Deemed withdrawn，Refused，Terminated，Before grant，Ceased，Expired，Revoked，Surren?dered。其法律狀態(tài)可以在頁面上INPADOCLegal status中獲取。第三步，補充檢索，即因部分國家的專利信息不能直接獲得，需要進行二次檢索或多次檢索，就需要通過這些國家知識產權網站的法律檢索入口再次檢索對應專利，獲得其法律狀態(tài)，比如我國和德國，通過國家公布的鏈接頁面，檢索其法律狀態(tài)，即可判斷其是否為失效專利。

（二）通過專業(yè)專利軟件獲得失效專利

專利信息量大，應用需求量也大，客觀上需要建立專利軟件，專門服務專利需求者查詢專利信息。專業(yè)的專利軟件，不僅直接提供了專利檢索和專利分析的路徑，而且可以幫助企業(yè)判斷專利檢索結果的法律狀態(tài)。目前國內外有大量的專利軟件可供大家選擇，如國內東方靈盾中外專利檢索及分析平臺、中國知識產權網、中國知識產權出版社專利信息分析系統(tǒng)、臺灣連穎科技股份有限公司的系統(tǒng)等；國外的湯姆森、Aurekr、Delphion和Vivisino等。

（三）其他獲得失效專利的方式

我國企業(yè)查詢并獲得失效專利，除了上述兩種渠道，還可以通過我國的《專利公報》，尤其是國家知識產權局自1985年以來建設的《中國失效專利光盤數(shù)據庫》和中國專利發(fā)展公司出版的《中國失效專利說明書全文》光盤版等查詢。世界上部分國家也非常重視失效專利的查詢和利用，如英國和歐洲專利局也都建立了失效專利數(shù)據庫，方

（一）失效專利應用中存在的侵權風險

被確認為失效的專利是不受法律保護的，但是失效專利在制度上、時間上仍然存在不確定性。因此，失效專利應用中可能存在侵權風險。

1．制度上的不確定性可能造成的侵權風險

首先，因為侵權而失效的專利。我國專利法規(guī)定，對實用新型和外觀設計專利申請只作形式審查，不作實質審查，因此，此兩類專利失效的原因大多是因為與在先權利相沖突，那么，如果應用失效專利就勢必侵犯在先權利。

其次，我國專利法規(guī)定了禁止重復授權原則，允許就同樣的發(fā)明既申請發(fā)明專利又申請實用新型專利，先獲得實用新型專利，等發(fā)明專利審查通過后，專利權人必須書面申明放棄實用新型專利。此情此景，實用新型專利就成為失效專利。此專利形式上看是失效專利，實質上是被另一有效專利所取代，并非真正意義上的失效專利，那么，此失效專利被應用必然侵犯專利權。

其三，我國專利法規(guī)定了專利無效宣告制度，其宣告和維持的過程曠日持久，專利是否真正無效需要經過專利復審委員會、知識產權法院多次判定。如果依據其中某一個環(huán)節(jié)的判斷結果就視為失效專利使用，也可能造成專利侵權。

其四，在已失效專利的恢復制度上，一些國家的規(guī)定與我國存在差異。一是權利恢復的理由。美國《專利法》第137條明確規(guī)定，專利權恢復有“不可避免的”和“非故意的”兩個理由。同時滿足即符合恢復條件。英國《專利法》第28條第3款（b）1中規(guī)定，專利權恢復的條件是當事人“非故意”延誤期限。我國《專利法實施細則》第6條第1款的規(guī)定，既存在對對已失效專利的恢復的事由規(guī)定不明，又對申請恢復已失效專利的主體范圍規(guī)定不明，僅以“當事人”的稱謂統(tǒng)而概之，缺乏可操作性，不利于保護當事人的權益。二是關于專利權恢復的主體，英國《專利法》第28條第2款和印度《專利法》第60條均賦予權利共有人之一辦理專利權利恢復的權利。我國《專利法實施細則》第119條的規(guī)定始終未提及專利權利共有人是否可以辦理權利恢復手續(xù)。

2．使用失效的改進專利可能出現(xiàn)的侵權風險

對于可申請專利的發(fā)明而言，既包括基礎發(fā)明，又包括改進發(fā)明。如果改進發(fā)明是以現(xiàn)有的有效專利為基礎，那么，該改進發(fā)明專利的實施必然受到基礎發(fā)明專利的制約。一旦改進發(fā)明專利失效，其使用同樣受到基礎發(fā)明專利的制約。如果使用該失效專利，就會產生侵權風險。

3．使用專利組合中的失效專利可能出現(xiàn)的侵權風險

專利申請人在申請專利時，為了切實保護專利技術，通常既就整體專利技術方案申請專利，又將專利產品的各部件申請若干專利，作為核心專利的防御專利。核心專利被實施后，部分專利權人會放棄對防御專利的維護，使其淪為失效專利。但是，對此失效專利的應用，有可能構成對核心專利的等同侵權。

4．專利保護期限的不確定性可能造成侵權風險

世界各國的專利制度雖然規(guī)定了專利保護期限，但部分國家為了保護專利權人利益，又規(guī)定允許對特殊專利延期保護，如美國在藥品等專利的保護中，對補償專利申請時行政審批的期限進行了規(guī)定，首先，1984年頒布并實施《藥品價格競爭和專利期限補償法》，其第二篇中規(guī)定，基于人用藥品、醫(yī)療器械、食品等專利產品的生產需要經過政府審批或許可，而政府審批需要一定的時間，因此，作出延長了該類特殊專利的保護期限。其次，在1988年，頒布《動物仿造藥和專利期限補償法》。該法將專利期限補償規(guī)定擴展到動物藥品領域。其三，1995年6月8日《烏拉圭回合協(xié)議法》正式生效，雖然使美國專利壽命的規(guī)定有所變革，但是對于尋求上市許可的醫(yī)藥專利產品，專利期限補償制度并未從本質上改變，一項專利最多可以延長保護5年。其四，美國確立了專利期限補償制度的執(zhí)法主體。

美國的專利期限補償制度的執(zhí)法主體有兩個：美國食品和藥品監(jiān)督管理局（FDA），美國專利與商標局。前者負責判定法定產品的專利期限補償資格，后者負責確定專利補償?shù)钠谙蕖＝汧DA資格審核，提交美國專利與商標局。

具體到應用外國專利，我國企業(yè)必須重視其法律對專利保護期限補償制度的規(guī)定，如果法定保護期限屆滿，且不存在延長專利壽命，可以直接作為失效專利加以應用。但是，只要存在期限補償制度保護，即使法定保護期滿屆滿，如視為失效專利應用，就可能與保護期延長的規(guī)定相抵觸，構成專利侵權。

（二）失效專利應用中侵權風險的防范

針對上述失效專利的侵權風險，如何防范成為擺在我國企業(yè)面前的嚴峻問題。筆者建議，應用企業(yè)擴大檢索范圍，準確確定失效專利的法律狀態(tài)。

第一，擴大對失效專利的主體進行檢索。為防止同一發(fā)明人就同一發(fā)明在不同國家、不同專利類型申請專利，為防止專利轉化保護可能出現(xiàn)的侵權風險，意欲應用失效專利的企業(yè)，不僅要檢索失效專利，而且要檢索失效專利發(fā)明人和申請人所擁有的專利情況。

第二，擴大對失效專利的客體進行檢索。為防止出現(xiàn)對失效專利相近技術主題有效性的侵犯，建議在應用失效專利之前，擴大對其相近主題專利的檢索。

第三，擴大對失效專利所屬的技術領域進行檢索。專利所屬技術領域及其情況是專利申請文件的重要內容，因此，在查詢失效專利時，對其所屬技術領域進行檢索，不僅有利于準確判斷失效專利的保護狀況，而且有助于依據相關技術領域的發(fā)展情況，更好地開發(fā)和實施失效專利。

第四，擴大對國外專利制度及其實施情況的檢索。使用國外失效專利，除了要注重專利本身的檢索外，還必須關注相關國家專利制度關于失效專利保護的例外情形，如應用美國失效專利就需要考察失效專利是否存在延期保護的動向，以免出現(xiàn)專利侵權。

六、結語

2016年11月4日，《關于完善產權保護制度依法保護產權的意見》出臺，其中：“第九條為：加大知識產權保護力度。加大知識產權侵權行為懲治力度，提高知識產權侵權法定賠償上限，探索建立對專利權、著作權等知識產權侵權懲罰性賠償制度……將知識產權保護和運用相結合，加強機制和平臺建設，加快知識產權轉移轉化。”專利權的應用固然重要，但畢竟程序復雜、許可使用費較高，對于中小企業(yè)而言并非易事。對于失效專利的應用就成為中小科技型企業(yè)利用外智的重要選擇。從本文論述可見，隨著全社會創(chuàng)新意識的迅速提高，失效專利的概念和價值逐漸被我國企業(yè)尤其中小型企業(yè)所理解和接受。對于失效專利的再利用，或采取拿來主義的方式，或采取二次開發(fā)的策略，除此之外，失效專利還可以給研發(fā)人員帶來靈感，促進新的技術方案的形成。然而，面對國家加大知識產權保護力度，應用失效專利又必須分析其法律狀態(tài)，分析可能存在的風險點，以保障失效專利的正常應用。

本文系2015河南省軟科學項目（152400410074）、2014河南工業(yè)大學人文社會科學創(chuàng)新人才培育項目（2014SKJJ04）的階段性成果。

（作者單位：河南工業(yè)大學法學院）