論最接近的現有技術的選擇對創造性判斷的影響

潘樹志+沈丹陽

《專利審查指南2010》第二部分第四章中指出，判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，通常可按照以下三個步驟進行。

（1）確定最接近的現有技術；

（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；

（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

在實踐中，會出現如下情況：根據所引用的對比文件，運用三步法來判斷貌似可以得出發明顯而易見的結論。然而，從技術方案的整體來考慮，發現對比文件中并不存在對要求保護的發明的技術啟示。

例如，審查員引用兩篇對比文件評述權利要求的創造性，指出權利要求相對于最接近的現有技術即對比文件1存在區別技術特征A，然而區別技術特征A被對比文件2所披露，該區別技術特征A在對比文件2中的作用與其在本發明中為解決重新確定的技術問題所起的作用相同。因此，對比文件2給出了將該特征A應用到對比文件1以獲得本發明權利要求1的技術方案的啟示。

按照審查員的思路，確實會得出權利要求的技術方案是顯而易見的結論。然而，從技術方案整體上來理解，卻發現對比文件1和2的結合并非如審查員所指出的那樣是顯而易見的，因為這種結合面臨技術上的障礙，本領域技術人員沒有動機進行這種結合。

為何會出現這種情況，筆者認為，不當選擇最接近的現有技術，可能會導致運用三步法進行判斷得出不合理的結論。

案例

（一）涉案申請

本案涉及圖像處理設備和圖像處理方法，其能夠通過處理多個視點圖像生成所希望的圖像質量的圖像數據。

該案權利要求1如下：

1.一種圖像處理設備，包括：

內插處理模塊，配置為基于多個視點圖像生成多個內插圖像；和顯影處理模塊，配置為基于顯影參數和與所述多個內插圖像和所述多個視點圖像相關聯的多個射線向量顯影對象圖像。

（二）審查意見

審查意見中將對比文件1作為最接近的現有技術，其披露了一種電子設備，具體公開了：在拍攝圖像的圖像數據取得后，變更拍攝圖像的景深。在顯示對象圖像或基于對象輸入圖像的圖像時，還顯示用于設定UI的滑動條，此狀態下，能夠接受用戶進行的景深調整指示（即顯影參數），類似地，變更其他滑動條或操作觸控面板來調整其他參數（即顯影處理單元，被配置為基于顯影參數顯影對象圖像）。

權利要求1與對比文件1相比，區別技術特征為：（1）內插處理單元，被配置為基于多個視點圖像生成多個內插圖像；（2）顯影處理單元，被配置為基于與多個內插圖像和多個視點圖像相關聯的多個射線向量顯影對象圖像。

審查意見進一步指出，上述區別技術特征被對比文件2所披露。具體如下：

對于區別技術特征（1），對比文件2公開了：當處理物理視場的不同視圖時，處理機制被配置用于完成不同視圖之間的視圖變形或差值操作，以產生物視場的附加視圖，該附加視圖看上去是從陣列中各光學元件位置之間的位置處獲得的視圖（即內插處理單元，被配置為基于多個視點圖像生成多個內插圖像）。且所述特征在對比文件2和權利要求1中所起的作用相同。

審查意見進一步指出，對于區別技術特征（2），對比文件2還公開了以下特征：全光照相機對四維光學相位空間或光場進行采樣，同時捕獲關于光線的方向分布（即相關聯的多個射線向量）的信息；通過車輛裝置處理由CCD陣列捕獲的圖片陣列以產生最終圖像。通過適當混合這些圖像，處理裝置能夠實現各種光場效果，以及調整最終圖像的景深（即根據多個圖像相關聯的多個射線向量顯影對象圖像）且該特征在對比文件2和權利要求1中所起的作用相同，均是為了重構圖像。

因此，在對比文件1的基礎上結合對比文件2得到權利要求1的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的，因此權利要求1的技術方案不具有突出的實質性特點和顯著進步，所以不具備創造性。

（三）代理人分析

代理人深入分析對比文件、本發明以及審查意見，發現審查意見并不合理。

本發明所要解決的技術問題在于：用戶期望獲得高品質采集圖像，為此需要能夠生成符合用戶的意圖的圖像處理設備和處理方法。

而對比文件1所要解決的技術問題在于：通過數字聚焦所獲得的輸出圖像的場深應該滿足用戶的期望。然而，沒有足夠的用戶界面來幫助實現場深的設置以及確認。因此期望能夠容易地設置場深。

可見，對比文件1與本發明所要解決的技術問題并不相同。

根據審查意見，權利要求1中部分技術特征被對比文件1所披露，其余技術特征被對比文件2披露，且區別技術特征在對比文件2中的作用與其在本申請中的作用相同。

針對上述意見，通過比對本申請權利要求1與對比文件后發現，雖然本發明的技術方案與對比文件存在顯著區別，但是，就單獨分離出來的幾個特征本身來說，確實難以爭辯這些特征并未被對比文件1、2披露，在此基礎上，運用三步法進行的評判會得出權利要求1不具備創造性的結論。

通過進一步深入分析發現，若按照審查意見所指出的，試圖將對比文件2中相應的特征結合到對比文件1中去，則發現難以實現這種結合，理由如下：

對比文件1公開了：目標輸出圖像生成部，通過圖像處理改變一個目標輸入圖像的景深，生成一個目標輸出圖像。圖像拾取裝置是數碼靜止照相機，可獲取并記錄靜止圖像，或數碼攝像機，以獲取并記錄靜止圖像和移動圖像。也就是說，對比文件1公開了一種通過傳統的單個照相機或攝像機捕捉圖像，然后對單個圖像調整景深的方案。

對比文件2公開了一種全光照相機，與傳統照相機不同，全光照相機額外包括位于物視場和主透鏡之間的光學元件陣列。該陣列中的每個光學元件從與陣列中的其他光學元件不同的角度接收來自物視場的光，并從而將物視場的不同視圖導入主透鏡。以這種方式，光檢測器陣列從陣列內的每個光學元件接收物視場的不同視圖。

可以發現對比文件1和2的技術方案所處理的對象（圖像）不同，對比文件1處理由傳統照相機捕捉的單個圖像，對比文件2處理由全光相機捕捉的陣列圖像中的多個圖像。

傳統相機獲取的單個圖像只有一個視野，而全光相機捕捉的陣列圖像包括多個視野，顯然多個視野的景深處理與單個視野的景深處理是不同的。

根據審查意見可知，除了權利要求1的主題名稱“一種圖像處理設備”之外，對比文件1中僅僅披露了“顯影處理單元基于顯影參數顯影對象圖像”這一個技術特征。即使認為對比文件2中披露了權利要求1中的剩余特征“基于與所述多個內插圖像和所述多個視點圖像相關聯的多個射線向量顯影對象圖像”，若將該特征應用到對比文件1中，則是要將對比文件1中的電子設備修改為基于顯影參數和與多個內插圖像和多個視點圖像相關聯的多個射線向量顯影對象圖像。然而，就對比文件1的電子設備來說，并不存在引入內插圖像、多個視點圖像以及多個射線向量的基礎，也就是說，若要對對比文件1的技術方案進行修改，需要對對比文件1中的傳統相機的構造進行大的改動，或者需要完全摒棄對比文件1中的傳統相機，而對于本領域技術人員來說，基于對比文件1、2的教導是沒有啟示對對比文件1進行如此大的修改的，在沒有其他公開的相關技術的情況下，本領域技術人員也不知道如何進行這種修改。因此，本領域技術人員沒有動機進行這種結合。

事實上，權利要求1中的“基于顯影參數和與所述多個內插圖像和所述多個視點圖像相關聯的多個射線向量顯影對象圖像”是一個完整的技術特征，不能被簡單拆分為分離的多個單獨技術特征。雖然認為分割開的單獨技術特征已被對比文件1和2公開，但是由于上述原因，對比文件1和2中未給出進行這種結合的啟示。

判斷過程中，應當看現有技術中整體上是否存在技術啟示，使本領域技術人員面對技術問題時，有動機改進最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。而對于本案來說，并不存在這種技術啟示，因此權利要求1的技術方案相對于對比文件1和2是非顯而易見的。

基于上述分析提交陳述意見后，審查員在后續審查意見通知書中重新引用新的對比文件作為最接近的現有技術。

該案例引發的思考

（一）若對比文件2作為最接近的現有技術

對于本案來說，可以說對比文件2比對比文件1披露了更多的技術特征，若將對比文件2作為最接近的現有技術會怎樣？

實際上，雖然表面上看來對比文件2公開了更多的技術特征，但是從本質上來講，其技術方案與權利要求1的技術方案也是有顯著區別的。

對于權利要求1與對比文件2的區別技術特征，“顯影處理單元基于顯影參數顯影對象圖像”，其被對比文件1所披露，該技術特征在對比文件1中所起到的作用與其在本發明中所起的作用不同。

可見，若選擇對比文件2作為最接近的現有技術，會導致對比文件1中未給出與對比文件2結合的啟示的情況。由于審查員在選擇最接近的現有技術時還要考慮便于后續的說理步驟，所以，審查員有可能基于此原因未將對比文件2作為最接近的現有技術。

（二）三步法為何失靈

通過該案例，可以看出，貌似運用三步法進行的評判得出的結論有時候并不合理，那么問題出在何處？

讓我們看一下審查指南中對最接近的現有技術的定義：“最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現有技術，例如可以是，與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術。”

實際上，在該案例中，權利要求1中僅有特征“一種圖像處理設備”、“顯影處理單元，被配置為基于顯影參數顯影對象圖像”被對比文件1所披露。即對比文件1僅僅披露了權利要求1的小部分技術特征。根據指南中最接近的現有技術的規定，選擇對比文件1作為最接近的現有技術似乎并不妥當。

由于權利要求1與對比文件1存在較多區別技術特征，所以，若要將對比文件2與對比文件1進行結合，需要對對比文件1的發明構思進行較大的改進，本領域技術人員難以從中得到進行這種改進的啟示，因此這種改進是非顯而易見的。

從上述審查指南中的規定可以看出，最接近的現有技術可以是以下中的任何一種：與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近的現有技術；與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近并公開了發明的技術特征最多的現有技術；公開了發明的技術特征最多的現有技術；雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術。

可見，根據審查指南，滿足上述中任一種情況的現有技術都可以被選擇為最接近的現有技術，這使得審查員在檢索確定最接近的現有技術時，具有更大的自由裁量權。然而，該規定的缺憾是有可能導致最接近的現有技術的選擇具有一定的隨意性，導致與待審發明實質上相去甚遠的對比文件也有可能被選定為最接近的現有技術，從而本領域技術人員難以從中得到技術啟示對其進行改進來獲得待審發明的技術方案，進而導致貌似運用三步法進行的評判得出不當結論。

鑒于上述情況，如何選擇最接近的現有技術，為三步法的判斷奠定合理的邏輯基礎，值得深入思考。

（三）確定最接近的現有技術的原則

1.國外的相關規定和做法

他山之石可以攻玉，首先參考一下美國和歐洲在創造性審查中的一些相關規定。

（1）美國

美國對組合現有技術建立了一種“教導、提示、動機”的準則（teaching，suggestion，motion test，簡稱TSM準則）。根據這一準則，當創造性的判斷需要將多份對比文獻組合起來時，只有當這些文件中給出了明確的建議、教導，使本領域普通技術人員有動機將它們組合起來，才允許以這些對比文獻的組合來否定申請發明的創造性。（尹新天.《中國專利法詳解》.知識產權出版社，2011年3月）

TSM準則可以防止以“事后之明”方式評述發明創造，提高創造性判斷的法律可預測性，在一定程度上防止創造性結果因人而異，從而將創造性判斷的主觀隨意性減小到最低程度。

美國聯邦最高法院的一份判決中曾指出，當專利權利要求所要求保護的發明是已知技術的組合時，通過兩份以上現有技術的結合得出該組合不具備創造性的結論是需要一定規則的。因為，即使不能說全部發明創造，也可以說絕大多數發明創造都是在已知技術的基礎上產生出來的，因此專利申請的權利要求所要求保護的技術方案幾乎不可避免地都是由已知的技術特征組合而成，只不過組合的方式不同而已，如果允許采用任何拼湊已知技術的方式來否定創造性，那么世上將沒有幾件專利申請能夠獲得批準。

可以看出，根據TSM準則，美國對于創造性評判中強調對比文件中需要給出明確的建議、教導，使本領域普通技術人員有動機將它們組合起來，才允許以這些對比文獻的組合來否定申請發明的創造性。

當然，在2007年美國聯邦最高法院對“KSR案”作出終審判決之后，對TSM準則的運用做了些調整。根據美國聯邦最高法院的判決，科技發展狀況以及市場需求也是考慮創造性的重要因素。

（2）歐洲

歐洲專利審查指南中關于最接近的現有技術的定義是：“最接近的現有技術是指：一篇單獨的文獻，其公開的特征組合構成了作為最有希望的出發點（starting point），經過顯而易見的發展，便可達成本發明。在確定最接近的現有技術時，首先考慮的是其具有與本發明接近的目的或者效果，或者至少屬于與本發明相同或最接近的技術領域。實務中，最接近的現有技術通常是對應于相近的發明目的、且只需要針對結構和功用做最小修改便可得到所請求保護的發明”。（馬云鵬.創造性判斷“三步法”的反思及“整體比較法”的提出.《中國發明與專利》，2015年第12期）

筆者認為，其中所提到的“實務中，最接近的現有技術通常是對應于相近的發明目的、且只需要針對結構和功用做最小修改便可得到所請求保護的發明”，很值得我們借鑒。

此外，歐洲專利局審查指南中詳細描述了一種判斷非顯而易見性的方法，即“問題和解決方案法”（“problem-and-solution approach”），這種方法主要有以下三個步驟：

①確定最接近的現有技術；

②確定要解決的技術問題；

③從最接近的現有技術和技術問題出發，考量本發明對所屬領域技術人員是否是顯而易見的（即現有技術中是否對發明有啟示）。（施曉雷.中歐專利理論和實踐的比較研究之創造性.《中華全國專利代理人協會2011年高端學術研討會論文》）

在歐洲，啟示這一步又被稱作“could-would approach”，具體而言，在第三步需要判斷現有技術是否在整體上有啟示促使本領域技術人員在面對所要解決的技術問題時去修改或調整最接近的現有技術，從而得到本發明權利要求的技術方案。換言之，重點不在于所述領域技術人員是否能夠（could）通過調整或修改最接近的現有技術來得到本發明權利要求的技術方案，而是在于在現有技術的啟示下他是否會（would）這樣做去解決技術問題從而得到本發明權利要求的技術方案。

也就是，如果本領域技術人員僅僅能夠通過修改最接近的現有技術而得出本發明權利要求的技術方案，這并不足夠表明本發明權利要求的技術方案是顯而易見的。因為，在面對已經檢索出的對比文件時，很容易通過事后分析，認為本領域技術人員能夠對對比文件進行修改從而得到本發明權利要求的技術方案，然而，得出此結論很可能是由于事后諸葛亮式的思維。相反，如果本領域技術人員期望解決本發明上述技術問題，并且基于最接近的現有技術給出的教導或啟示，會作出這種修改的話，才能夠認為本發明權利要求的技術方案是顯而易見的。也就是說，關鍵是是否有動機促使本領域技術人員作出這種修改。

2.我國關于創造性的判斷方法與歐洲的比較

我國專利法主要借鑒了歐洲的經驗，此處主要和歐洲的創造性判斷方法稍作比較。

我國的創造性三步法與歐洲的判斷方法很接近，筆者認為，主要區別體現在最接近的現有技術的規定，與我國最接近的現有技術的定義相比，歐洲的規定似乎更具有結果導向性，更注重發明構思的考察，或者說更注重整體技術方案的把握，按照此思路，所選擇的現有技術，只需要針對結構和功用做最小修改就可得到所請求保護的發明。

而我國審查指南中關于最接近的現有技術的規定如前所述，對技術方案的整體把握的要求規定的不夠嚴格，因此有時會導致不當的現有技術被選中，據此推理而得出不合理的結論。

針對最接近的現有技術的選擇，我國有審查業務專家指出：在選擇最接近的現有技術時，應當優先選擇與發明構思一致或接近的現有技術，慎重選擇構思不同的現有技術，放棄構思相悖的現有技術（馬文霞，劉麗偉.創造性判斷中發明構思的把握與應用）。筆者認為，這種思想與歐洲的選擇最接近的現有技術的思想是類似的，值得推廣。

3.實踐中最接近現有技術選擇的考量因素

三步法的三個步驟是依次遞進的關系，確定最接近的現有技術是該邏輯關系得以合理發展的前提，如果最接近的現有技術選擇不當，則依照三步法判斷所得出的結論就很可能是不可靠的。技術領域、技術問題、技術手段、技術效果等要素都是需要考慮的因素。此處主要強調以下幾個方面。

首先，發明所要解決的技術問題是發明構思的起點，通常若對比文件旨在解決相同或相似的技術問題，才可能具有最接近的發明構思；在此基礎上，才可能具有朝著要求保護的發明的方向進行改進的技術需求，從而促使本領域技術人員有動機對其進行改進以滿足這種需求。若不存在這種需求，則難以認定對比文件中給出了技術啟示。

其次，發明構思是技術方案的本質所在，只有對發明構思有了充分的理解，才能選擇恰當的對比文件，對創造性做出正確的評價。如前所述，發明構思建立在所要解決的技術問題的基礎上，通常發明構思越接近，所披露的特征也越多。此時，從區別技術特征的多少來考慮的話，若權利要求1中包括了特征ABCDEF，一組對比文件是對比文件1和2：對比文件1中公開了特征A、B和C，對比文件2公開了特征C、D和F；另一組對比文件是對比文件3和4，對比文件3公開了特征A、B、C、D和E，對比文件4公開了特征F。則對于這兩組對比文件來說，在其他方面類似的情況下，對于本領域技術人員來說，第二組對比文件更容易給出將二者進行結合的啟示。因為區別技術特征越多，結合起來，整體方案的改動就越大，本領域技術人員要做出這種結合就要面臨更多技術上的障礙，換言之，需要付出更多創造性勞動。

如果把最接近的現有技術看作一間房屋，其他現有技術僅需起到對該房屋簡單裝修的作用，而不是需要對該房屋大動干戈，重新構造（比如承重墻都需要拆除，這樣是不容易實現的，也是不合規矩的）。因此，充分理解發明構思，從整體上理解現有技術所給出的教導，是確定最接近的現有技術的關鍵，也是確定權利要求的技術方案是否顯而易見的基礎。

總結

創造性判斷是一個復雜的過程，三步法的引入能夠盡可能地減小主觀因素的影響。三步法的本質是重塑發明的正向過程，對發明構思的把握、對現有技術方案的整體把握是正確運用“三步法”的前提。實踐中出現的一些運用“三步法”進行創造性評判得出不合理結果的原因很大程度上是沒有準確把握“三步法”的本質，對“三步法”運用不當所致。

本文從一案例出發，論述了三步法中第一步——最接近的現有技術的確定對創造性判斷的影響。其中主要借鑒了歐洲審查指南中的相關規定，重點強調了技術問題以及發明構思對于確定最接近的現有技術的重要性。以上僅是筆者專利代理實踐中的一點體會，不當之處望不吝指正。