損害商標顯著性的行為可構成商標侵權

張玲玲

本文將從《商標法》第五十七條第一款（七）項規定的“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的屬侵犯注冊商標專用權”為切入，探討對普通商標顯著性損害可構成商標侵權的判斷因素。

顯著性是商標的本質屬性。人們談及顯著性，大多是從商標可注冊性角度進行論述，除涉及馳名商標淡化外，鮮有論及損害普通商標顯著性是否構成商標侵權。司法實踐中，被訴行為因為損害普通商標顯著性而構成商標侵權的案件亦相對較少。本文將從《商標法》第五十七條第一款（七）項規定的“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的屬侵犯注冊商標專用權”為切入，探討對普通商標顯著性損害可構成商標侵權的判斷因素。

一、馳名商標的淡化是一種損害商標顯著性的行為

提及對商標顯著性損害構成商標侵權，人們首先想到的往往是對馳名商標顯著性的損害，進而聯想到商標的淡化理論。美國《不正當競爭法重述》將商標淡化行為分為兩種：弱化和丑化。商標弱化是指當其他人將在先商標所有人的商標用在不同的商品或服務上時，該商標在消費者心目中與特定商品之間獨一無二的聯系就被破壞了，這就減弱了商標的顯著性和銷售力，損害了商標的價值。歐共體法院在Intel案中指出，《一號指令》第4條第4款（a）項以及第5條第2款規定的“對聲譽商標的顯著性造成損害”，指的就是“淡化”或者“弱化”，而這種損害之所以會發生，就是因為“在先注冊或使用的商品用來標示其商品或服務來自于該商標所有人的能力被削弱了，在后商標的使用減弱了商標的指示性并分散了相關公眾對在先商標的注意力”。1

我國《商標法》雖然未明確規定反商標淡化，但在司法實踐中實際上是受到了商標淡化理論的影響。在商標注冊程序中，如果訴爭商標構成對注冊馳名商標的復制、摹仿或者翻譯，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。這里并沒有要求在后申請注冊的商標指定使用的商品要與馳名商標核定使用的商品構成相同或類似商品，一定程度上避免了馳名商標的淡化。同樣，在民事侵權案件中，如果主張權利的商標構成馳名商標，他人在不相同也不類似的商品上使用與該馳名商標相同或近似的商標時亦構成商標侵權。雖然關于給予馳名商標跨類保護背后的理論基礎有保護商譽說、制止搭便車說等不同的學說，但不可否認的是，給予馳名商標跨類保護亦是保護了馳名商標的顯著性，保護馳名商標在消費者心目中與特定商品之間獨一無二的聯系不被破壞。

從嚴格意義上講，商標淡化是指在沒有消費者混淆可能性的情況下，禁止他人將與商標所有人所有商標相同或近似的商標在商業中使用。而我國馳名商標制度中，雖然對于馳名商標保護不限于相同或類似商品上，但仍要求被訴商標使用在與馳名商標核定使用的商品具有一定聯系的商品上，即應考慮馳名商標商譽覆蓋的范圍以及被訴商標能夠產生誤導公眾、致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的后果。從這一點來看，我國馳名商標跨類保護制度并非完全采納了商標淡化理論。這就導致無論是在商標授權確權案件中還是商標民事侵權案件中，在判斷商標構成馳名商標后，還需就被訴商標指定使用的商品或實際使用的商品與馳名商標核定使用的商品之間的關聯性進行判斷，對馳名商標以其商譽所及范圍為限，以是否誤導公眾作為判斷要素。實際上，這樣的判斷思路和裁判標準還是堅持了普通商標侵權的判斷思路和構成混淆的判斷標準。

二、對商標顯著性的損害可構成商標侵權

商標侵權主要是指未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標或者在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的。商標侵權應以商標性使用為前提，以構成混淆為最終判斷要件。

但是，這并不意味著不是商標性使用、沒有造成相關消費者的混淆誤認就不會構成商標侵權。正如前文所述，商標的本質屬性是顯著性，顯著性是商標發揮區分商品來源功能的根本保障。《商標法》第五十七條第一款（七）項規定，給他人的注冊商標專用權造成其他損害的，屬侵犯注冊商標專用權。這是一項兜底性規定，在商標侵權形式隨著社會經濟發展日益多樣化的現實中為維護相關公眾利益、促進經濟發展預留了適用法律的空間。因此，對商標本質屬性即顯著性的損害可以通過對該條款的解釋進行規制，即如果他人在商業活動中，故意實施破壞商標顯著性的行為，減損了商標發揮商品來源作用的功能，則可構成商標侵權。

在博洛尼家居用品（北京）股份有限公司訴成都豐立公司商標侵權案件2中，成都豐立公司在其公司網站、微信公眾號、經營場所店面招牌等多處使用“德國鈦馬赫工藝傳播大使”、“鈦馬赫工藝獨樹一幟”等類似宣傳語。本案與其他商標侵權案件不同之處在于，豐立公司并未將權利人的商標單獨突出使用在相同服務上，而是在注冊商標后冠以“工藝”字樣的形式使用，這種使用行為能否構成正當使用他人商標直接關系到能否構成商標侵權的判斷。在該案中，成都豐立公司在明知鈦馬赫工藝是博洛尼公司從德國引進，且享有注冊商標權的情況下，仍使用“德國鈦馬赫工藝傳播大使”字樣進行廣告宣傳，主觀上難謂善意。同時，“鈦馬赫”商標是博洛尼公司根據“Tellmach”的發音音譯出來的，不是固有詞匯也沒有固定含義，成都豐立公司不具有正當使用的基礎，使用方式屬于商業宣傳廣告，并非說明性文字描述，且不符合裝修行業宣傳習慣。在不考慮成都豐立公司其他使用“鈦馬赫”商標的情況下，僅就前述使用行為而言，已經屬于將他人具有較強顯著性的商標用于指代具有相同或類似品質或工藝的服務，這種使用行為會削弱注冊商標的顯著性并使之面臨通用化的風險，同樣損害注冊商標專用權。

無獨有偶，在“老干媽”案件3中，涉案商品包裝的正面上部標有貴州永紅公司所擁有的“牛頭牌”（及圖）商標，中部印有“老干媽味”字樣，包裝背面標有涉案商品品名“老干媽味牛肉棒”，注明配料有牛肉、豆豉、魚露等，還寫明了涉案商品的制造商是貴州永紅公司，地址是貴州省惠水縣永紅綠色食品工業園。本案中，基于在案證據，法院認定“老干媽”商標構成馳名商標。被告貴州永紅公司將涉案馳名商標作為自己牛肉棒商品的系列名稱，用涉案馳名商標來描述自己的商品，會使消費者誤以為涉案商品與貴陽老干媽公司具有某種聯系，有可能導致涉案馳名商標的顯著性減弱，弱化涉案馳名商標與貴陽老干媽公司的唯一對應關系。“老干媽”本身所具有的顯著性以及其所代表的貴陽老干媽公司長期經營使用所產生的商譽，不是一種食品口味的通用名稱，貴州永紅公司的前述對“老干媽”的使用行為，將導致其通用化為一種口味名稱，減弱涉案商標的顯著性和識別性。在本案中，法院先是肯定了“老干媽味”這種使用方式屬于商標性使用，進而認為會造成消費者誤以為涉案商品與貴陽老干媽公司具有某種聯系，弱化馳名商標的顯著性；再從“老干媽”并非是一種固有的口味，也不是任何一種原料入手，分析被告的使用方式將導致其通用化為一種口味名稱，減弱涉案商標的顯著性和識別性，進而構成商標侵權。

三、損害商標顯著性構成商標侵權的判斷要素

從上述兩案可以看出，對商標顯著性的損害可以分為兩個層面，一個層面是損害了商標與商標權利人之間的唯一對應關系，讓消費者產生混淆或者誤認，使得商標與多個使用主體之間發生關聯，這個層面的判斷思路和一般商標侵權一致，仍需要以商標使用為前提，以構成混淆或者混淆的可能性為判斷標準；另一個層面是損害了商標與其識別商品來源的作用之間的聯系，即從本質上損害了商標的顯著性，減弱了其作為商標的顯著性進而產生可能喪失顯著性的后果。這種侵權使用方式不以商標性使用為前提，不以混淆為要件，其構成侵權需要考慮使用人主觀意圖、被使用商標標識本身是否具有固有含義以及這種使用方式是否符合行業習慣及語言習慣。在保障固有詞匯公共屬性的同時，應給予他人正當的商業使用自由，實現商標制度保護商標所有人利益并維護公平競爭秩序的平衡，同時，亦應保障商標的顯著性，不能因為他人非正當的商業性使用而使得具有顯著性的商標面臨成為通用名稱的風險。