股東以商標出資對代表人搶注判斷的影響

張玲玲

隨著市場經濟的深入發展，商標作為無形資產在經濟活動中的地位越來越重要，以商標進行出資已成為股東入股的常見形式。同時，由于我國商標采取注冊制，代理人、代表人惡意搶注被代理人、被代表人商標的現象亦不斷發生，甚至愈演愈烈。如何在股東商標出資時避免發生代表人搶注問題，不僅涉及商標價值在市場經濟運行中順利實現的經濟問題，還涉及《商標法》中對惡意搶注的遏制問題，本文結合最新的兩則案例，以《商標法》第十五條代表人搶注為視角，對股東商標出資可能存在的法律問題進行分析，以期能夠給予一定的風險提示進而規范商標出資行為。

一、遏制代表人搶注問題的由來及適用條件

與一般的搶注行為不同，《商標法》第十五條規定的代理人或者代表人搶注行為發生在具有代理或者代表關系的當事人之間。他們之間因特定的關系，被代理人或者被代表人對代理人、代表人有著更多的信賴，相應地，代理人或者代表人比一般公眾更加了解被代理人或者被代表人的商標注冊和使用以及商業安排等情況。實踐中由此出現代理人、代表人利用自己特殊關系而掌握的信息，在未經被代理人、被代表人授權的情況下，以自己的名義將被代理人、被代表人的商標進行注冊的情形。為了遏制代理人或代表人搶注問題，同時，也為了履行國際公約的要求，2001年《商標法》修訂時新增加條文，即未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。為了遏制日益嚴重的搶注行為，2013年《商標法》修訂時又增加一款，將搶注行為中的特殊關系擴展至合同、業務往來關系或者其他關系，即就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊。2017年最高人民法院頒布的《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十五條對于代理人或代表人搶注又進一步擴展至具有經銷、代理等銷售代理關系意義上的代理人、代表人以及將該關系的形成延伸到磋商階段并將與代理人或代表人之間存在親屬關系等特定身份關系的納入到《商標法》第十五條第一款規定的范疇內。

《商標法》第十五條規定的代表人搶注問題，在司法實踐中，如最高人民法院在（2014）行提字第4號行政判決書中確立的裁判標準，一般把握的適用條件為：（1）訴爭商標注冊申請人是商標所有人的代表人或者與代表人之間存在合同、業務往來關系或者其他關系的第三方；（2）訴爭商標指定使用在與被代表人的商標相同或者類似的商品或服務上；（3）訴爭商標與被代表人的商標相同或者近似；（4）代表人或代表人之間存在合同、業務往來關系或者其他關系的第三方不能證明其申請注冊行為已取得被代表人的授權。同時，該條的立法目的“代表關系是一種具有信賴性的特殊法律關系。基于這種特殊的法律關系，代表人對于被代表人負有特殊的忠誠和勤勉義務，必須恪盡職守，秉承最大限度有利于被代表人的利益之原則行事。”對于判斷是否構成代表人搶注也具有重要的參考意義。

二、股東商標出資后再轉讓股權與代表人搶注的糾葛

按照《公司法》規定，股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資。如果股東以商標出資后又轉讓自己的股權，后以該股東或與其具有特殊關系的第三方名義申請該商標，這種行為是否構成《商標法》第十五條規定的代表人搶注不能一概而論，需要審查股東以商標出資及轉讓股權的相關文件，進而明確商標的權利歸屬。

（一）股東商標出資時在股東決議等相關法律文件中明確商標歸屬

在“金明珠世家”商標無效宣告請求行政糾紛案件1中，在案證據股權轉讓協議備忘錄中對于“金明珠”商標的權屬轉讓問題做出約定，并將“金明珠”商標（如獲商標局頒發的《商標注冊證》）過戶給金明珠公司……同時，基于“金明珠”商標僅處于申請注冊階段，尚未獲準成為注冊商標，甲方承諾，如果該商標取得《商標注冊證》，將盡快協助乙方辦理注冊商標過戶手續。該備忘錄中有所有股東的簽名。基于該股權轉讓協議備忘錄可知，在股權轉讓行為中已經明確將處于申請注冊階段的“金明珠”商標在獲準注冊后過戶給深圳金明珠公司。后該股東又轉讓了其在深圳金明珠公司的股份，但對于商標沒有做出特別約定。后深圳金明珠公司申請涉案訴爭商標“金明珠世家”， 東莞金名珠公司以構成代表人搶注為由主張訴爭商標應予無效宣告。但是，深圳金明珠公司系在東莞金名珠公司之前成立的公司，兩公司股東之間曾經存在股權轉讓關系，且通過股權轉讓行為明確與深圳金明珠公司核心字號相同或近似的“金明珠”商標權益歸屬于深圳金明珠公司。因此，深圳金明珠公司申請涉案訴爭商標“金明珠世家”的行為不構成代表人搶注。東莞金名珠公司的股東盡管在深圳金明珠公司成立之前就已經使用過“金明珠”商標，但該股東在轉讓股權時已經就“金明珠”商標的歸屬作出了明確安排，其不能再基于在先使用而主張他人商標無效。

（二）股東商標出資轉讓股權時未明確商標權利歸屬

有些企業在以商標出資時由于商標法律意識不強并未在相關法律文件中明確商標的權屬，在股權再次轉讓時亦未明確就商標歸屬做出安排，而后，該股東或與其具有特殊關系的第三方申請注冊該商標的行為是否構成代表人搶注？在“青鋒”商標無效宣告請求行政糾紛案件2中，蘇州市吳縣金剛石砂輪廠于1988年10月30日核準注冊第327700號“青鋒及圖”商標，經轉讓，蘇州青鋒砂輪有限公司于2001年1月14日成為該商標持有人。王可明和王堅系該公司的股東，且二者為父子關系。2005年6月18日，昆山市愛派爾超硬磨具有限公司股東會決議決定，同意增加王可明、陳妙琴為該公司新股東。該決定還決定將公司名稱變更為昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司。2008年10月25日，昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司召開股東會，會議決議同意股東王可明在公司20萬元股權均轉讓給昆山市愛派爾精密工具有限公司。同日，王可明與昆山市愛派爾精密工具有限公司簽訂股權轉讓合同，將其名下的股權的權利與義務一并轉讓。2008年10月29日，第327700號“青鋒及圖”商標因未續展而失效。此后，王可明女兒王吉于2009年6月24日申請注冊“青鋒及圖”商標。在案證據中，并無“青鋒及圖”商標轉讓或入股的證明，亦未就該商標歸屬做出安排，能夠確認的是昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司系經同意在王可明入股后企業字號中才加入“青鋒”以及在王可明為股東期間其持續使用“青鋒及圖”商標。王可明轉出昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司股權僅四天后“青鋒及圖”商標因未續展而失效。此后，“青鋒及圖”商標由昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司繼續使用，在王吉申請注冊之前王可明并未就此向其提出過異議。王吉作為王可明的女兒，其有理由知道昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司持續使用“青鋒及圖”商標，其注冊行為構成代表人搶注。

三、股東商標出資風險提示

《公司法》第二十七條規定，股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資。根據文意解釋，股東以商標出資應該是以商標的所有權出資。同時，《商標法》也規定商標還可以通過許可使用的方式實現商標的經濟價值。因此，在不違反《公司法》規定的情況下，不排除通過商標許可使用的方式進行入股。故在以商標出資或入股的情況下，應明確是以商標所有權還是商標許可使用權進行出資。如果沒有做出明確，應遵照文意解釋方法將商標出資解釋為以商標所有權出資。同時，股權再次轉讓時其股權所代表的權利義務應一并轉讓，出資之初的商標權已經成為公司的資產不應再由股東所享有，在股權轉讓時不能就該商標權再次處分，除非公司章程等法律文件中曾就商標問題做出過特別規定。endprint