米開拉·莫迪亞羅
對于轉讓優先權的形式要件,歐洲專利局(EPO)的做法仍然極具開放性。專利局上訴委員會所做出的一些判決對此問題均采取了不同的方法,其中相當重要的一個原因是在《歐洲專利公約》(EPC)和實施細規中均未對相關的形式要件做出明確規定。
不過,最近上訴委員會一項新判決為此問題提供了新的指導方向。
在該案例中,發明者對一個美國臨時郵票提出優先權申請。此后,對于該申請的優先權從發明人轉移至一家臺灣公司并且生效。但是,當時一家毛里求斯公司已經在歐洲對該臨時郵票的優先權發起申請,那么問題即為:優先權是否已經實質上從臺灣公司轉移到了毛里求斯公司?
在該判決中,上訴委員會首先表示,基于《歐洲專利公約》對優先權相關規定的描述,在歐洲申請優先權之前,該項權利必須已經被成功轉移。(最初通過《專利合作條約》,即PCT申請的指定歐洲專利同樣應符合上述要求——舉例來說,在這種情況下,權利人必須在PCT申請提交日期前聲明優先權。)
此外,上訴委員會還說明,因為優先權是一項產權,所以它明顯區別于優先權申請本身的所有權。因此,轉移必須關系到優先權本身,單獨轉移優先權申請的所有權是不足以實現優先權轉移的。
同時,上訴委員會認為,專利所有人應承擔優先權有效轉移的舉證責任,因為他/他們是該權利聲明方,況且只有專利所有人才能夠掌握相關的證據。就舉證標準而言,上訴委員會指出標準應“毫無疑義”,而不是基于“或然性權衡”。
上訴委員會在進行進一步評定時,考慮了以下法律:
1、優先權申請提交國家的相關法律(“lex originis”,來源國法);
2、后期提起申請所在國家的相關法律(“lex loci protectionis”,保護地國家法);
3、相關合同約定國家的相關法律(“lex loci contractus”,合同履行地法);
4、優先權轉移中至少一方享有居住權的國家的相關法律(“lex domicilii”,住所地法)。
上訴委員會并未說明其在這件案例中具體采用了上述1-4中哪一部法律——他們也不必說明,因為在之前的一個案例中,盡管考慮了所有上面提及的法律,但他們最終還是輸掉了專利權人的案子。不過,上訴委員會對于未來此類案件,提出了一些或許對案例判決有幫助的額外指引。
具體來說,關于來源國法,上訴委員會總結稱,在歐洲申請提交日期之后簽署的具有追溯力的協議不能證明優先權在歐洲申請提交日期前已經被轉移,無論該協議在來源國(本案指美國)是否具有有效追溯力。
盡管上訴委員會這項新判決對未來類似案件沒有任何約束力,但是它是一個重要的先例,為滿足優先權轉移且歐洲專利局承認有效的某些形式要件提供了指引。因此,無論是對于歐洲專利申請者,還是對于歐洲專利局中評定優先權權利要求的第三方而言,這一新判決都具有著重要的里程碑意義。endprint