使用在后的注冊商標 企業名稱（字號）侵害在先企業名稱權（字號）構成不正當競爭的司法認定

黃瑜瑜

裁判要點

權利人以他人注冊商標使用的文字、圖形侵犯其企業名稱權等在先權利為由提起訴訟的，人民法院應當受理。具有一定的市場知名度，為相關公眾所知悉的企業名稱中的字號，可以認定為“企業名稱”。認定在后注冊商標、字號的使用侵害在先企業名稱權（字號）構成不正當競爭，則必須符合《侵權責任法》所規定的“過錯+損害”的法定構成要件。認定是否具有“過錯”，人民法院應綜合以下因素進行判斷：二者的近似程度、所使用商品的類似程度、請求保護字號的顯著性和知名程度、相關公眾的注意程度等，并充分考慮因素之間的相互影響。

相關法條

《中華人民共和國不正當競爭法》第二條

《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第一條

《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條

案件索引

一審：廣東省深圳市中級人民法院（2012）深中法知民初字第976號

二審：廣東省高級人民法院（2014）粵高法民三終字第1099號

再審：最高人民法院（2016）最高法民申1617號

基本案情

原告（二審被上訴人，再審被申訴人）：深圳市歌力思服飾股份有限公司

被告（二審上訴人，再審申訴人）：王碎永

被告：劉楊

（一）原告訴請保護的權利基礎

1.“歌力思”字號。深圳市歌力思服飾設計有限公司成立于1996年11月18日，2011年5月9日更名為深圳市歌力思投資管理有限公司。深圳歌力思服裝實業有限公司成立于1999年6月8日，深圳市歌力思服飾設計有限公司、歌力思國際發展有限公司為其四個股東（發起人）中的兩個，2011年11月4日，深圳歌力思服裝實業有限公司更名為深圳歌力思服飾股份有限公司。

2.第1348583號“歌力思”商標。注冊人為深圳歌力思服飾設計有限公司，該商標核定使用商品（第25類）：襯衣；服裝；皮衣（服裝）；褲子；裙子；內衣；童裝；大衣；睡衣；外套。注冊有效期限自1999年12月28日至2009年12月27日。2008年12月18日，深圳歌力思服裝實業有限公司受讓取得第1348583號“歌力思”商標。2009年11月19日，該商標經核準續展注冊有效期自2009年12月28日至2019年12月27日。2012年3月1日，該商標經核準變更后注冊人為深圳歌力思服飾股份有限公司。

3.請求認定第1348583號“歌力思”商標為馳名商標；認定“歌力思服飾”為知名商品特有名稱。

（二）被告抗辯的權利基礎。

1.第4157840號注冊商標。注冊人為何成錦，申請日為2004年7月7日，注冊有效期為2008年6月28 日至2018年6月27日，核定使用商品（第18類）：手提袋；錢包；公文包；公文箱；皮帽盒；卡片盒；（動物）皮；樂譜盒；背包。2007年7月2日，該商標經核準轉讓給王碎永。2009年2月25日-2010年2月25日，王碎永將前述商標授權給廣州市花都獅嶺東山皮具廠使用，并授權廣州市白云區三元里休歌皮具商行批發、銷售。

2.第7925873號“歌力思”注冊商標。注冊人為王碎永，申請日為2009年12月18日，注冊有效期為2011年6月21日至2021年6月20日，核定使用商品（第18類）：仿皮；錢包；手提包；旅行包（箱）；護照夾（皮革制）；獸皮（動物皮）；皮帶（馬具）；背包；公文包。

二、被訴侵權事實

（一）“歌力思”商標注冊行為。王碎永申請注冊與權利商標“歌力思”相同的“歌力思”商標、與權利商標近似的。

（二）“歌力思”商標使用行為。1、劉楊銷售的被訴侵權商品手提包吊牌上標注“歌力思”商標，并標注專用權人為王碎永；制造商為法國歌力思（香港）國際集團有限公司（王碎永為該公司股東）；前述信息均指向王碎永，故被訴侵權商標“歌力思”系王碎永使用；2、王碎永在www.gleas.taobao.com經營網店“歌力思皮具店”上宣傳商品時使用“歌力思”商標；3、廣州市白云區三元里休歌皮具商行（王碎永為經營者）陳列的手提包等商品上使用“歌力思”商標。綜上，王碎永在生產、經營活動中均使用“歌力思”商標。

（三）“歌力思”字號使用行為。2004年5月27日，王碎永在其成立的法國歌力思（香港）國際集團有限公司的企業名稱中開始使用“歌力思”字號。2008年11月7日，該公司依法解散后，王碎永仍然在網店宣傳、商品銷售等經營活動中持續使用該企業名稱。2009年1月22日，王碎永在淘寶網上注冊“歌力思皮具店”，該店鋪至今仍在經營。

裁判理由

一審法院認為：1.王碎永對“歌力思”商標申請注冊及使用行為與權利商標“歌力思”之間的糾紛均屬于注冊商標之間的爭議，人民法院依法應不予處理，當事人應循行政程序解決；2.王碎永使用“歌力思”商標、字號等行為均侵害深圳歌力思服飾股份有限公司在先的企業名稱權（字號），構成不正當競爭；3.劉楊銷售使用“歌力思”商標、字號的手提包構成不正當競爭。

二審法院認為：一審法院認定事實清楚，適用法律正確，依法予以維持。

裁判結果

一審法院判決：1.王碎永于判決生效之日起，立即停止使用 “歌力思”商標及字號；2.劉楊于判決生效之日起，立即停止銷售使用 “歌力思”商標及字號的商品；3.王碎永于判決生效之日起十日內賠償深圳歌力思服飾股份有限公司經濟損失人民幣15萬元及支付維權合理開支人民幣3萬元，共計人民幣18萬元；4.劉楊于判決生效之日起十日內支付深圳歌力思服飾股份有限公司維權合理開支共計人民幣2萬元；5.王碎永于判決生效之日起三十日內在《中國企業報》刊登聲明消除影響（聲明內容須經本院審核認定），登報費用由王碎永負擔；6.駁回深圳歌力思服飾股份有限公司的其他訴訟請求。endprint

二審法院判決：駁回上訴，維持原判。

最高院裁定：駁回王碎永的再審申請。

案例注解

在實際商業運營中，對在后相同的注冊商標、字號進行使用，往往容易讓在先的注冊商標、企業名稱、字號的權利人產生“惡意搶注”的警惕，權利人會提起商標異議、商標侵權及不正當競爭的民事訴訟等對在后的權利進行全力阻卻，導致二者產生權利沖突。原告的訴求往往包羅萬象，意圖對其注冊商標、企業名稱（字號）、知名商品特有名稱等權益進行全方位的保護，對被告的全部被訴侵權行為一網打盡。欲厘清錯綜復雜的法律關系，筆者拋磚引玉提出以下裁判思路：首先應去蕪存菁，對不屬于法院主管的爭議、不存在權利（權益）基礎的訴請予以摒棄；然后對被訴侵權事實進行精細的厘定；最后根據侵權行為的構成要件，認定是否構成不正當競爭。

一、去蕪

（一）確定法院對侵害商標專用權案件的主管范圍

1.注冊商標之間的侵權糾紛，法院應不予受理；即規范使用在后的注冊商標不可能構成對在先注冊商標的商標侵權。首先應審查被訴侵權注冊商標是否系規范性使用。注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。商標注冊人不得自行改變注冊商標進行使用。原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，不屬于人民法院民事訴訟的主管范圍，人民法院應當裁定不予受理（立案后裁定駁回起訴），告知原告向有關行政主管機關申請解決。本案王碎永對第18類的注冊商標、“歌力思”均系在“核準注冊的商標和核定使用的商品”范圍內規范使用，故深圳歌力思服飾股份有限公司與王碎永之間就第25類的注冊商標“歌力思”與第18類的注冊商標、“歌力思”之間的糾紛，均系注冊商標之間的權利沖突，不屬于人民法院民事案件主管的范圍，鑒于《商標法》已規定了相關的注冊商標爭議行政處理程序，應對雙方當事人之間各自持有的注冊商標之間的糾紛不予審理，應另循行政程序解決。

2.但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。

（二）剔除原告不存在事實依據的請求權基礎

比如本案，關于“歌力思服裝”是否構成知名商品的特有名稱。在中國境內具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的商品應當認定為知名商品。具有區別商品來源的顯著特征的商品名稱應當認定為知名商品特有名稱。人民法院認定知名商品，應當考慮該商品的銷售時間、銷售區域、銷售額和銷售對象，進行宣傳的持續時間、程度和地域范圍、作為知名商品受保護的情況等因素，進行綜合判斷。根據以往生效案例中對知名商品特有名稱進行保護的情況來看，比如最高院認定的“京都念慈庵蜜煉川貝琵琶膏”知名商品特有名稱一案，商品名稱本身具有直接區別商品來源的顯著特征，且指向商品非常具體和直接，通常相關公眾（消費者）看到該商品名稱，就能夠立即聯想到某一具體商品。在本案中，從原告列舉證據的內容來看，其使用“歌力思”商標進行制造、宣傳的主要商品為女裝，而“服裝”是一個較大范圍的、籠統的、上位的類概念，包括女裝、男裝、童裝等；消費者看到“歌力思服裝”時，并不能直接聯系到女裝等具體商品，故“歌力思服裝”名稱本身指向不明確、不具體、不直接。綜上，原告主張“歌力思服裝”構成知名商品特有名稱理據不足，不予支持。

二、存菁：準確認定被訴侵權行為的性質，清晰厘定各被訴侵權行為之間的邊界

（一）各被告各自獨立實施的被訴侵權行為。侵害商標權及不正當競爭糾紛的被訴侵權行為錯綜復雜，商標的使用往往與品牌名稱、企業名稱、字號等使用行為交織在一起，人民法院應予一一甄別、歸類、定性。原告如不能準確表述自己指控被訴侵權行為的性質，一審法院應及時釋明。比如本案的被訴侵權行為就包括“歌力思”商標注冊、“歌力思”商標使用、“歌力思”字號使用等不同類型。如有多個被告，還可能有涉及不同性質的被訴侵權行為；如本案的被告劉楊實施銷售被訴侵權商品女裝手提包的行為。

（二）各被告之間是否構成共同侵權。原告往往還主張多名被告構成共同侵權，請求共同承擔連帶賠償責任。人民法院需詢問原告主張共同侵權的法律依據，即共同實施侵權還是幫助、教唆他人實施侵權行為。故人民法院認定被訴侵權事實的邏輯順序是：各被告各自單獨實施的被訴侵權行為的性質（使用被訴侵權標識、字號等或銷售被訴侵權商品等）→各被告是否構成共同侵權（共同實施；幫助、教唆）。

三、認定在后注冊商標、企業名稱（字號）的使用侵害在先企業名稱（字號）權構成不正當競爭的構成要件

鑒于《反不正當競爭法》及相關司法解釋并沒有直接規定該類行為構成侵權的法定構成要件，人民法院可以援引《侵權責任法》對侵權責任構成要件的規定，即行為人因過錯侵害他人民事權益，應當承擔侵權責任。“過錯+損害”的認定，即是重中之重。

（一）過錯：明知、應知的故意，即使用在后的注冊商標、字號，是否在主觀上具有攀附在先字號商譽的故意。人民法院應綜合考量以下因素，進行綜合判斷：二者的近似程度、所使用商品的類似程度、請求保護字號的顯著性和知名程度、相關公眾的注意程度等因素以及各種因素之間的相互影響。

1.雙方當事人使用“歌力思”的注冊商標、字號相同；

2.深圳歌力思服飾股份有限公司使用在第25類服裝，王碎永使用在第18類手提包。該兩類商品是否屬于類似商品？服裝與手提包在功能、用途上雖然存在一定差異，但在銷售渠道、消費對象等方面基本相同，同一生產商同時生產、銷售服裝和手提包的情形也很常見，如深圳歌力思服飾股份有限公司就同時生產、銷售二者。因此二者具有密切關聯，屬于類似商品。

3.鑒于企業名稱（字號）權不是法定權利，而是權益，且具有地域性，故其屬于弱權益，應對其顯著性和知名程度進行從嚴把握，即應具有較高的顯著性和知名程度。“歌力思”一詞為深圳歌力思服飾股份有限公司法定代表人創建品牌時自主設計的臆造詞匯，先天就具有很高的顯著性，他人通過自己思考巧合性地臆造出“歌力思”三個字組合成一個新的詞語的幾率較低；而王碎永并未提交證據證明其與“歌力思”之間具有因果關系，其使用“歌力思”具有合理理由；其次，在雙方對“歌力思”使用的時間先后順序上，深圳市歌力思服飾設計有限公司成立于1996年，第1348583號“歌力思”商標注冊于1999年，在2009年12月18日王碎永申請“歌力思”注冊商標時，深圳歌力思服飾股份有限公司的“歌力思”作為字號、注冊商標已經持續在服裝類商品上使用多年，在服裝行業累積了較高的知名度。王碎永于2007年至2011年期間在廣州經營廣州市白云區三元里休歌皮具商行，深圳歌力思服飾股份有限公司為深圳公司，二者地域相近，皮具與服裝在業務范圍、銷售渠道、消費人群等方面上有很大關聯性，屬于類似商品，王碎永很容易知悉深圳“歌力思”的知名度。最后，也是一個比較重要的參考因素，王碎永有將“張曼玉”等知名藝人名字、“kose高絲”等知名化妝品牌申請為注冊商標的先例。綜上，王碎永在生產、經營活動中使用“歌力思”的行為具有攀附原告商譽、搭便車的主觀故意。法國歌力思（香港）國際集團有限公司依法解散后，王碎永仍然在網店宣傳、商品銷售等經營活動中持續使用該企業名稱、使用“歌力思”字號，進一步證明其明顯具有攀附“歌力思”商譽的主觀意圖。

4.相關公眾的注意程度。如前所述，服裝與手提包構成具有密切關聯性的類似商品，相關公眾產生混淆和誤認的幾率較不同類別商品更大，故更難注意到二者的商品系來自不同的主體。

（二）損害后果。王碎永的前述行為是否導致了消費者的混淆、誤認，是否實際損害深圳歌力思服飾股份有限公司的在先權益？如前所述，經過長期、廣泛的宣傳和使用，“歌力思”作為服裝商品上的商標以及服裝企業的字號，在女裝領域具有較高知名度，深圳歌力思服飾股份有限公司在長期經營活動中使用“歌力思”所累積的商譽和知名度遠遠高于王碎永在皮具商品上使用“歌力思”的商譽和知名度，故王碎永在與服裝密切關聯的手提包等類似商品上持續使用“歌力思”商標及字號，必然導致消費者對商品和服務的來源產生混淆、誤認，將王碎永生產、銷售的商品誤認為來自深圳歌力思服飾股份有限公司，或者誤以為王碎永與深圳歌力思服飾股份有限公司在經營上有特定聯系。

人民法院審理此類案件，必須遵循誠實信用、維護公平競爭和保護在先權利等原則。被訴侵權注冊商標經過依法登記、注冊，已經具有合法的形式，故應該“刺穿合法的面紗”，對被訴侵權行為的本質是否構成不正當競爭行為作出客觀認定，形式的合法不能掩蓋實質的侵權，更不能成為不正當競爭行為賴以產生甚至持續的“合法”依據。誠如刑事證據領域的“毒樹之果”，惡意搶注即為“毒樹”，之后的使用行為導致的損害后果均為“毒樹之果”。一審審判的核心任務是“清楚認定事實、正確適用法律”； “正確適用法律”，即應充分理解《反不正當競爭法》“保障市場經濟健康發展，鼓勵和保護公平競爭，促進市場良性發展，制止不正當競爭行為，保護經營者和消費者的合法權益”的立法目的，故審理反不正當競爭案件的法律適用應充分考慮“權利人+相關公眾（消費者）+競爭者”三方的利益平衡。如果在司法實踐中片面傾向任何一方，都會破壞正常的市場競爭秩序，造成競爭的失衡和無序；權利人、競爭者、消費者的三角平衡關系會不當地傾斜，利益保護亦會失衡，導致對立法宗旨的悖離，減少、降低市場的整體福利，最終損害全社會的整體利益。endprint