涉外貼牌加工企業(yè)應慎重防范商標侵權(quán)風險

劉曉春+張澤鈺

貼牌加工又被稱為“定牌加工”，指的是加工方根據(jù)合同約定，為委托方加工使用特定商標或品牌的商品，并將該商品交付給委托方，委托方依照合同支付加工費的經(jīng)營模式。而涉外定牌加工特指，委托方為國外公司并且全部商品均在國外銷售，換言之，國內(nèi)加工方僅負責商品生產(chǎn)且商品并不會進入中國市場進行銷售。在漸趨強調(diào)細化分工的國際貿(mào)易中，貼牌加工的模式極為常見，我國也有相當數(shù)量的企業(yè)在長期從事這一業(yè)務。

但是，由于生產(chǎn)加工中不可避免要涉及商標貼附行為，而商標在經(jīng)濟貿(mào)易中又具有特殊且重要的識別作用，由此引發(fā)的糾紛時有發(fā)生，而司法實踐中也曾經(jīng)出現(xiàn)了分歧，不同的法院做出了截然不同的認定，直到近年來最高院做出了一系列不認定侵權(quán)的裁決，才出現(xiàn)了統(tǒng)一標準的趨勢。對于涉外貼牌加工企業(yè)而言，在經(jīng)營中注意采取有效的防范措施，以避免構(gòu)成商標侵權(quán)，提前做好風險預防，具有很重要的價值。

貼牌加工構(gòu)成商標侵權(quán)的案例綜述

通過研究近年來我國法院做出的相關(guān)判決，可以發(fā)現(xiàn)，法院在分析貼牌加工行為是否構(gòu)成對國內(nèi)注冊商標專用權(quán)的侵權(quán)時，主要從以下三點展開評價：第一，國內(nèi)生產(chǎn)商與國外注冊商標持有人之間是否為嚴格意義上的“貼牌加工”合同；第二，貼牌加工中的商標貼附行為是否可以理解為我國商標法意義上的“商標使用”；第三，商標侵權(quán)的成立是否一定需要以導致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆為構(gòu)成要件。

支持貼牌加工行為構(gòu)成商標侵權(quán)的法院，通常會認定商標貼附行為構(gòu)成商標使用。這些法院認為，商標貼附行為是一種生產(chǎn)過程中的客觀行為，在商品上貼附商標就是為了區(qū)分識別和區(qū)分商品來源的功能。

比如，其中的典型案例包括江蘇省高院做出的“東風”案判決書。雖然，該判決最終被最高院推翻，但其中關(guān)于商標使用的解釋很具有代表性：“商標使用行為是一種客觀行為，只要在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標注方式或其他方式標注使用了商標，就達到區(qū)別商品來源的目的，應當認定為商標法意義上的商標使用行為。常佳公司在同一種商品上使用與上柴公司相同的商標是一種典型的商標使用行為，常佳公司生產(chǎn)的柴油機商品在不在中國市場銷售，會不會造成中國相關(guān)公眾混淆與誤認，并不是認定是否屬于商標法意義上商標使用行為的構(gòu)成要件。”再如浙江省高院在“斯皮度控股公司與溫州路加貿(mào)易有限公司、科納森光學產(chǎn)品貿(mào)易和代理有限公司等侵害商標權(quán)糾紛二審民事判決書”中提出：“商標使用行為是一種客觀行為，不應因為使用人的不同或處于不同的生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)而作不同的評價。在涉外貼牌加工行為中，作為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的貼牌行為系典型的將商標用于商品上的行為，屬于商標使用行為?！?/p>

可以據(jù)此歸納出支持貼牌加工行為構(gòu)成商標侵權(quán)的主要觀點如下：首先，評價商標使用行為時，應將其與導致相關(guān)公眾混淆相區(qū)分，僅僅對商標貼附行為進行評價；其次，商標識別功能的發(fā)揮并不以其投放市場為要件；最后，定牌加工中將商標貼附在商品上的行為本身即是“用于識別商品來源的行為”，因為工業(yè)生產(chǎn)中的商標貼附并非為了美觀或其他裝飾作用，更不是為了起到實質(zhì)影響商品質(zhì)量的作用，而是用于識別商品來源。

貼牌加工不構(gòu)成侵權(quán)的案例綜述

與上述法院持有不同意見的法院則認為，貼牌加工中的商標貼附行為具有顯著的特殊性，即全部商品均出口到國外，因而在中國市場并不能起到商標最基本的識別功能，不能被稱之為商標使用，因此也不構(gòu)成商標侵權(quán)。

相較支持貼牌加工構(gòu)成商標侵權(quán)的法院判決而言，持反對觀點的法院判決占大多數(shù)，且最高院有關(guān)典型涉外定牌加工的案例的三份判決或裁定，全部認為單純的貼牌加工行為不構(gòu)成我國商標法意義上的商標使用。

2014年1月判決的“萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司訴浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司侵害“PRETUL”商標案”中，最高院認為：“在商標并不能發(fā)揮識別作用，并非商標法意義上的商標使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，都不具實際意義。”同年7月，最高院在“喻德新、江蘇佳弘國際貿(mào)易有限公司等與沭陽中遠進出口有限公司、沭陽縣奮進制刷廠侵害商標權(quán)糾紛申請再審民事裁定書”中表示認同二審法院的判決及說理，他們認為：“商標法保護商標的基本功能，是保護其識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，要以商標發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提?！?/p>

同類案件，還有最高院于2015年11月作出的“浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司、萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司與浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司、萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標權(quán)糾紛申請再審民事判決書”，該判決同樣涉及“PRETUL”商標，最高院也維持了一致的立場，認為貼牌加工企業(yè)并未構(gòu)成商標侵權(quán)。

總結(jié)起來，認為貼牌加工行為不構(gòu)成商標侵權(quán)的主要理由是，一方面，商標使用的最終目的是讓相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務來源，倘若在我國范圍內(nèi)不可能觸發(fā)此功能，那么對于該行為的法律制裁便無現(xiàn)實意義；另一方面，商標具有地域性，現(xiàn)實中確實存在不同國家由不同主體持有相同或相似商標的情況，若草率認為定牌加工構(gòu)成商標使用從而認定定牌加工構(gòu)成商標侵權(quán)行為，有失公允。

趨勢分析與企業(yè)對策

最高院關(guān)于“PRETUL”案被稱為“一統(tǒng)天下”的判決，對今后涉外貼牌加工行為的認定將會產(chǎn)生深遠影響。在此后裁判的眾多涉外貼牌加工案件中，法院都更傾向于將國內(nèi)貼牌加工商的商標貼附行為認定為物理貼附即不認為該行為屬于商標法意義上的商標使用。

不過，法院作出此類裁判的前提是將上述商標貼附行為認定為貼牌加工合同中的行為而非銷售合同。回顧有關(guān)案件判決，不難發(fā)現(xiàn)，一旦貼牌加工商的行為被認定為銷售行為，那么商標貼附就不再被認定為純粹的物理貼附，而會被認定為商標使用。因此，國內(nèi)貼牌加工商在接受類似訂單時一定要找準自身定位，明確自己的工作是完成承攬加工合同而非將已經(jīng)完成商標貼附的貨物作為商品銷售給國外有關(guān)企業(yè)。

目前，認定涉外貼牌加工行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)的爭議焦點依然在于如何解釋“商標使用”的概念。反觀審判實務，法院對于涉外貼牌加工行為的認定，從之前的純粹研究商標貼附行為，到現(xiàn)在的從政策角度考慮——對“國內(nèi)生產(chǎn)商加工行為的制裁是否有現(xiàn)實意義”進行討論。從之前的側(cè)重法條解析到如今的重視實務探討，實際上體現(xiàn)了法院裁判觀念和價值取向的進一步轉(zhuǎn)變。

隨著我國對外開放程度的進一步提高，涉外定牌加工的貿(mào)易形式也成為國內(nèi)許多代工工廠的主要盈利方式。近年來最高院做出的一系列經(jīng)典判決讓大部分國內(nèi)貼牌工廠如釋重負，然而面對日益強化的知識產(chǎn)權(quán)保護形勢，國內(nèi)貼牌工廠依然不能盲目接受國外企業(yè)的商標貼附訂單。保持嚴謹?shù)膽B(tài)度采取周全的防范措施，才能最大程度的保護己方利益。國內(nèi)貼牌加工商在經(jīng)營中需重點注意以下幾點：第一，受理業(yè)務前，謹慎審查國外企業(yè)的商標資質(zhì)，對于其出具的證明文件和法律文書進行嚴格的形式審查；第二，訂立合同時，一要明確該合同為加工承攬合同而非銷售合同，二要明確該批貨物的具體銷售地點，并再次確認國外企業(yè)在相應銷售地具有使用有關(guān)商標的資質(zhì)；第三，完成貼牌任務后，確保所有商品銷往合同指定的國家或地區(qū)，并妥善留存相關(guān)單據(jù)和文書。只有建立周密的防范措施，才能將商標侵權(quán)風險消弭于無形。