從各國案例看專利侵權訴訟中的禁止反悔原則

劉書芝

為了更好地保護專利權人的利益，在專利侵權訴訟時權利要求的保護范圍可以延伸到字面含義之外，這就是司法實踐中常常采用的等同原則。但如果等同原則被濫用，則會使專利權人獲得過多的保護范圍，損害公眾利益。因此，為了限制等同原則，又發展出了禁止反悔原則。

本文通過總結各國關于禁止反悔原則的案例，反映各國對禁止反悔原則的適用及其限制范圍。

一、禁止反悔的含義和目的

在專利審批和無效程序中，專利權人通常會進行意見陳述或修改權利要求。專利權人通過陳述或修改明確放棄的內容，在專利侵權訴訟中禁止再納入到權利要求保護范圍內，這就是專利侵權訴訟中的“禁止反悔原則”。

禁止反悔是為了防止專利權人出爾反爾、兩頭討好，即專利權人在審查和無效程序中，對權利要求的范圍進行縮限性陳述、解釋和修改，而在侵權訴訟時又對權利要求的范圍進行擴大解釋，將原本放棄的方案又重新作為權利要求涵蓋的范圍。德國律師Bernhard Geissie曾將這種策略比喻為“在無效宣告程序中的溫順小貓出了門就成了勇猛的老虎”。[1]

通常認為專利禁止反悔原則來源于普通民法中的誠實信用原則，但不同于普通民法中的禁止反悔原則。為了與普通民法中的禁止反悔原則相區別，專利侵權訴訟中的禁止反悔原則在美國又稱為“專利檔案禁止反悔原則”（file wrapper estoppel）或“專利審批歷史禁止反悔原則”（patent prosecution history estoppel）。為方便起見，一般簡稱為“禁止反悔原則”。

禁止反悔原則并不是我國現行《專利法》中所明文規定的法律原則，但卻是在專利侵權訴訟實踐和司法解釋中體現并在司法界得到普遍認可的原則。

關于禁止反悔原則的理論基礎，法律界主要有以下幾種觀點：（1）合同法意義上的禁止反悔；（2）專利權人的權利放棄；（3）專利權人對行政救濟機會的權利用盡；（4）對侵權指控的抗辯手段；（5）權利要求的公示作用。[1]各國對禁止反悔原則理論基礎的側重不同，在美國，上述五種觀點均有各自的支持者，而在侵權訴訟案例中，第（2）～（5）種觀點也均有體現。北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第64條規定：“禁止反悔的適用以被訴侵權人提出請求為前提，并由被訴侵權人提供專利申請人或專利權人反悔的相應證據?！庇纱丝梢?，在中國，主流觀點認為禁止反悔原則是一種侵權指控的抗辯手段。

二、各國禁止反悔的案例及規定

1. 美國

美國聯邦最高法院在專利侵權訴訟中適用禁止反悔原則的先例，最早可追溯到1879年的Leggett v. Avery案。此后在專利侵權訴訟中，禁止反悔原則不斷發展并經常出現。

在美國，禁止反悔分為意見陳述導致的禁止反悔和權利要求修改導致的禁止反悔。

在專利審批過程中，針對審查員發出的審查意見，申請人在意見陳述中若明確放棄了一些內容，則適用禁止反悔原則，申請人在后續侵權訴訟中不得對已經放棄的內容主張權利，此即意見陳述導致的禁止反悔。

對等同侵權應用最多的，也是最具有爭議性的，是修改導致的禁止反悔。在修改導致禁止反悔原則的適用條件和限制作用范圍方面，影響最大的、最重要的案例為1997年的Warner-Jenkinson v. Hilton案（簡稱Warner-Jenkinson案或Hilton案）和2002年的Festo Corp. v. Shoketsu and SMC案（簡稱Festo案）。

（1）禁止反悔原則的適用條件

美國聯邦最高法院在1997的Warner-Jenkinson案中指出了禁止反悔原則的適用條件。在該案中，上訴人Warner-Jenkinson認為無論出于何種目的或原因，只要對權利要求進行了修改，都應當適用禁止反悔原則。但美國聯邦最高法院指出，只有當修改出于“與可專利性相關的實質性原因”時，才適用禁止反悔原則。同時，美國聯邦最高法院在該案中指出，如果通過專利申請檔案無法確定修改的原因，則推定修改是出于與可專利性相關的實質性原因；但是，如果專利權人能夠舉證證明其修改不是出于與可專利性相關的實質性原因，則可以推翻該推定。[2]

在Festo案中，美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）指出“與可專利性相關的實質性原因”不僅包括為克服現有技術而修改權利要求，如新穎性（美國專利法第102條）、非顯而易見性（美國專利法第103條），而且包括專利法中其他授予專利權的規定，如關于可授權客體、實用性方面的規定（美國專利法第101條），說明書要對發明做出清楚完整的說明（美國專利法第112條第（1）款），權利要求應以說明書為依據清楚地限定保護范圍（美國專利法第112條第（2）款）等。在Festo案中，CAFC明確了“與可專利性相關的實質性原因”的含義，將禁止反悔原則的適用擴展到任何與專利法授權條件相關的法條。[1，2]另外，CAFC進一步指出，無論是申請人應審查員要求所做的被動修改，還是申請人的主動修改，均可適用禁止反悔原則。

美國聯邦最高法院維持了CAFC關于禁止反悔原則的適用條件的結論，認為“為滿足專利法的任何規定而縮限權利要求的修改，都可以導致適用禁止反悔原則”。

（2）禁止反悔原則的限制作用范圍

在Festo案之前，對于禁止反悔原則的限制作用范圍，美國聯邦最高法院沒有提供統一的標準，CAFC在不同的案例中采用了兩種不同的規則。

一種是1983年在Hughes案中所采用的“彈性排除規則”（flexible bar）。根據“彈性排除規則”，禁止反悔原則對等同原則的適用具有有限的、彈性的限制作用，“范圍可大、可小、可為零”，即限制作用可以很大，即基本上排除等同原則，也可以為零，即基本上不影響等同原則。

另一種是1984年在Kinzenbow案中所采用的“完全排除規則”（complete bar）。根據“完全排除規則”，禁止反悔原則完全排除等同原則的適用。endprint

雖然在以往的案例中，CAFC絕大多數時候均采用“彈性排除規則”，但在Festo案中CAFC卻主張廢除“彈性排除規則”而采用“完全排除規則”。CAFC給出的主要理由是，專利保護范圍應當具有確定性，而“彈性排除規則”使得公眾、競爭對手、專利權人在法院判決之前無法確定專利權的保護范圍。[2]由于“完全排除規則”使得修改部分完全排除等同原則，對專利權人的利益損害巨大，CAFC的判決做出后掀起了軒然大波，并引發了業內的激烈辯論。

美國聯邦最高法院在判決中推翻了CAFC采用的“完全排除規則”而主張適用“彈性排除規則”。但是，美國聯邦最高法院同時指出，當無法確定修改目的時，則推定專利權人放棄了權利要求修改前較寬范圍與修改后較窄范圍之間所有的“領地”。同時，美國聯邦最高法院又規定了允許專利權人推翻該推定的三種例外情況：

① 在申請時專利權人無法預見該等同物；

② 專利權人修改的原因與所爭議的等同物之間僅存在擦邊的關系；

③ 因其他原因，專利權人在申請時根據合理預期無法描述所爭議的等同物。

由于三種例外情況非常難以舉證，雖然美國聯邦最高法院名義上仍然主張“彈性排除規則”，但實際采用的卻是“完全排除規則”，因此，有人將美國聯邦最高法院在Festo案中所建立的規則稱為居于“彈性排除規則”與“完全排除規則”之間的規則——“可預見性規則”。

總之，經Festo案，美國聯邦最高法院不僅擴大了禁止反悔原則的適用范圍，而且增強了禁止反悔原則對等同原則的限制作用。

2. 日本

1998年，日本在“無限折動用滾珠花鍵軸承”案中第一次確定了等同原則。在該案中，日本最高法院確定了適用等同原則的五個要件，其中第五要件規定了禁止反悔原則：在專利申請過程中沒有諸如將被控侵權物從權利要求中有意識地排除之類的特別事由。對于意見陳述導致的禁止反悔，日本法院認為，不論專利權人的目的如何，只要意見陳述表面上看具有對權利要求范圍限制的意思，就可以適用禁止反悔原則。對于權利要求修改導致的禁止反悔，專利權人為了避免被駁回、撤銷或無效，而對權利要求進行縮限修改，并通常會進行解釋，如果權利要求字面上不涵蓋爭議等同物，則適用禁止反悔原則，認為該等同物被有意識地從權利要求中排除。專利權人非為回避理由而進行的主動修改，通常也被認為適用禁止反悔原則。另外，日本法院還認為，如權利人在專利申請時沒有將容易包含在權利要求中的技術寫入權利要求，則該技術應被視為從權利要求中有意識地排除的內容，在此情況下，應按照不符合等同原則的第五要件處理，適用禁止反悔原則。[3]

3. 英國

英國長期不承認專利審查檔案對專利權利要求保護范圍的限制作用。2017年7月12日，英國最高法院對Eli Lilly v. Actavis UK Ltd案（簡稱Eli Lilly案）做出判決，首次明確接受等同原則和禁止反悔原則，這成為了英國近幾十年來最重要的專利侵權訴訟判決。在Eli Lilly案之前，英國法院一直拒絕適用等同原則和禁止反悔原則。

英國目前已加入了《歐洲專利公約》，英國專利保護范圍主要以《歐洲專利公約》及《歐洲專利公約第69條解釋議定書》（簡稱“解釋議定書”）為依據。在制定《歐洲專利公約》和“解釋議定書”時，英國強烈反對草案中關于等同原則和禁止反悔原則的規定，使得最終通過的文件中刪除了等同原則和禁止反悔原則的相關內容。根據《歐洲專利公約》，英國制定了《1977年英國專利法》。因在Eli Lilly案之前沒有采用等同原則，在《1977年英國專利法》頒布后，為了更好地保護專利權人的權益，突破權利要求字面含義的周邊限定原則的保護范圍，英國法院通過一系列的案例建立并完善了“目的解釋方法”。

在Eli Lilly案中英國最高法院提出了禁止反悔原則。在判決中，英國最高法院院長Lord Neuberger認為，應謹慎對待參考專利審查檔案確定專利保護范圍的做法，應基于專利文件本身而不是專利審查檔案來確定專利保護范圍；但另一方面，專利審查檔案是公開的內容，有時參考專利審查檔案才能公平。同時，Neuberger法官指出，對參考專利審查檔案確定專利保護范圍的做法應當進行限制，僅在兩種情況下才能參考專利審查檔案：（1）僅依靠權利要求書和說明書會導致專利權模糊，而專利審查檔案確能解決專利權模糊之處；（2）不考慮專利審查檔案會違背公共利益。對于第（2）種情況，Neuberger法官認為，如果在專利審查過程中，申請人曾向歐洲專利局明確表示將某爭議等同物排除在專利保護范圍之外，則在侵權訴訟時不能主張將專利權利要求的保護范圍擴大到該等同物。[4]

4. 德國

德國也是《歐洲專利公約》的成員國。德國基本不承認專利審批檔案禁止反悔原則，認為在授權程序中的陳述和限制只有體現在說明書中，才能予以考慮；但與此同時也做出例外規定：如果專利權人在異議程序中進行了限制性陳述，就不得在侵權訴訟中，在權利要求的范圍上對異議程序的相關人提出與該限制性陳述不一致的主張。顯然，德國在專利侵權訴訟中適用的禁止反悔原則的基礎是普通民法、合同法中的禁止反悔。因此，在德國侵權訴訟中，禁止反悔僅適用于異議程序的相關人，與異議程序無關者則不能主張禁止反悔。[5]

5. 中國

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第六條規定：

“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持?！?/p>

但對于禁止反悔原則的適用條件及限制作用的范圍，最高法院并未做出明確規定或說明。

一種觀點認為，只要專利申請人、專利權人在審查或無效程序中對權利要求進行縮限性修改，就適用禁止反悔原則，而不用問縮小權利要求范圍是為了克服何種缺陷；放棄的保護范圍為通過修改或陳述而縮小其保護范圍所導致的變化，即“完全排除規則”。[1]endprint

但北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第62條規定：

“專利申請人或專利權人限制或者部分放棄的保護范圍，應當是基于克服缺乏新穎性或創造性、缺少必要技術特征和權利要求得不到說明書的支持以及說明書未充分公開等不能獲得授權的實質性缺陷的需要。

權利人不能說明專利申請人或專利權人修改專利文件原因的，可以推定其修改是為克服不能獲得授權的實質性缺陷?！?/p>

由此可見，北京市高級人民法院認為，禁止反悔原則的適用條件為基于克服實質性缺陷的需要，同時規定推定修改是為克服不能獲得授權的實質性缺陷。

北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第60條規定：

“對于發明權利要求中的非發明點技術特征、修改形成的技術特征或者實用新型權利要求中的技術特征，如果專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護范圍，在侵權判定中，權利人以構成等同特征為由主張將該替代性技術方案納入專利權的保護范圍的，不予支持。”

由此可見，北京市高級人民法院認為，對于修改導致的禁止反悔，適用“彈性排除規則”，因而其采用與美國和日本類似的“可預見性規則”。

從中國各地法院的侵權訴訟案例來看，有的地方法院采用“彈性排除規則”，而有的地方法院則采用“完全排除規則”。看來，在我國，關于禁止反悔原則的適用條件及限制作用的范圍，尚有待中國最高法院的進一步規定或案例判決來規范和統一。

小結

綜上所述，前大多數國家為了保持專利權人與公眾之間的利益平衡，采用了等同原則和禁止反悔原則相互制衡、相輔相成的方式。但是，無論是中國還是美國、日本，對適用等同原則的限制正越來越嚴格，而適用禁止反悔原則的范圍也越來越大，且禁止反悔原則對等同原則的限制作用范圍也不斷增強，這表明各國目前正越來越傾向于保護公眾利益，強調權利要求的公示作用。

參考文獻

[1] 尹新天. 中國專利法詳解[M]. 北京：知識產權出版社，2011.

[2] 彭聲. 從Festo案看禁止反悔原則在美國的新發展[J]. 網絡法律評論，2003：347-357.

[3] 張曉都. 美國與日本專利侵權訴訟中的禁止反悔原則[J]. 中國發明與專利，2008（4）： 82-84.

[4] 閆文軍，羅志成. 英國專利侵權判斷中的等同原則和禁止反悔原則[J]. 科技與法律，2017（3）：1-9.

[5] 劉犟. 專利侵權判定中的等同原則及其限制【D】.中國優秀碩士學位論文全文數據庫，2011，No. S1：G117-508-1.endprint