專利審查意見通知書中的常見答復問題

王光霞

摘 要：在專利申請中，對審查意見通知書答復的好壞對專利申請的授權前景會產生影響，一份好的意見答復可以大大節約專利審批時間，相反，將會延長審查周期，甚至會導致專利申請被駁回，從而會影響申請人的利益，本文通過淺析實際審查過程中常見的幾種答復問題給出了一些答復建議。

關鍵詞：專利申請；意見答復

1前言

對專利局發出的審查意見通知書，申請人應當在通知書指定的期限內作出，申請人的答復可以僅僅是意見陳述書，也可以進一步包括經修改的申請文件，申請人在其答復中對審查意見通知書的審查意見提出反對意見或者對申請文件進行修改時，應當在其意見陳述書中詳細陳述其具體意見，或者對修改內容是否符合相關規定以及如何克服原申請文件存在的缺陷予以說明[1]。在實際審查中，常常遇見由于申請人的意見答復通知書不恰當，導致審查周期延長等問題，以下為實際審查過程中常見的幾種答復問題。

2常見答復問題

2.1忽略答復期限

根據《專利法》第37條的規定，第一次審查意見通知書的期限為4個月，再次審查意見通知書的期限為2個月，答復期限的屆滿日算法為：自通知書發文日起加15天為推定收到日，然后再在此基礎上加4個月或2個月的答復期限。若在此期限內未答復可以申請延長期限，若逾期未答復，專利申請將會被視為撤回。在實際審查過程中，有時會遇到申請人逾期答復的現象，如果想恢復權利，需要在收到視為撤回通知書之日起的2個月內提出恢復權利，還需要繳納相應費用，因此，如果忽視了答復期限，不僅會造成審查周期的延長還會損害申請人的權益。

2.2申請文件的修改不當

根據《專利法》第37條的規定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是對發明或實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。由于申請人對專利法和專利審查指南不熟悉，導致修改超范圍以及屬于審查指南中不予接受的情形（具體可參見專利審查指南中的有關規定），從而會延長審查周期甚至會導致申請被駁回，在專利申請被授權后，如果存在權利要求修改超范圍的情況，也可能導致已獲得的專利權被無效。因此，在對申請文件修改時要嚴格按專利法和審查指南中的相關規定進行實質性修改。

2.3未準確理解并全面回應審查意見通知書中的問題

這種問題在創造性的意見答復中比較常見，常見的主要有以下幾點：（a）對本領域專業知識不熟悉，對比文件理解不準確：在審查意見答復中，常常會遇到申請人對區別技術特征直接用“沒有公開” 、“沒有結合啟示”、“不屬于本領域公知常識”等空洞套語回復。針對申請文件的答復，除了要核對對比文件的日期、特征對比的正確性，最重要的是要從技術方案整體上去把握，判斷對比文件是否公開了本申請的發明構思，針對區別技術特征，應當站位本領域去考量，不能因為對比文件沒有公開權利要求的所有技術特征就認為本申請具備創造性；（b）單獨從對比文件出發，未考慮結合啟示：如某案審查員在通知書中引入對比文件2是為了說明對比文件2給出了技術啟示，申請人在創造性意見答復中，僅僅將對比文件1和對比文件2公開的內容和本申請的權利要求的內容單獨作對比，強調本申請的有益效果，卻未正面陳述對比文件2是否具有結合啟示。因此，在創造性審查意見答復中，當對對比文件的事實認定、公知常識認定和對比文件的結合啟示存疑時，要從技術領域、技術方案、技術問題和技術效果等方面結合實際案情進行實質性陳述[2]，且忌空話套話以及前后矛盾，以免延長審查周期；（c）未全面回復審查意見中指出的所有問題或多次指出仍未克服：如某案在一通時指出不清楚問題，二通答復仍未克服，導致案件審批周期延長，在這種情況下，無論是審查員還是申請人都要積極主動進行溝通，如可以通過電話討論或者會晤的形式將該問題克服以節約審查流程；（d）隨意合并權利要求：在實際審查過程中有時會遇見為了早日獲得專利權隨意合并權利要求的現象，如某案，在意見答復中直接把所有從權合并到獨立權利要求中，并在意見陳述中直接答復“申請人對權利要求進行了合并，合并后的權利要求具備創造性”，這種行為顯得草率和不負責任，導致最終授權的權利要求范圍變小，直接影響了申請人的利益。實際上，一個穩定的、范圍適當的專利權才是對申請人最有利的。

3 結束語

本文主要總結了審查意見通知書中的常見答復問題并給出了一些答復建議，希望能引起申請人的重視從而有針對性地進行答復，以縮短審查周期，使案件走向更合理。

參考文獻：

[1]國家知識產權局.專利審查指南2010[M].北京.知識產權出版社.2010

[2]職秀娟.如何答復發明專利審查意見通知書[J].河南科技﹒知識產權.2016.07