以比較法為視角討論專利法下“修理”與“再造”的區分方法

張曉

按照專利法中“權利用盡”的原理，在商品經專利權人同意售出后，買方對專利商品的使用、轉售行為不再被視為侵權，但買方制造專利商品的行為仍然構成侵權。當一個商品因被使用而發生損壞，對它進行充分的維修或維護，一般認為是正常的，被視為“使用”行為。而當需要維修的內容過多時，這種維修行為是屬于“使用”還是“制造”就存在爭議了。討論者一般以“修理”與“再造”描述其間的區別。

這一問題曾因日本佳能墨盒案1在我國引起過廣泛的討論，學者們提出過不同的區分標準，但最終并未形成統一認識。反映到司法上有一個具體的例子，即“舊瓶裝新酒”，對此我國不同的地方法院會得出截然相反的結論。這給經濟活動造成了相當大的不確定性。

關于修理與再造的區分標準，需要根據個案的情況來判斷，但這方面的法律政策也起著非常重要的作用。研究分析各國的司法實踐，對于我們在具體案件中把握基本方向具有借鑒意義。

一、問題的本質：是否已成為已耗商品

總體來說，世界各國在區分“修理”與“再造”時，均需要比較買方獲得的商品及其處理后的涉案商品，判斷是否屬于相同的商品。如果是相同的商品，可認為只是維修行為，屬于使用商品的一個方面，否則可認為已經在制造一個新商品。

但各國在該問題上仍然有一些差異。在德國，區分的關鍵是所采取的行為是否使商品保持了原有的“身份”；2在日本，是看該行為產生的商品是否與原商品保持“同一性”。3也即，德國與日本是比較原商品與處理后的商品：當處理后的商品被認定為不再是原商品時，就把此行為稱為“再造”，否則就稱為“修理”。

而美國則采用比較原商品與處理前的商品。當買方購得的原商品隨著時間的推移，整體已經被耗費盡（spent）時，則認為該商品已經不再是原商品（筆者把這種商品叫做“已耗商品”）。買方對已耗商品進行處理，得到的只能是一個新的商品。4

美國的做法其實真正找到了問題的實質：隨著時間的推移，原商品發生了變化，買方為了恢復原有狀態，采取了什么樣的行為，由所處理對象的不同來決定。區分修理與再造，本質問題不在于買方采取了什么樣的行動，而在于他所處理的這個商品的狀態，即這個商品是否已經成為已耗商品。如果認為它仍是原來的商品，買方的行為就屬于“修理”，否則就屬于“再造”，構成了侵權。

需要注意的是，雖然重點是考察原商品轉換為已耗商品這個時間點，但被告的某些行為也有可能決定這個時間點，我們把這些行為稱為“準備行為”。

英國上議院2000年判決的United Wire案5提供了一個“準備行為”的很好例證。該案中，原告擁有一個關于篩子的專利，篩子由框架和篩網構成，隨著篩子的使用，篩網會發生磨損，磨損后的篩子仍然可以使用，只不過效率變差。被告回收已經發生磨損的篩子，將篩網去掉后裝上新的篩網。一審法院認為被告的行為只是延長了篩子的使用年限，應該算作修理；但上訴法院及上議院均認為被告的行為延長的是框架的使用年限，而非篩子整體的使用年限，因而被告仍構成制造行為。

可以看到，當篩網被磨損后，由于原告的用戶仍可使用，因此篩子整體仍然存在，篩子仍是原來的商品。當被告將篩網去掉之時，才導致原來的篩子變成了已耗商品（此時的已耗商品就是框架）。因此被告后續在原框架上重新安裝篩網的行為，已經不再是針對原告賣給其用戶的產品了，而是重新制造一個產品。

二、對成為已耗商品的判斷標準

接下來的問題是，一個商品被使用到何時才算被消耗盡了？按照美國法院的理解，這意味著原商品的整個使用年限已經過去。6這里的“使用年限”是一個很寬泛的概念，并非一定意味著某個固定時間的經過，這個概念蘊含著相當的主觀性成分，其實質是指買方對商品效用的預期是否已經達到，從另一個角度講，這意味著商品的“整體”已經不存在了。當買方處理商品的行為只是要保持其對這個“整體”的使用時，他所處理的商品仍然是原來的商品，因而其行為只是修理而非再造。7

美國的Cotton-tie一案8是一個典型的因商品已經被“消耗盡”的情況。該案涉及的專利是一種捆綁棉花包的裝置，由金屬帶及帶扣組成，當棉花包被運到棉花加工廠后，金屬帶會被剪斷，整個捆綁裝置會被作為廢品丟棄。被告取得了這些被丟棄的金屬帶及帶扣后，重新把金屬帶鉚接起來銷售。法院認為當金屬帶被消費者剪斷后，它就不再有用處，被剪斷后的捆綁裝置已經不再是以前的捆綁裝置，即原來的捆綁裝置在被剪斷時即已經成為已耗產品，因此被告后續將它重新鉚接的行為屬于制造。

雖然上述標準相對于“比較處理前的商品是否是仍然是原來的商品”要更清楚一些，但至于什么是買方對商品效用的預期、什么是商品的整體，仍然非常抽象，依然是一個需要個案判斷的問題。美國法官認為，在個案判斷中，專利本身的目的、性質和范圍、交易雙方的意圖、商業慣例、雙方的利益平衡等，都需要納入考慮的范疇。

三、處理的部件對判斷已耗商品的影響

如果能夠像Cotton-tie案一樣，從商品的使用目的、商業慣例等方面認定商品已經被耗費盡了，則能夠自然地把一個處理行為認定為再造。但如果從這些方面入手，無法判斷商品是否已經被耗費盡了或者是否還是一個整體，就只能從需要處理的部件入手來考慮。哪些部件損害后意味著原來的商品已經變成了已耗商品，使得對這個部件的更換（replacement）或重整（refurbishment）將被認定為再造，一直是個爭論很大的問題。

（一）美國的觀點

美國在Aro Mfg.案中認為，買方可以任意地更換不受專利保護的部件。任何部件發生損害時，均不意味著商品整體受到破壞或者說商品被耗費盡，因而更換該部件的行為不構成再造。

也即，美國認為所更換的部件對于專利技術而言是否核心是沒有關系的，無論其價錢如何、在專利技術中扮演什么角色等，都對結論沒有影響。之所以得出這一結論，是因為法官認為專利法授予的壟斷權是以權利要求書來限定的。如果權利要求保護的是一個整體，則壟斷權就不能及于其中的任何部件，無論該部件對于專利整體而言是多么的核心。一個商品中不受專利保護的部件，等同于一個沒有任何專利保護的設備。而如果認為買方更換一個整體商品的核心部件算作再造，意味著只有專利權人能提供這個核心部件，等于擴大了壟斷權的保護范圍。

（二）德國的觀點

德國Impeller Flow Meter案涉及一個關于葉輪流量計的專利，其中包括了一個測量單元的技術特征。買方從專利權人購買受專利保護的葉輪流量計，當測量單元損壞后，買方使用了被告提供的測量容器（measuring capsule）替換掉了原來的測量單元。德國最高法院認為，被告提供的測量容器實施了發明的實質性部分，因而買方的行為構成了再造，被告構成幫助侵權。在具體判斷時考慮的因素大致可以分為兩個方面：一是看這個部件對發明技術效果的實現的貢獻程度，二是看根據通常的情況，是否該部件本來就是需要在商品的生命周期當中被經常替換的。如果是那些雖然對發明的技術效果貢獻很大，但按照通常的理解需要經常更換的部件發生損壞，則更換這個部件的行為只屬于維修。

德國最高法院在2012年Pallet Container案中，對上述判斷標準再次進行了確認。該案涉及一個托盤式容器專利，包括一個平托盤（flat pallet）、一個內部容器（inner container）和一個外部套筒（outer sleeve），專利權人銷售的專利商品由被告取得后，被告以自己制造的相似內部容器替換以前已經損壞的內部容器。法院在本案中再次強調，“爭議的部件按照通常的理解是否在商品生命周期中會被替換”是一個首要的問題，只有這個問題獲得了否定的答案，考慮該部件對發明效果的貢獻才是有必要的。而對這個前置性問題的回答，需要考慮在交易習慣中，是否將這個部件的損壞視為對原商品“身份”的破壞。9

（三）日本的觀點

日本最高法院2007年在“佳能墨盒案”中，對修理與再造的判斷標準進行了闡釋。該案涉及一項墨盒專利，專利權人在銷售墨盒時將墨水吸墨口密封，被告回收空墨盒后將吸墨口重新開孔，再次充墨后將口封住再予以銷售。法院在認定侵權時，認為被告這個“開口”的操作“改變了墨盒的本體”。10

在判斷標準上，日本最高法院提出了4項考慮因素：（1）專利產品的屬性；（2）專利發明的內容；（3）加工以及構成材料替換的狀態；（4）交易的實際情況。對于第（1）項，包括了產品的功能、構造、材質、用途、保質期、使用狀態等。對于第（3）項，包括了處理之前專利產品的狀態、加工的內容及程度、被替換構成材料的使用期限、構成材料在專利產品中的技術功能及經濟價值等。

從日本法院對這些因素的解釋中很容易看到，考慮第（1）項與第（2）項，實際是為了考察被處理的部件在專利方案中的作用，即該部件是否與發明點有關。考慮第（3）項與第（4）項，在很大程度上是要判斷該部件是否根據商業慣例是被預期要替換的。另外第（3）項中的“加工的程度”，也可以理解為考慮處理行為本身的復雜程度。

（四）英國的觀點

英國最高法院2013年在Schütz案11中，對修理與再造的劃分標準做了比較清晰的闡述。該案同樣涉及一個托盤式容器的專利，專利商品主要由一個籠子和籠子中間一個獨立的瓶子構成，當瓶子裝過有毒的溶液或者被損害后，就需要被更換。被告就是從事這種“更換”業務的公司。該案爭議的主要焦點是，更換瓶子的行為是否屬于制造專利商品。

法院認為，這類案件需要判斷這個更換的部件（即瓶子）對于整個專利產品而言是否是次要的部分，在做這樣的判斷時應參考如下四個因素：

（1）被替換的部件相對于專利產品其他部分的壽命。如果其壽命相對很短以致人們本就預期它會被替換，則會有利于認定它是次要部分。

（2）被替換的部件是否包含了發明構思。如果沒有的話，也會有利于認定它是次要部分。

（3）被替換的部件相對于其他部分是否相對獨立。如果相對獨立，則有利于認定它是次要部分。

（4）處理工作的復雜程度。越簡單越有利于認定處理的部分是一個次要部分。

四、對修理/再造判斷思路的評價和總結

我們可以把以上幾個國家劃分修理與再造的標準歸納如下（見表一）：

筆者認為，美國的方式對認定再造行為而言過于嚴格。如果按照字面理解這種標準，幾乎不可能再有什么再造行為，將會使得產品的使用壽命無限延長，不可能變成已耗商品，12即會出現“虛構的斧子”（apocryphal axe）的問題：斧頭的主人自夸，盡管這把斧子的斧把已經換了五次，斧頭已經換了兩次，（但按照Agro Mfg.案的觀點）這還是我的曾祖父以前的那把斧子。13

另外，Agro Mfg.案的這一結論，主要是由于法官認為不應把專利的壟斷權擴展到未主張專利的部件上，即使這個部件構成了專利產品的實質性部分。這種觀點與美國的間接侵權規則也是相矛盾的，美國的間接侵權規則并未把專利侵權如此嚴格地界定，而是承認提供某些專利產品的實質性部件可能構成專利侵權。14

對比德國、日本和英國的標準，可以看到三國均把“根據交易習慣，相關部件是否預期要被更換”作為一個重要的參考因素。所不同的是，德國把這個因素作為其他因素的先決條件，只有在這個因素未滿足時（即并沒有發現相關部件是預期要被更換的），才考慮其他因素。而日本和英國僅僅把這個因素看做是眾多要考量的因素中的一個。筆者認為，這種區別其實是一個法律政策的選擇：法律要在多大程度上保護交易安全或者說買方的利益。德國顯然把這一點放在了首要地位。

另外，日本和英國也特別地把處理行為的復雜程度納入了考量，應該說有一定的合理性，但這一因素顯然不是太重要，因為在判斷修理與再造時，首先要考慮的是原商品是否已經變為了已耗商品。一般來說，損耗程度越高，越可能被認定為已耗產品，而復雜的處理行為可以在一定程度上反映出原商品的損耗程度，但其作用也僅此而已。

綜合前幾部分對各國修理/再造司法實踐的研究，對界定一項恢復產品功能的處理行為是修理還是再造時，判斷思路可以總結如下（見圖一）：

五、具體的應用——對中國“舊瓶裝新酒”案的思考

我們可以用上面的思路，來分析在中國引起爭論的“舊瓶裝新酒”問題。對此，中國山東、四川、河南三地的高級法院、哈爾濱中級法院分別在不同案件中做出過截然相反的判決。15

這些案件的基本情況是相似的：原告擁有飲料瓶的外觀設計專利，原告或其被許可人將其生產的飲料裝入該外觀設計專利酒瓶并銷售。消費者飲用完飲料后就將飲料瓶丟棄，被告回收舊飲料瓶，對其進行清洗消毒后，重新裝入自己生產的飲料并對外銷售。

針對同一案情，山東法院認定被告的行為不構成專利侵權，因為原告的被許可人在首次銷售酒產品后就已經獲利，原告的專利在其售出后即發生了窮竭。16而四川法院、河南法院以及哈爾濱市法院均認為這種情況下屬于“再造”行為，構成專利侵權。

按照之前討論的思路，這一案情下最核心的問題就是被告在獲得飲料瓶時，飲料瓶是否已經成為“已耗商品”。這需要從飲料瓶所使用的場景、目的、被正常處置的方式等方面綜合考慮。

對于一個作為包裝使用的外觀設計專利產品（瓶子），使用目的就是以其獨特的造型吸引消費者購買。消費者購買后，它的使用目的就已經達到，之后消費者會打開這些包裝去消費里面的真正產品。通常對于這種包裝類的產品，消費者在使用完后會將其作為廢品丟棄，丟棄時消費者可能為了節省空間等原因對其進行破壞，例如拆開包裝紙盒、壓扁易拉罐形式的包裝瓶等，也可能不對其進行任何破壞，例如對玻璃材質的包裝瓶。但無論是否對其進行破壞，都不影響消費者認為其已經失去利用價值的本意。

筆者認為，這種包裝類的外觀設計專利產品，在消費者打開它并使用其中的真正消費品（例如酒）時，就成為“已耗商品”，或者最晚也應在消費者對其中的產品消耗完畢后，即成為已耗商品。此時再回收并將它恢復到以前的狀態（即作為包裝商品），就構成了再造而非修理。這同美國的Cotton-tie一案其實是類似的，對比如下（見表二）：

不同的是，在舊瓶裝新酒案中，酒瓶這一專利商品仍然是完整的，其物理形態沒有變化（如果不考慮瓶蓋被打開的情形）；而Cotten-tie案中，捆扎帶需要被剪開，因此專利產品的物理形態發生了變化。如果一定要把物理形態發生變化作為原商品成為已耗商品的一個必要條件，則回收利用酒瓶以及任何包裝類產品再使用的行為，都可能很難被認定為再造。這種觀點完全沒有顧及市場上實際的交易情況，而機械地認為再造一定要有一個物理上從無到有的過程，17筆者認為是欠妥的。按照這種觀點，對于一個有專利保護的易拉罐包裝產品，如果消費者喝完其中的飲料，將其捏扁，飲料商回收后將它拉直、打平、清洗、消毒、再灌裝飲料，就屬于再造；如果消費者只是順手扔掉，飲料商回收后將它清洗、消毒、再灌裝飲料，就不屬于再造。這種觀點不過是鼓勵包裝品的回收者只回收那些被消費者順手扔掉的瓶子而已，并沒有太大意義。 一個商品從原商品變為一個已耗商品，其物理形態的變化并非是一個必然要件，只是一個重要的參考因素。有時候從原商品變為已耗商品，只是根據市場交易的習慣在觀念上認定的一個結果。

最高法院雖然并未在正式公布的司法解釋中對這個問題予以明確，但從其公布的一些文件中可以看出，似乎也是支持筆者這一觀點的。在2003年公布的《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿2003.10.27-29）》第27條：“下列行為屬于制造專利產品的行為：……（三）為生產經營目的回收他人使用過的包裝物外觀設計專利產品用于包裝自己的產品。”另外，2009年7月發布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋 （征求意見稿）》第13條：“回收特定包裝物外觀設計專利產品用于包裝相同或者相近類別產品的，人民法院應當視為專利法第十一條、第六十九條規定的‘制造。”在這些非正式的文件中，均將回收利用包裝產品的行為視同為“制造”。