專利審查中使用“三步法”判斷創(chuàng)造性的三個誤解

羅滿

判斷一項技術方案是否具備創(chuàng)造性，要求判斷人員回到申請日之前，看待申請日之后的方案相對于現有技術是否顯而易見。這就要求判斷人員既需要知悉該技術方案，又需要在知悉該技術方案的前提下適時地回到“失憶”的狀態(tài)，該操作過程看起來很不可思議，但在判斷創(chuàng)造性時又不可避免。因此，在專利規(guī)則的演變過程中，始終伴隨著專利創(chuàng)造性評判的客觀化進程。

為了實現創(chuàng)造性評判的客觀化，我國《專利審查指南》專門給予了指引，即“三步法”：確定最接近的現有技術；確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題；判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

應當理解，“三步法”只是審查指南給予的一般性指引，總原則依然是“判斷要求保護的發(fā)明相對于現有技術是否顯而易見”。以上三個步驟并不是創(chuàng)造性判斷的必然步驟，更不能機械理解三個步驟之間的關系。為此，筆者從專利代理人、發(fā)明人的角度看待創(chuàng)造性評判的標準，總結三個對“三步法”可能存在誤解的地方。

誤解一 公開技術特征最多，就是最接近的現有技術

雖然在尋找最接近的現有技術時，公開特征最多是一種更受青睞的尋找方式，但如果忽略了技術領域相同或相近的現有技術，則很容易犯“事后諸葛亮”的錯誤?！秾＠麑彶橹改稀?在說明如何“確定最接近的現有技術”時，指出“在確定最接近的現有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術”。雖然根據我國審查制度，發(fā)明的創(chuàng)造性在評判過程中并不要求限定技術領域，但是跨越技術領域或者選定特定的技術領域，必須存在相應的動機。

筆者近期收到一份審查意見，專利申請方案是驅動塔筒內的熱源（電纜、電氣設備）移動，使其始終貼靠向較冷的塔筒壁，將塔筒壁作為熱源的熱沉。審查意見中指出最接近的對比文件，是半導體基材在退火過程中將基材快速移動并朝向一冷卻板移動，以使加熱后的基材更快散熱。審查意見認為，專利申請的權利要求與對比文件的區(qū)別，僅在于將該種散熱方式應用到塔筒內的熱源。

姑且不論這份審查意見對熱源、散熱原理的認定是否準確，單從邏輯上看也存在問題。如前所述，判斷人員應回到申請日之前，考察本領域技術人員在看到基材退火這樣的技術前提下，是否很容易就想到如何進行塔筒內部熱源的散熱？顯然這并不容易，它需要“創(chuàng)造性天賦的火花”（flash of creative genius）2。更容易接受的邏輯應該是，首先提供一種塔筒內部熱源散熱困難的現有技術，然后在尋找如何散熱的過程中，存在動機去跨領域尋找散熱手段，例如找到上述基材退火散熱的方案，不管最終結果能否實現將兩者結合，至少這種思路從邏輯上更容易接受。

當然，這種要求從某種角度來說可能屬于較為“死板”的方式，但是對于本身具有一定法律屬性的創(chuàng)造性審查而言，擁有完整的邏輯評述顯然更有利于實現評述客觀化。從審查的角度講，判斷人員應該適時地讓自己處于“失憶”狀態(tài)，不能讓申請的技術方案在心里“生根發(fā)芽”，并在其引導下，利用現有技術拼湊出對應的技術方案，以否定其創(chuàng)造性。

誤解二 技術問題不同，就沒有技術啟示

代理人常犯一種錯誤，認為專利申請與對比文件要解決的技術問題不同，就沒有技術啟示。比如，專利申請的技術方案是A+B，審查意見認為對比文件1公開A，對比文件2公開特征B，結合得到A+B。代理人（或申請人）發(fā)現對比文件2的特征B解決的技術問題，與專利申請技術方案載明要解決的技術問題不同，代理人遂照此思路進行答辯。

如前所述，判斷一件技術方案是否具備創(chuàng)造性，應判斷在申請日之前，本領域技術人員在知悉現有技術的基礎上，該技術方案的獲得是否顯而易見。舉例說明，申請人的專利申請方案是紙杯，紙杯內壁涂覆一層A材質，可以有效防止向外滲水。現有技術也公開一種紙杯，還公開一種A材質可以起到保溫的效果。如果嚴格按照上述“三步法”，相較于紙杯，涂覆的A材質是解決滲水問題，而現有技術的A材質是解決保溫問題，并無結合的技術啟示。但理性地回歸到申請日之前，紙杯用來裝水，那么防止燙手、保溫屬于該領域普遍追求的目標，將現有技術中具有保溫性質的A材質用于紙杯內壁（假設不存在其他涂覆應用的障礙或者技術偏見），完全具有這樣結合應用的動機，得到內壁涂覆有A材質的紙杯，并不需要付出創(chuàng)造性的勞動。

從另一個角度來說，雖然現有技術中載明A材質是解決保溫問題，但是根據常識或者根據其化學屬性等分析可知，A材質同樣具有鎖水特性，則本領域技術人員基于防止?jié)B水的需求得到上述技術方案，也不需要付出創(chuàng)造性勞動。因此，也可以這樣理解，“三步法”中所認定的技術問題，并不局限于申請人所載明的技術問題，實際上還包括該技術方案能夠解決（隱含）的其他技術問題，只要現有技術具有這樣結合的技術指引即可。如日本《審查指南》規(guī)定：“即使是發(fā)明申請與引證發(fā)明要解決的技術問題不相同，如果本領域技術人員能夠容易地以一種不同于發(fā)明申請的問題解決思路得出發(fā)明申請的技術方案，發(fā)明申請就不具備創(chuàng)造性。”3

誤解三 二級或多級結合，也屬于顯而易見

目前，創(chuàng)造性條款是審查意見中最為廣泛應用的條款，未檢索到現有技術、不進行創(chuàng)造性判斷即行授權的案例，可以說是鳳毛麟角。另外也存在一定數量不涉及創(chuàng)造性而予以駁回的案例，主要是基于撰寫不清楚、不符合客體等難以克服的缺陷。筆者針對目前的創(chuàng)造性審查意見作了一下簡單的分類：一種是一級結合，另一種是二級或多級結合。

第一種類型，一級結合。如圖一所示，它的技術方案是A+B+C，檢索到最接近的對比文件1，公開特征A，確定區(qū)別技術特征是B和C，其中B和C是并列的關系，不存在先后依附關系，然后獲得對比文件2、3，二者分別公開特征B和C，且解決的技術問題、所起作用與本技術方案一致，結合對比文件1-3后得到A+B+C。這種類型的審查意見最為常見，答復思路也最為簡單。

第二種類型，二級或多級結合。如圖二所示，它通過簡單的組合并不能得到該方案，必須在兩項或以上的現有技術結合的基礎上，再進行一次啟示并結合，才能得到專利申請的技術方案，即需要“二級或多級結合”。與一級結合的區(qū)別是，上述的B和C、B+和B-不是并列的關系，而是存在先后依附關系。

這種創(chuàng)造性評價方式，筆者認為必須慎重。從嚴格的“三步法”來說，關于是否顯而易見，現有技術是否存在技術啟示，審查指南給出的幾種示例都是一級結合。如果需要二級結合，實際上恰恰說明相應的技術方案具有一定的創(chuàng)造性，多級結合更應當傾向于具有創(chuàng)造性。當然，不能機械地理解“三步法”，當需要二級結合否定創(chuàng)造性時，筆者認為上述包含C或B—的現有技術，應當是常規(guī)技術手段、公知常識。

舉例說明，與最接近的現有技術（對比文件1）相比是設置有支撐柱（B），以解決達到支撐平衡的目的，并且支撐柱的棱邊設有圓角（C），以避免磨損其他構件；而對比文件2公開支撐柱，但未公開設有圓角，對比文件3公開某種支撐結構設有圓角以減少對其他構件的磨損，對于這種二級結合方式，筆者認為可以否定被評價方案的創(chuàng)造性。理由是，圓角可以認為是本領域技術人員根據安裝環(huán)境做出的常規(guī)優(yōu)化設計，即便沒有對比文件3，也可以是對比文件1和常規(guī)技術手段的結合，這種審查意見非常普遍。

假設不是在支撐柱的棱邊設置圓角，而是在支撐柱上進一步設置有凹槽，該凹槽用于安裝儲電裝置（C），以存儲電能為基礎部件供電，往往還包含一些與其他特征相互配合、呼應的關系。此時，檢索到一篇對比文件3（往往與本方案、對比文件1、對比文件2的領域完全不同），設有凹槽和安裝于凹槽的儲電裝置，然后在對比文件1+2的基礎上，再結合對比文件3。筆者以為這種評判結果具有很濃厚的導向性，即審查指南所述的“事后諸葛亮”。

不可否認，本領域技術人員在改進對比文件1時，可能會進行不斷地改進優(yōu)化，比如優(yōu)化為D1+D2，發(fā)現有問題，再優(yōu)化為D1+D2+D3。但是這種改進過程同樣也是創(chuàng)造性體現的過程，如何以一脈相承的方式進行這樣的優(yōu)化，是否具備較為合理的結合動機以及技術手段的復雜性，都應該作為考量的因素。最起碼的，不應該輕易地以這種二級以上的結合方式，認為被評價的方案相對于現有技術顯而易見。目前，較多的審查意見采用了二級結合，同時存在很強的“拼湊”感，但似乎又沒有明顯的邏輯問題。不過，從發(fā)明人的本領域技術人員角度來看，創(chuàng)造性被否定又是非常不可思議的。因此，筆者認為，二級或多級結合創(chuàng)造性評判方式具有諸多不合理之處，值得商榷。

總而言之，根據“三步法”的原理，技術方案相對現有技術是否顯而易見，應同時考慮主觀上能否結合（存在動機）和客觀上能否結合（技術可行），不能只關注表象、以現有技術的特征進行拼湊，而要深刻理解審查指南關于“現有技術整體上是否存在某種技術啟示”的含義。